No Job Name · 2013-11-01 · INHOUD Actualiteiten...

I N H O U D

Actualiteiten

Territoriale beoordeling van het onderscheidend vermogenvan eenmerk (blz. 371).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 72Hof van Jusititie E.G., 13 juli 2006,RocheNederlande.a./Dr. F.J. Primus e.a. (geen rechterlijke bevoegdheid entenuitvoeringlegging van beslissingen in burgerlijke enhandelszaken in geval van inbreuk op een Europees octrooiwaarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitendestaten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voorfeitendiezij zoudenhebbenbegaanophetgrondgebiedvaneen ofmeer van deze staten) (blz. 372).

Nr. 73Hof van Justitie E.G., 13 juli 2006, GATGesellschaftfür Antriebstechnik/LuK Lamellen und Kupplungsbau Be-teiligungs (exclusieve bevoegdheidsregel betreft alle ge-schillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi,ongeachtofdekwestiebijwegevanrechtsvorderingdanwelexceptie wordt opgeworpen) (blz. 375).

Nr. 74 Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 jan. 2006, Jama/Compagnie Plastic Omnium (toepassing chip i.p.v. barcodeligt voor de hand; tijdsverloop tussen de ontdekking vantransponders en de toepassing in afvalophaalsystemenmaakt nog niet dat van een uitvinding sprake is; ongeldig-heid octrooi lag niet zo voor de hand dat aanschrijven vanderden onrechtmatig was; na deze uitspraak is er wel ver-moeden van nietigheid) (blz. 378).

2Merkenrecht

Nr. 75 Hof ’s-Gravenhage, 24 febr. 2005, E.ON/Benelux-Merkenbureau (tekens ’nieuweenergie’, resp. ’neueenergie’en ’new energy’ zijn uitsluitend beschrijvend voor dienstenm.b.t. energie en missen derhalve elk onderscheidend ver-mogen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd)(blz. 381).

Nr. 76Hof Arnhem, 29 maart 2005, VerenigingNederlandsGenootschap van Opleiders voor comptabele- en economi-sche examens e.a./Stichting HBO Instituut Twente h.o.d.n.Hogeschool Thorbecke e.a. (Hoewel hetmerk ’Spd’ niet uit-sluitend beschrijvend is en geen soortaanduiding en dus deinburgeringsvraag niet aan de orde had moeten komen, isde benaming ’Spd’ al in de jaren vóór het merkdepot eensoortnaam geworden, nl. de naam voor de desbetreffendeopleiding, ongeacht door welk opleidingsinstituut gege-ven) (blz. 384).

Nr. 77 Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 okt. 2005, The Polo/Lauren Company e.a./Trio Bakker Soft e.a. (vorderingen totschadeenwinstafdrachtkunnennietonbeperkt cumuleren,wel winstafdracht en overige schadeposten; alle gedaagdenzijn gebonden aan boetebeding in onthoudingsverklaring;door langdurig stilzitten worden gedaagden geacht de vol-macht van directeur te hebben bekrachtigd; geen matigingboete bij kwade trouw) (blz. 387).

Nr. 78 Rechtbank Almelo, 21 sept. 2005, Alisun Europe/Ultra Sun International (bij gebruik van teken ’Sunlounger10.000’ heeft Ultra Sun niettegenstaande uitspraak niet tegoeder trouw gehandeld; winstafdracht en schadevergoe-ding niet-cumulatief toegewezen) (blz. 392).

3 Onrechtmatige daad

Nr. 79 Rechtbank Utrecht, 2 nov. 2005, GWK-Bank/A.A.A. van der Stap e.a. (een partij dient mee te werken aaneen deskundigenonderzoek, ook als dit bewijs tegen zijnstellingen kan opleveren; misbruik van bevoegdheid dooreen voorlopig deskundigenonderzoek te verlangen, nu in-breuk op auteursrechten nog niet vaststaat en verweerdersin eerder stadium (onder geheimhouding) inzage in soft-ware hebben aangeboden) (blz. 396).

Wetgeving

Rectificatie: Afschaffing waarmerkingsplicht (blz. 398).

(Vervolg inhoud op blz. 370)

• @com163b/laurens1/CLS_algemee

3 6 9

NUMMER 10 c 16 OKTOBER 2006 c JAARGANG 74

OctrooicentrumNederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van hetministerie van Economische Zaken.

C O L O F O N

Bijblad bij De IndustrieleEigendom

Verschijntmaandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaarmet inbegrip van het jaarregister; aan

abonnees buitenNederlandwordt EUR22,50 per jaar aan verzendkosten

in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan

tussentijdsenieuweabonneeswordendeeerderverschenennummersvan

de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur

schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beeindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie

uiterlijk zes weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder

tijdige opzeggingwordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie:OctrooicentrumNederland, Patentlaan 2, Postbus 5820,

2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92,

Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected]

Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redac-

tie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, DenHaag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof

mr. J.L. Driessen

dr. J.H.J. denHartog

jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper

mr. P. Neleman

prof. mr. C.J.J.C. vanNispen

prof. mr. A.A. Quaedvlieg

prof. mr. J.H. Spoor

mr. P.J.M. Steinhauser

mr. D.W.F. Verkade

prof. mr. D.J.G. Visser

mr. ir. J.H.F.Winckels

Correspondenten:

F.Henning-Bodewig (verbonden aan hetMax-Planck-Institut,Munchen)

H. Laddie

R.J. Prins (advocaat te Parijs)

Redactie-secretaris:mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)

Telefoonnr. (070) 398 65 02

Berichten

Nieuwe boeken (blz. 399).

PAO-cursus ’Recente jurisprudentie octrooirecht’(blz. 399).

PAO-cursus ’Kunst en recht’ (blz. 399).

PAO-cursus ’Multidisciplinair internationaal recht’; Drie-luik East Asian Business Law (’Ondernemen in China enVietnam’, ’Ondernemen in Japan en Zuid-Korea’ en ’Inlei-ding ondernemen in Oost-Azië’) (blz. 399).

EPO Patent Information Conference 2006 (blz. 399).

Officiëlemededelingen

Register van Octrooigemachtigden (blz. 400).

Necrologieën

InMemoriammr. J.B. van Benthem (blz. 400).

• @com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2006opmaak10 Operator: XYvisionOctober 5, 2006 tijd: 13.5 uur

3 7 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R 2 0 0 6

A C T U A L I T E I T E N

Territoriale beoordeling van het onderscheidend ver-mogen van eenmerkHvJEG 7 september 2006 zaak C-108/05 (Bovemij/BMB)

Bovemij wenst het teken EUROPOLIS als merk in te schrij-ven in het Benelux-register. Inschrijving wordt gevraagdvoor diensten inde klassen 36 en39. Behalve verzekeringengaat het ommakelaardij enhandel in onroerende goederen,transport en de organisatie van reizen.Het BMBweigert het teken in te schrijven op grond dat hetvanwege de combinatie van het gangbare voorvoegselEUROmet de soortnaam POLIS uitsluitend beschrijvend isvoor de betrokken diensten.HetHaagsehof onderschrijft de opvattingdathet tekenuit-sluitend beschrijvend is: een verzekeringmet een Europeeskenmerk. Het beroep op inburgering wordt afgewezen, nudeduurvanhet aangetoondegebruik tekort is enhetbewijsook alleen gebruik als handelsnaam aantoont. In het kadervanhetberoepop inburgering rijst de vraagofdaarvoor vol-doende isdathet inNederland is ingeburgerd (Bovemij)danwel in de gehele Benelux (BMB). Het Haagse hof legt dievraag voor aan het HvJEG.

HetHvJEGzegtdat voordebeoordelingvande inburgeringenkel de situatie relevant is in het gehele grondgebied vande betrokken lidstaat c.q. in het gehele gedeelte van hetBenelux-gebied waar een weigeringsgrond bestaat. Dus debewijzen van inburgering moeten zich tot dat hele grond-gebied uitstrekken en niet slechts tot een gedeelte? Voor deBenelux, dat ten aanzien van merken gelijkgesteld moetwordenmet het grondgebied van een lidstaat, zou dat bete-kenen dat die bewijzen niet slechts op Nederland betrek-king mogen hebben. Dat is inderdaad het geval, maar uithet antwoord op vraag 3 blijkt dat het genuanceerd andersligt wanneer het taalgebied en het grondgebied niet het-zelfde zijn. Het HvJEG parafraseert die vraag aldus:(24) In hoeverre (moet) rekening worden gehouden met taalgebiedenin een lidstaat of, in voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoorde-ling of eenmerk dat bestaat uit een of meer woorden van een officiëletaal van een lidstaat of van de Benelux, door het gebruik onderschei-dend vermogen heeft verkregen.Nadat het hof heeft vastgesteld dat in casu de weigerings-gronden enkel bestaan in het gedeelte van het Benelux ge-biedwaar Nederlands wordt gesproken, overweegt het hof:(26) Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen volgt hieruit datbij de beoordeling of een dergelijk merk door het gebruik een zodanigonderscheidend vermogen heeft verkregen dat uitsluiting van dezeweigeringsgronden (...) gerechtvaardigd is, rekeningmoetworden ge-houden met het gedeelte van het Benelux-gebied waar Nederlandswordt gesproken.(27) Voor het aldus gedefinieerde taalgebied dient de bevoegde autori-teit te beoordelen of de betrokken kringen, althans een aanzienlijkdeel ervan, de betrokkenwaar of dienst op basis van hetmerk als vaneen bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

In tegenstelling tot hetHaagse hof, dat het heeft over het inaanmerking komende publiek, spreekt het HvJEG van debetrokken kringen. Dat roept reminiscenties op aan hetBjörnekulla-arrest, waar het hof onder de betrokken krin-

gen,waarvandezienswijze in aanmerkingmoetwordenge-nomen, verstaat alle consumenten of eindverbruikers en,naar gelang van de kenmerken van demarkt van de betrok-ken waar, alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzetvan deze waar.

De antwoorden van het HvJEG laten zich alsvolgt samen-vatten:Inburgeringmoet in beginsel worden aangetoond voor hetgehele grondgebied van een lidstaat of vandeBenelux. Is deweigeringsgrond gelegen in de taalkundige betekenis vaneen teken, dan moet het taalgebied worden gedefinieerd.Valt dat taalgebied niet samenmet het betrokken grondge-bied, danmoet uit de bewijzen volgen dat een aanmerkelijkdeel van de betrokken kringen in dat gehele taalgebied hetbetrokken teken als merk opvat.

In concreto is het betrokken taalgebied het gedeelte van deBeneluxwaar Nederlands wordt gesproken. Dat taalgebiedis kleiner dan het grondgebied van de Benelux,maar groterdan Nederland. Dit betekent dus dat Bovemij niet kan vol-staanmet enkel bewijzen over te leggen van inburgering inNederland.

Opvallend is voorts dat het in het antwoord gaat omde offi-ciële taal. Dat was ook de vraag van het Haagse hof. In Ne-derland wordt bij de beoordeling van het onderscheidendvermogen soms ook rekening gehouden met de betekenisin een niet officiële taal, met name het Engels. Ik meen datuit de redenering van het HvJEG volgt, dat die ook toepas-selijk is wanneer de bevoegde autoriteit oordeelt dat een inhet Engels gesteld teken voor een aanmerkelijk deel van debetrokken kringen uitsluitend beschrijvend is, bijv. omdatvoordebetrokkenwaarofdiensthetEngelsvoertaal is (denkaan de IT wereld), en daaromweigert het merk als geldig teerkennen. Het (voer)taalgebied moet worden gedefinieerden inburgeringmoet dan binnen dat gehele gebied wordenaangetoond voor wat betreft die kringen.

Voor wat betreft het gemeenschapsmerk laat zich deze op-vatting doortrekken. Ook hier zal de rechter of de admini-stratie het (officiële) taalgebiedmoeten definiëren ter bepa-ling van de bewijslast dat het teken in de betreffende taal isingeburgerd. Juist op gemeenschapsniveau komt het voordat het afzetgebied van een product niet samenvalt met hettaalgebied. Een product dat in Duitsland wordt verkocht,heeft niet vanzelfsprekend in alle Duitstalige landen demarktpositie die voor inburgering vereist is. De Duitsemerkhouder zal dus graagwillen volstaanmet enkel inbur-gering binnen zijn afzetgebied Duitsland. Toch is het on-vermijdelijk dat de inburgering voor het gehele taalgebiedwordt aangetoond, omdat het immers om een merkrechtgaat dat zich over het grondgebied van de gehele gemeen-schapuitstrektzodat voorkomenmoetwordendatdemerk-houder zijn merkrecht handhaaft jegens een concurrent inbijv. Oostenrijk, waar het teken nog steeds uitsluitend be-schrijvend is.


1 6 O K T O B E R 2 0 0 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 3 7 1

Tot slot merk ik op dat het HvJEG geen aandacht besteedtaan de woorden ’vóór het tijdstip van depot’ in vraag 1 vanhetHaagsehof.HetHaagsehof geeft daarmee tekennendatde inburgering een feitmoet zijn op hetmoment van depoten niet op het moment van de beoordeling van de geldig-

heid van het merk door de bevoegde autoriteit. Het ant-woord hierop heeft het HvJEG al gegeven in zijn Postkan-toor arrest van 12 februari 2004 (vraag 1).

Ste.

J U R I S P R U D E N T I E

Nr. 72 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-pen te Luxemburg, 13 juli 2006*

(Roche Nederland/Primus)

Mrs. P. Jann, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász enM. Ilesic

Art. 6, punt 1 EEXArtikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betref-

fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis-singen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bijhetVerdragvan29 november 1996 inzakede toetredingvandeRepu-bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in hetkader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooiwaarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten ge-vestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zoudenhebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten,zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern beho-ren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld over-eenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan vanslechts een van hen.

RocheNederlandBV e.a., advocaten,mrs. P.A.M.Hendrick,O.W. Brouwer, B.J. Berghuis en C.E. Schillemans,tegenFrederick Primus en Milton Goldenberg, advocaat mr.W.A. Hoyng.

RechtskaderHet Executieverdrag3 Artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, dat is opgeno-men in afdeling 1 (’Algemene bepalingen’) van titel II (’Be-voegdheid’), bepaalt het volgende:Onverminderd de bepalingen van dit verdrag worden zij die woon-plaats hebben ophet grondgebied van een verdragsluitende staat, on-geacht hunnationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die staat.4 Artikel 3, eerste alinea, Executieverdrag bepaalt het vol-gende:Degenendieophetgrondgebiedvaneenverdragsluitende staatwoon-plaats hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdrag-sluitende staatworden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen2 tot enmet 6 van deze titel gegeven regels.5Artikel 6 Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 2(’Bijzondere bevoegdheid’) van voormelde titel II, luidt alsvolgt:[De op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonachtige]verweerder kan ookworden opgeroepen:

1) indien ermeer dan één verweerder is: voor het gerecht vandewoon-plaats van een hunner;[...]6Artikel 16Executieverdrag, dat afdeling5 (’Exclusieve be-voegdheid’) van titel II van dit verdrag vormt, bepaalt hetvolgende:Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:[...]4) ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, mer-ken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijkerechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de ge-rechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvande deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geachtwordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale over-eenkomst;[...]7 Artikel V quinquies van het protocol bij het Executie-verdrag, dat krachtens artikel 65 Executieverdrag een we-zenlijk onderdeel vandit verdrag uitmaakt, bepaalt het vol-gende:Onverminderd de bevoegdheid van het Europees Octrooibureau vol-gens het op 5 oktober 1973 te München ondertekende EuropeesOctrooiverdrag, zijn de gerechten van elke verdragsluitende staat,zonderacht te slaanopdewoonplaats, bijuitsluitingbevoegd ter zakevan inschrijving of geldigheid van een Europees octrooi dat voor diestaat is verleend endat geen gemeenschapsoctrooi is krachtens artikel86 van het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Verdragbetreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijkemarkt.8 Artikel 22 Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling8 (’Aanhangigheid en samenhang’) van titel II van dit ver-drag, bepaalt dat wanneer samenhangende vorderingen bijgerechten van verschillende verdragsluitende staten zijnaangebracht en in eerste aanleg aanhangig zijn, het gerechtbij hetwelk de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraakkan aanhouden of, onder bepaalde voorwaarden, ook totverwijzingkanovergaan.Dederde alinea vandezebepalingluidt als volgt:Samenhangend inde zinvandit artikel zijn vorderingenwaartusseneen zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagtom hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermij-den dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uit-sprakenworden gegeven.9 Luidens artikel 27, punt 3, van dit verdrag, dat is opgeno-men in afdeling 1 (’Erkenning’) van titel III, welke de regelster zake van erkenning en tenuitvoerlegging bevat, wordenbeslissingen niet erkend indien ’de beslissing onverenig-baar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochtestaat gegeven beslissing’.

Het Europees Octrooiverdrag10 Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Ver-drag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna:

* Vervolg op Hof ’s-Gravenhage, BIE sept. 2003, nr. 58, blz. 277 enHoge Raad, BIE aug. 2005, nr. 78, blz. 313. Red.



’Europees Octrooiverdrag’) roept, zoals in artikel 1 daarvanvermeld, ’een voor de verdragsluitende staten gemeen-schappelijk recht inzake de verlening van octrooien vooruitvindingen’ in het leven.11Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijftvoor een Europees octrooi de nationale regeling gelden vanelk vande verdragsluitende statenwaarvoorhet is verleend.Artikel 2, lid 2, van het Europees Octrooiverdrag bepaaltdienaangaande het volgende:Het Europese octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten, waar-voor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aandezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is ver-leend [...]12 Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag bepaalthet volgende met betrekking tot de aan de houder van eenEuropees octrooi verleende rechten:1. [...] dehoudervanhetEuropees octrooi, [heeft] vanafdedagwaaropde vermeldingvandeverleningdaarvan is gepubliceerd, in elk vandeverdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtenals die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal oc-trooi.[...]3.Elke inbreukophetEuropeesoctrooiwordtbeoordeeldovereenkom-stig het nationale recht.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen13 Primus en Goldenberg, woonachtig in de Verenigde Sta-ten van Amerika, zijn houders van Europees octrooi nr. 131627.14Op24 maart 1997hebbenzij de inNederlandgevestigdevennootschap Roche Nederland BV, alsmede acht andere,respectievelijk in de Verenigde Staten van Amerika, België,Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitser-land, Oostenrijk en Zweden gevestigde vennootschappenvan het Roche-concern (hierna: ’Roche e.a’), gedagvaardvoor de Rechtbank te ’s-Gravenhage. Zij verweten deze ven-nootschappeneenzelfde inbreukopde rechtendie zij ontle-nen aan het octrooi waarvan zij houders zijn. De beweerdeschending bestond in het in de handel brengen vanimmuno-assay kit’s in de landen waar de verwerende ven-nootschappen zijn gevestigd.15 De niet in Nederland gevestigde vennootschappen vanhet Roche-concern hebben de bevoegdheid van de Neder-landserechterbestreden.Tengrondehebbenzij aangevoerddat er geen inbreukheeft plaatsgevonden endat het betrok-ken octrooi nietig is.16 Bij vonnis van 1 oktober heeft de Rechtbank te’s-Gravenhage zich bevoegd verklaard en de vorderingenvan Primus en Goldenberg afgewezen. Op hoger beroepheeft hetGerechtshof te ’s-Gravenhagebij arrest van27 juni2002 dit vonnis vernietigd en Roche e.a. onder meer verbo-den de aan het betrokken octrooi verbonden rechten teschenden in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd.17 In cassatie heeft de Hoge Raad besloten de behandelingvan de zaak te schorsen en hetHof de volgende prejudiciëlevragen voor te leggen:1) Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreukdie eenhouder van eenEuropees octrooi heeft ingesteld tegen een indestaat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds entegen verschillende, in andere verdragstaten dan die van de aange-zochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooi-houder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer an-

dere verdragstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheidvan artikel 6, aanhef en onder 1 [Executieverdrag]?2) Indien het antwoord op [de eerste] vraag [...] niet of niet zondermeer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanigverband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang- of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern?- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waar-aan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, ofde plaats vanwaar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is?- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschil-lende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?

Beantwoording van de prejudiciële vragen18 Met deze vragen, die tezamen moeten worden onder-zocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemenof artikel 6, punt1,Executieverdragaldusmoetwordenuit-gelegd dat het van toepassing is in het kader van rechtsvor-deringen ter zake van inbreuken op een Europees octrooi,waarbij een aantal in verschillende verdragsluitende statengevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feitendie zij zouden hebben begaan op het grondgebied van eenof meer van deze staten, inzonderheid wanneer deze ven-nootschappen, die tot eenzelfde concern behoren, op de-zelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld over-eenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat isuitgegaan van slechts een van hen.19 In afwijking vanhet in artikel 2 Executieverdrag neerge-legde beginsel dat de verweerder die zijn woonplaats heeftin eenverdragsluitende staat,wordtopgeroepenvoordege-rechten van die staat, kan krachtens artikel 6, punt 1, vandit verdrag in geval van pluraliteit van verweerders een ineenverdragsluitende staatwoonachtigeverweerderwordenopgeroepen voor het gerecht van een andere verdrag-sluitende staat waar een van de verweerders woonachtig is.20 In het arrest van 27 september 1988, Kalfelis (189/87,Jurispr. blz. 5565, punt 12), heeft het Hof voor recht ver-klaard, dat voor de toepassing van artikel 6, punt 1,Executieverdrag tussen de verschillende vorderingen diedoor eenzelfde eiser tegen verschillende verweerders zijningesteld een zodanige samenhang moet bestaan, dat hetvanbelang is ze tezamen tebehandelenen teberechten, ten-einde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van dezaken onverenigbare uitsprakenworden gedaan.21Het vereiste van samenhangblijktniet uit debewoordin-gen van artikel 6, punt 1, Executieverdrag. Het is door hetHof uit deze bepaling afgeleid teneinde te voorkomen datdoor de in deze bepaling neergelegde uitzondering op hetbeginsel dat de gerechten van de staat van de woonplaatsvan de verweerder bevoegd zijn, dat beginsel zelf op losseschroeven komt te staan (arrest Kalfelis, reeds aangehaald,punt8).Dit vereiste is naderhandbevestigd inhet arrest van27 oktober 1998, Réunion européenne e.a. (C 51/97, Jurispr.blz. I 6511, punt 48), en is uitdrukkelijk bevestigd bij deopstelling van artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende derechterlijkebevoegdheid,deerkenningendetenuitvoerleg-ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB2001, L 12, blz. 1), die op het Executieverdrag is gevolgd.22 De door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Kalfelisgebruikte formuleringneemtdebewoordingenover van ar-tikel 22 Executieverdrag, volgens hetwelk samenhangendzijn vorderingen waartussen een zodanig nauwe band be-



staat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktij-dige behandeling en berechting, teneinde te vermijden datbij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbareuitspraken worden gegeven. Dit artikel 22 is in het arrestvan 6 december 1994, Tatry (C 406/92, Jurispr. blz. I 5439,punt 58), aldusuitgelegddat tussen twee vorderingen reedssamenhang bestaat wanneer de afzonderlijke behandelingen berechting van die vorderingen een gevaar voor tegen-strijdige beslissingen oplevert, zonder dat het gevaar hoeftte bestaan van rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten.23 In het reeds aangehaalde arrest Tatry is het begrip ’on-verenigbare’ beslissingen in de context van artikel 22Executieverdrag derhalve veel ruimer uitgelegd dan in hetarrest van 4 februari 1988, Hoffmann (145/86, Jurispr.blz. 645, punt 22), in de context van artikel 27, punt 3, vanditverdrag,datbepaaltdateen ineenverdragsluitendestaatgegeven beslissing niet wordt erkend wanneer zij onver-enigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aange-zochte staat gegeven beslissing. Het Hof had in het reedsaangehaalde arrest Hoffmann immers geoordeeld dat omvast te stellen of twee beslissingen onverenigbaar zijn in dezin van deze laatste bepaling, moet worden nagegaan of debetrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaaruitsluiten.24 Primus enGoldenberg en deNederlandse regering beto-gen dat de ruime uitlegging die in het reeds aangehaaldearrestTatry indecontextvanartikel22Executieverdragaanhet bijvoeglijk naamwoord ’onverenigbaar’ is gegeven indezin van tegenstrijdig, ook moet gelden in de context vanartikel 6, punt 1, van dit verdrag. Roche e.a. alsmede de re-gering van het Verenigd Koninkrijk betogen daarentegen,daarin gevolgd door de advocaat-generaal in de punten 79en volgende van zijn conclusie, dat deze transponering niettoelaatbaar is, gelet op de verschillen in doelstelling tussenbeide betrokken bepalingen en hun verschillende plaats inhet systeem van het Executieverdrag, en dat een engere uit-legging de voorkeur verdient.25 In het kader van de onderhavige zaak hoeft echter geenuitspraak over deze vraag te worden gedaan. Het volstaatimmers om vast te stellen dat, gesteld al dat het begrip ’on-verenigbare’ beslissingenmet het oog op de toepassing vanartikel 6, punt 1, Executieverdrag moet worden opgevat inde ruime betekenis van tegenstrijdige beslissingen, er geengevaar bestaat dat dergelijke beslissingen worden gegevennaar aanleiding van in verschillende verdragsluitende sta-ten ingestelde rechtsvorderingen ter zake van inbreuk opeen Europees octrooi waarbij verscheidene op het grondge-bied van deze staten woonachtige verweerders zijn gedag-vaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op hungrondgebied.26 Zoals de advocaat-generaal in punt 113 van zijn conclu-sie heeft opgemerkt, kunnen beslissingen niet reeds tegen-strijdig worden geacht op grond dat er sprake is van eendivergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegen-strijdigheid is bovendien vereist dat deze divergentie zichvoordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk enrechtens.27 In het door de verwijzende rechter in zijn eerste prejudi-ciële vraag beoogde geval, te weten het geval van rechtsvor-deringen ter zake van inbreuken op een Europees octrooiwaarbij verscheidene in verschillende verdragsluitende sta-ten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor fei-

ten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied vaneen of meer van deze staten, kan echter niet worden gecon-cludeerd dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie,aangezien de verweerders verschillen en de hun ten lastegelegde, inverschillendeverdragsluitende statengepleegdeoctrooi-inbreuken niet dezelfde zijn.28 Eventuele divergenties tussen de beslissingen van de be-trokken nationale gerechten zullen zich dus niet voordoenin het kader van eenzelfde feitelijke situatie.29 Bovendien blijkt duidelijk uit de artikelen 2, lid 2, en 64,lid 1, van het Europees Octrooiverdrag dat, ook al bevat ditverdrag gemeenschappelijke regels voor de verlening vaneen Europees octrooi, een dergelijk octrooi onderworpenblijft aan de nationale regeling van elk van de verdrag-sluitende staten waarvoor het is verleend.30 Inzonderheid volgt uit artikel 64, lid 3, vanhet EuropeesOctrooiverdragdat elke rechtsvordering ter zakevaneen in-breuk op een Europees octrooi moet worden beoordeeld inhet licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elkvan de staten waarvoor het is verleend.31Hieruitvolgtdatwanneerbijverschillendegerechtenvanonderscheiden verdragsluitende staten rechtsvorderingenwegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend oc-trooi tegen indeze statenwoonachtigeverweerders aanhan-gigzijngemaakt voor feitendiebeweerdelijkophungrond-gebied zijn begaan, eventuele divergenties tussen debeslissingen van de betrokken gerechten zich niet zullenvoordoen in het kader van eenzelfde situatie rechtens.32 Eventuele divergerende beslissingen zullen derhalveniet als tegenstrijdig kunnenworden aangemerkt.33 Ook wanneer de meest ruime uitlegging van het begrip’onverenigbare’ beslissingen inde zin van tegenstrijdig zouworden gehanteerd als criterium voor het bestaan van devoor toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag ver-eiste samenhang,moet derhalveworden vastgesteld dat diesamenhang niet zou kunnen worden aangetoond tussenvorderingen wegens inbreuk op een Europees octrooi dieelk zouden zijn gericht tegen een in een verschillendeverdragsluitende staat gevestigde vennootschap voor feitendie deze vennootschap zou hebben gepleegd op het grond-gebied van die staat.34Deze conclusie zouzelfsniet anders luiden inhetdoordeverwijzende rechter in zijn tweede prejudiciële vraag be-oogde geval, te weten het geval waarin de verwerende ven-nootschappen tot eenzelfde concernbehorenenopdezelfdeofnagenoegdezelfdewijzehebbengehandeldovereenkom-stigeengemeenschappelijkbeleidsplandat isuitgegaanvanslechts een van hen, zodat er sprake is van eenzelfde feite-lijke situatie.35 In dat geval zou immers onverlet blijven dat er geensprake is van eenzelfde situatie rechtens (zie punten 29 en30 van onderhavig arrest) en dat er dus zelfs in eendergelijkgeval geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen bestaat.36 Bovendien moet worden vastgesteld – ook al lijken ophet eerste gezicht proceseconomische overwegingen wel-licht ervoor te pleiten omdergelijke vorderingen te concen-treren bij één enkele rechter – dat de voordelen die een der-gelijke concentratie zou hebben voor een goederechtsbedeling niet alleen beperkt, maar ook een bron vannieuwe gevaren zouden zijn.37Eenenkelopdedoordeverwijzenderechteraangevoerdefeitelijke criteriagebaseerdebevoegdheidzou leiden tot een



vermeerdering van de mogelijke aanknopingspunten voorde bevoegdheid en zou aldus de voorzienbaarheid van dedoor het verdrag gestelde bevoegdheidsregels aantasten,waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op hetrechtszekerheidsbeginsel, als grondslag vandit verdrag (ziearresten van 19 februari 2002, Besix, C 256/00, Jurispr. blz. I1699, punten 24-26, en 1 maart 2005, Owusu, C 281/02, Ju-rispr. blz. I 1383, punt 41, en arrest van heden, GAT, C 4/03,nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28).38 Deze inbreuk zou des te zwaarder zijn waar de toepas-sing van de betrokken criteria de eiser een ruime keuze zougeven en dus een praktijk van ’forum-shopping’ zou aan-moedigen die het verdrag wil vermijden en die het Hof inzijn arrest Kalfelis juist heeft willen tegengaan (zie punt 9van dit laatste arrest).39 Om na te gaan of aan de betrokken criteria is voldaan,hetgeen de eiser dient te bewijzen, zou het aangezochte ge-recht kennis moeten nemen van de zaak ten gronde alvo-rens te kunnen vaststellen of het bevoegd is. Dit onderzoekvooraf zou tot extra kosten en verlenging van de proces-termijnen kunnen leiden wanneer dit gerecht zou moetenconcluderen dat het onbevoegd is omdat het niet kan vast-stellen dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie endus van voldoende samenhang tussen de vorderingen, eneen nieuw beroep zoumoeten worden ingesteld bij een ge-recht van een andere staat.40 Tot slot kan, gesteld dat het door de eiser aangezochtegerecht zich op basis van de door de verwijzende rechteraangevoerde criteria bevoegd kan verklaren, de concentra-tie van de rechtsvorderingenwegens octrooi-inbreuk bij ditgerechtnietvoorkomendathetoctrooigeschilzich–althansgedeeltelijk – voor verschillende gerechten afspeelt, wan-neer bijwege van tussenvorderingde kwestie vande geldig-heid van het betrokken octrooi wordt opgeworpen, zoals inde praktijk vaak gebeurt en ook in het hoofdgeding het ge-val is. Deze vraag behoort immers, of zij nu bijwege van eenvordering of bij wege van exceptie wordt opgeworpen, totde in artikel 16, punt 4, Executieverdrag neergelegde uit-sluitende bevoegdheid van de gerechten van de verdrag-sluitende staat op het grondgebiedwaarvan het depot of deregistratie heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebbenplaatsgevonden (arrest GAT, reeds aangehaald, punt 31).Deze uitsluitende bevoegdheid van de gerechten van destaat waar het octrooi is verleend, is ter zake van het Euro-pees octrooi bevestigd in artikel V quinquies van het proto-col bij het Executieverdrag.41Gelet op de voorgaande overwegingenmoet op de preju-diciële vragen worden geantwoord dat artikel 6, punt 1,Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat het nietvan toepassing is in het kader van een geschil ter zake vaninbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, inverschillende verdragsluitende staten gevestigde vennoot-schappenzijngedagvaard voor feitendie zij zoudenhebbenbegaan ophet grondgebied van een ofmeer vandeze staten,zelfsnietwanneerdezevennootschappen tot eenzelfde con-cernbehorenenopdezelfdeofnagenoegdezelfdewijzeheb-ben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk be-leidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. Enz.

Nr. 73 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-pen te Luxemburg, 13 juli 2006

(GAT/Luk)

Mrs. P. Jann,N. Colneric, J.N. CunhaRodrigues,M. Ilesic enE. Levits

Art. 16, punt 4 EEXArtikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 be-

treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van be-slissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitge-legd dat de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel allegeschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft,ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering danwel exceptiewordt opgeworpen.

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, advocaatT.Musmann,tegenLamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, advocaatT. Reimann.

Rechtskader3Artikel 16 vanhetExecutieverdrag, dat afdeling5 (’Exclu-sieve bevoegdheid’) vormt van titel II ervan, die op debevoegdheidsregels betrekking heeft, luidt:Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:[...]4) ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, mer-ken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijkerechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de ge-rechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvande deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geachtwordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale over-eenkomst;[...]4 Artikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag, dat sa-men met artikel 18 ervan afdeling 6 (’Door partijen aange-wezen bevoegde rechter’) van titel II vormt, bepaalt dat[o]vereenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter [...] geenrechtsgevolg [hebben] [...] indien de gerechten, opwelker bevoegdheidinbreuk wordt gemaakt, krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegdzijn.5 Artikel 18 van het Executieverdrag luidt:Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit anderebepalingen van dit verdrag, is de rechter van een verdragsluitendestaat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Dit voorschrift isniet van toepassing [...] indien er een ander gerecht bestaat dat krach-tens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is.’6 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat is opgenomen inafdeling 7 (’Toetsing van de bevoegdheid en de ontvanke-lijkheid’) van titel II, bepaalt:De rechter van een verdragsluitende staat bijwie een geschil aanhan-gig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens arti-kel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bij uitslui-ting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.7 Artikel 28, eerste alinea, van het Executieverdrag, dat isopgenomen in afdeling 1 (’Erkenning’) van titel III betref-fende de regels voor erkenning en tenuitvoerlegging, be-paalt dat [d]e beslissingen [...] niet [worden] erkend, indien de bepa-lingenvandeafdelingen3,4en5vantitel II zijngeschonden.Artikel



34, tweede alinea, van het Executieverdrag, dat is opgeno-men in afdeling 2 (’Tenuitvoerlegging’) van voormelde titelIII, verwijst voor de redenendie in dewegkunnen staan aande tenuitvoerlegging van een beslissing naar bovenge-noemd artikel 28, eerste alinea.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag8GAT en LuK, twee inDuitsland gevestigde vennootschap-pen, zijn concurrenten op het gebied van autotechniek.9 GAT heeft bij een eveneens in Duitsland gevestigdeautomobielfabrikant een offerte ingediend voor een op-dracht voor de levering van eenmechanische torsiedemper.LuK heeft betoogd dat de door GAT aangeboden demperinbreukmaakt op twee Franse octrooien waarvan zij houd-ster is.10 GAT heeft bij het Landgericht Düsseldorf in rechte ge-vorderd vast te stellen dat er geen sprake is van een inbreuk,met als argumentatie dat haar producten de door de FranseoctrooienvanLuKbeschermderechtenniet schondenendatdeze octrooien bovendien nietig of ongeldig waren.11HetLandgerichtDüsseldorf heeft zich internationaal be-voegd geacht om kennis te nemen van de vordering betref-fende de vermeende schending van de uit deze Franse oc-trooien voortvloeiende rechten. Het heeft zich eveneensbevoegdgeachtomkennis tenemenvandeexceptie vanver-meende nietigheid van deze octrooien. Het heeft de doorGAT ingestelde vordering afgewezen en beslist dat de be-trokken octrooien aan de voorwaarden voor octrooi-eerbaarheid voldeden.12 Op hoger beroep van GAT heeft het OberlandesgerichtDüsseldorf beslotende behandeling vande zaak te schorsenen het Hof de volgende vraag voor te leggen:Moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag aldus worden uit-gelegd dat er slechts dan sprake is van exclusieve bevoegdheid uithoofde vandit artikel van de gerechten vande verdragsluitende staatop het grondgebied waarvan de deponering of registratie van een oc-trooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaats-gehad in de zin van een internationale overeenkomst, wanneer eenvordering (met werking erga omnes) tot nietigverklaring van het oc-trooi is ingesteld, of vormt de geldigheid van octrooien reeds dan hetvoorwerpvaneenvordering indezinvanvoornoemdebepaling,wan-neer in een procedure tot vaststelling van octrooi-inbreuk de verweer-der of in eenprocedure tot vaststellingvanniet-inbreukop eenoctrooide eiser ten exceptieve stelt dat het octrooi ongeldig respectievelijknietig is en ook daarom geen sprake is van octrooi-inbreuk, en welongeacht de vraag of de geadieerde rechter de exceptie gegronddanwelongegrond acht en los van het moment waarop de exceptie in de pro-cedure wordt aangevoerd?

Beantwoording van de prejudiciële vraag13Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen tevernemen, hoever de in artikel 16, punt 4, vanhet Executie-verdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid op het gebiedvanoctrooienreikt.Hij vraagtofdezeregelbetrekkingheeftop alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid vaneen octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechts-vordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgewor-pen, dan wel of hij enkel van toepassing is op geschillenwaarin de kwestie van de registratie of de geldigheid vaneen octrooi wordt opgeworpen bij wege van rechtsvorde-ring.

14 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip ge-schil ’ten aanzien van de registratie of de geldigheid van oc-trooien’ als bedoeld in artikel 16, punt 4, van het Executie-verdragmoet worden opgevat als een autonoom begrip datin alle verdragsluitende staten op uniforme wijze dient teworden toegepast (arrest van 15 november 1983,Duijnstee,288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 19).15Derhalve heeft hetHof geoordeeld dat als geschillen ’tenaanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien’zijn aan temerkengeschillenbetreffendedegeldigheid, hetbestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aan-spraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere de-ponering (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 24).16 Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid vanhet octrooi of het bestaan van een deponering of registratie,en worden deze door partijen niet betwist, dan valt het ge-schil niet onder artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag(arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punten 25 en 26). Ditzou bijvoorbeeld het geval zijn bij een rechtsvordering terzake van inbreuk, waarin de geldigheid van het octrooiwaarop inbreuk zou zijn gemaakt, niet ter discussie wordtgesteld.17 In de praktijk evenwel wordt de kwestie van de geldig-heid van eenoctrooi vaakopgeworpenbijwege van exceptiein het kader van een rechtsvordering ter zake van inbreuk,waarmee de verweerder beoogt dat de eiser met terugwer-kende kracht het door deze ingeroepen recht wordt ontno-men en bijgevolg de tegen hem ingestelde vordering wordtafgewezen. De kwestie kan ook, zoals in het hoofdgedinghet geval is, ter ondersteuning van een vordering tot vast-stelling van niet-inbreukworden opgeworpen, waarmee deeiserwildoenvaststellendatdeverweerdergeenenkel rechtkan doen gelden op de betrokken uitvinding.18 Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan op grond vande tekst van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag nietworden vastgesteld of de hierin neergelegde bevoegdheids-regel enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwes-tie vande geldigheid van eenoctrooi bijwege van rechtsvor-dering wordt opgeworpen, dan wel of hij eveneens vantoepassing is opgeschillenwaarindezekwestie bijwegevanexceptie wordt opgeworpen.19 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat in bepaalde taal-versies spreekt van een geschil dat ’à titre principal’ [tenprincipale] aanhangig is gemaakt, maakt het niet mogelijkdeze onduidelijkheid weg te nemen. Naast het feit dat degraad vanduidelijkheid vande tekst ervan verschilt naarge-lang de taalversie, kent deze bepaling, zoals de Commissieheeft opgemerkt, geen bevoegdheid toe, maar verplicht zijenkel de geadieerde rechter zijn bevoegdheid te toetsen enzich in bepaalde gevallen ambtshalve onbevoegd te verkla-ren.20 Indeze omstandighedenmoet artikel 16, punt 4, vanhetExecutieverdrag worden uitgelegd in het licht van de doel-stelling en de plaats ervan in het stelsel van dit verdrag.21 Wat de nagestreefde doelstelling betreft, moet wordenopgemerkt dat de exclusievebevoegdheidsregels van artikel16 van het Executieverdrag tot doel hebben de betrokkengeschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijknabij zijn en juridisch een nauwe band hiermee hebben.22 Derhalve wordt de toekenning van exclusieve bevoegd-heid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of degeldigheid van octrooien aan de gerechten van de verdrag-



sluitende staat op het grondgebied waarvan de deponeringof registratie is verzocht of heeft plaatsgehad, gerechtvaar-digd door de omstandigheid dat deze gerechten het bestkennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelfde geldigheid van het octrooi of het bestaan van de depone-ring of de registratie tot inzet heeft (arrest Duijnstee, reedsaangehaald,punt22).Degerechtenvandeverdragsluitendestaten op het grondgebiedwaarvan de registers worden bij-gehouden,kunnenkrachtenshunnationaal rechtuitspraakdoenover de geldigheid endegevolgen vandeoctrooiendiein deze staat werden verleend. Deze zorg voor een goederechtsbedeling is des te belangrijker op het gebied van oc-trooien, nu meerdere verdragsluitende staten, gelet op despecifieke aard van de materie, een bijzonder stelsel vanrechterlijke bescherming in het leven hebben geroepenwaarbij deze geschillen aangespecialiseerde gerechtenwor-den voorbehouden.23 Deze exclusieve bevoegdheid wordt eveneens gerecht-vaardigddoor het feit dat de verlening van octrooiende tus-senkomst van de nationale administratie impliceert (ziedienaangaande het rapport Jenard met betrekking tot hetExecutieverdrag; PB 1979, C 59, blz. 1, 36).24 Wat de plaats van artikel 16 van het Executieverdrag inhet stelsel ervan betreft, moet worden opgemerkt dat de indit artikel neergelegde bevoegdheidsregels een exclusief endwingend karakter hebben dat specifiek geldt voor zowelde justitiabelen als de gerechten. Partijen kunnen hiervanniet afwijken bij overeenkomst tot aanwijzing van een be-voegde rechter (artikel 17, vierde alinea, van het Executie-verdrag) noch door vrijwillige verschijning van de verweer-der (artikel 18 van het Executieverdrag). De rechter van eenverdragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is ge-maaktmet als inzet een vordering waarvoor krachtens arti-kel 16 eengerecht van een andere verdragsluitende staat be-voegd is, moet zich ambtshalve onbevoegd verklaren(artikel 19 van het Executieverdrag). Een beslissing die debepalingen van voormeld artikel 16 schendt, valt niet onderhet stelsel van erkenning en tenuitvoerlegging van hetExecutieverdrag (artikelen 28, eerste alinea, en 34, tweedealinea, van het Executieverdrag).25Geletopdeplaatsvanartikel16,punt4,vanhetExecutie-verdrag in het stelsel ervan en de nagestreefde doelstelling,moet ervanworden uitgegaan dat de in deze bepaling voor-ziene exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht hetprocedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid vaneen octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wegevan rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aan-hangigmaken van het geschil of in een later stadiumvan deprocedure.26Zou inde eerste plaats de rechter bijwie een rechtsvorde-ringterzakevaninbreukof totvaststellingvanniet-inbreukaanhangig is, worden toegestaan om incidenteel de nietig-heid van het betrokken octrooi vast te stellen, dan zou af-breuk worden gedaan aan de dwingende aard van debevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4, van het Executie-verdrag.27 Hoewel artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag departijen niet ter beschikking staat, zou de eiser namelijklouter door de formulering van zijn conclusies het dwin-gende karakter van de in dit artikel neergelegdebevoegdheidsregel kunnen omzeilen.

28 In de tweede plaats zou de aldus geboden mogelijkheidom artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag te omzeilen,ertoe leiden dat meerdere rechterlijke instanties bevoegdzijn en zou zij de voorzienbaarheid van de door hetExecutieverdrag gestelde bevoegdheidsregels aantasten,waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op hetrechtszekerheidsbeginsel, als grondslag vandit verdrag (ziearresten van 19 februari 2002, Besix, C 256/00, Jurispr. blz. I1699, punten 24 26, en 1 maart 2005, Owusu, C 281/02, Ju-rispr. blz. I 1383, punt 41, en arrest vanheden,RocheNeder-land e.a., C 539/03, nog niet gepubliceerd in de Jurispruden-tie, punt 37).29Zouden in de derde plaats in het stelsel vanhet Executie-verdrag beslissingen worden toegelaten waarin andere ge-rechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend,incidenteel uitspraak doen over de geldigheid van dit oc-trooi, dan zou eveneens het gevaar van onverenigbare be-slissingen toenemen, wat het Executieverdrag juist wenstte vermijden (zie in die zin arrest van 6 december 1994, Ta-try, C 406/92, Jurispr. blz. I 5439, punt 52, en arrest Besix,reeds aangehaald, punt 27).30Het door LuKendeDuitse regeringgeformuleerde argu-ment dat naar Duits recht de gevolgen van een incidentelebeslissingoverdegeldigheid van eenoctrooi zich tot depar-tijen bij het geding beperken, kan geen adequate reactie opdit gevaar zijn. De aan een dergelijke beslissing verbondengevolgen worden immers door het nationaal recht vastge-steld. In meerdere verdragsluitende staten geldt de beslis-sing tot nietigverklaring van een octrooi evenwel erga om-nes. Om het gevaar van onverenigbare beslissingen tevermijden, zou het dus noodzakelijk zijn om de bevoegd-heid van de gerechten van een andere staat dan die van deverlening van het octrooi om incidenteel uitspraak te doenover de geldigheid van eenbuitenlands octrooi, te beperkentot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht aande te geven beslissing enkel een tot de partijen bij het ge-dingbeperktgevolgverbindt.Eendergelijkebeperkingzouevenwel leiden tot verstoringen, waardoor de gelijkheid endeeenvormigheidvande rechtenenverplichtingendie voorde verdragsluitende staten en de belanghebbende personenuit het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aan-getast (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 13).31 Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te wor-den geantwoord dat artikel 16, punt 4, van het Executie-verdrag aldus moet worden uitgelegd dat de hierin opge-stelde exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over deregistratie of de geldigheid van een octrooi betreft, onge-acht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel ex-ceptie wordt opgeworpen.

Kosten32Tenaanzien vandepartijen inhethoofdgeding is depro-cedure als eenaldaargerezen incident tebeschouwen, zodatde nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft tebeslissen. De door anderen wegens indiening van hun op-merkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voorvergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:Artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betref-fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis-singen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij



hetVerdragvan29 november 1996 inzakede toetredingvandeRepu-bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,moet aldus worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusieve-bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheidvan een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvor-dering danwel exceptie wordt opgeworpen.Enz.

Nr. 74 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 18 januari 2006*

(vuilophaalsysteem)

Mrs. J.W. du Pon, Chr.A.J.F.M. Hensen en E.F. Brinkman

Art. 6 Row 1995De rechtbankgaat ervanuit dathet inhet octrooi op te lossenpro-

bleem de verschaffing van een vuilophaalsysteem betreft waarbij opeen flexibele wijze meer informatie kan worden opgeslagen in hetidentificatiemiddel dat op de bak wordt aangebracht. De oplossingdie het octrooi vervolgens biedt is de toepassing van eenmicroproces-sor. De rechtbank is evenwel van oordeel dat die oplossing voor dehand ligt: een gemiddelde vakman zal teneinde een flexibeleropslag van allerlei soorten van informatie in het identificatiemiddelop de container/bak te verkrijgen, uitgaande van het DuitseGebrauchsmuster G 86 12 623, onmiddellijk onderkennen dat voor-delig is een chip toe te passen in plaats van (bijvoorbeeld) een stickermet een barcode. Dat er enige jaren hebben gelegen tussen de ontdek-king van transponders en de toepassing in afvalophaalsystemenmaakt nog niet dat van een uitvinding sprake is. Een adequate ver-klaring is dat dergelijke chips in het begin een hoog prijsniveau had-den en eerst later een bredere toepassing kregen en zo geschiktwerdenvoor toepassing binnen vuilnisophaalsystemen.

Art. 6:162 BWDevraag ofPlasticOmniumvoorafgaandaandezeuitspraakhet

ernstige vermoeden diende te hebben dat haar octrooi ongeldig is, be-antwoordt de rechtbankontkennend.Ofschoonde rechtbankvanoor-deel is dat het octrooi niet inventief is, lag die conclusie niet dusdanigvoor de hand dat dit Plastic Omnium had moeten weerhouden vanhet aanschrijven van derden. Wel zou het onrechtmatig zijn indienPlastic Omnium na deze uitspraak nog mededelingen naar derdenzou doen uitgaan, waarin zonder meer wordt gesteld dat het afval-ophaalsysteemvan Jama inbreuk op haar octrooirecht vormt. PlasticOmniummoet immers geacht worden thans het ernstige vermoedente hebben dat haar octrooi nietig is, ook al heeft deze uitspraak (nog)geen kracht van gewijsde.

JamaBV te Brummen, opposante in conventie, eiseres in re-conventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs.G. Kuipers en J.J. van Ooijen te Amsterdam,tegenCompagnie Plastic Omnium SA te Lavallois Perret, Frank-rijk, geopposeerde in conventie, verweerster in reconventie,procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advoca-tenmrs. Ch. Gielen en J.J. Allen te Amsterdam.

RechtsoverwegingenIn oppositie in conventie en in reconventieDe feiten1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitge-gaan:aPlasticOmniumishoudster vanEuropeesoctrooinr. 0412020 (hierna: het octrooi), dat betrekkingheeft op een Procédéet dispositif pour la gestion des bacs pour la collecte de déchets (invertaling:Werkwijze en inrichting voor het beheer van bakken voorhet verzamelen van afval). De verlening van het octrooi is ge-publiceerd op 8 maart 1995, naar aanleiding van een aan-vraaggedateerd3 augustus1990,onder inroepingvanprio-riteit van 4 augustus 1989. Het octrooi heeft onder meergelding in Nederland.De conclusies van het octrooi luiden (in de originele Fransetaal) als volgt:(...)In de Nederlandse vertaling:1 Werkwijze voor het beheer van bakken voor het verzamelen vanafval,waarbij op elke bak een identificatiemiddelwordt aangebrachtdat informatie over de bak bevat; deze zich in het identificatiemiddelbevindende informatie tijdens het leegkippen van de bak in eenverzamellaadbakof tijdens eenafzonderlijke inspectie vandebakkenwordt gelezen; en de informatie naar een eerste centraal geheugenwordt gezonden, waardoor het mogelijk is het beheer van de bakkente bewerkstelligen,methet kenmerk dat op elke bak als identifica-tiemiddel een microprocessor wordt aangebracht die een tweede ge-heugen, alsmede een eerstemiddelwaarmee informatie inhet tweedegeheugen kan worden ingevoerd en een tweede middel waarmee dezich in het tweede geheugen bevindende informatie kanworden gele-zen, omvat; en dat in het tweede geheugen gewenste informatie overde bakwordt ingevoerd.2Werkwijze overeenkomstig conclusie 1,methet kenmerk dat hettweede geheugen niet vluchtig is.3 Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies,methet kenmerk dat de energie die de microprocessor voor het opslaanin het geheugen en het lezen van de zich in dit tweede geheugenbevindende informatie nodig heeft, door een zend- of leesinrichtingwordtverschaftdoormiddelvanhetuitzendenvanbijvoorbeeldhoog-frequente straling, laserstraling of infraroodstraling.4Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies,methet kenmerk dat de zich in de microprocessor bevindende informa-tie op automatische wijze wordt gelezen met behulp van een lees-inrichting die op de verzamellaadbak is geplaatst op een plaats in debuurt van de baan van de microprocessor tijdens het leegkippen vande bak.5Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies,methet kenmerk dat deze wordt gebruikt om het aantal en de groottevan de bakken die in de laadbak zijn leeggestort automatisch inmin-dering te brengen.6 Werkwijze overeenkomstig een van de conclusies 4 en 5,met hetkenmerk dat zich in het tweede geheugen van de microprocessorbevindende informatie, die de aard vanhet zich in de bak bevindendeafval aangeeft, wordt gebruikt om het leegkippen van de bak te ver-hinderen, als die informatie niet overeenkomt met overeenkomstigeinformatie die zich in het eerste centrale geheugen van een door delaadbak gedragen computer bevindt.7Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies,methetkenmerkdat zich inhet tweede geheugen vandemicroprocessorbevindende informatiewordt gebruikt omhet compartiment van eenverzamelvoertuig met verscheidene compartimenten te bepalen,waarin de inhoud van de bakwordt leeggestort.* Beroep ingesteld. Red.



8Werkwijze overeenkomstig conclusie 7,methet kenmerk dat eenbak wordt gebruikt die verscheidene compartimenten omvat om af-val van verschillende aard te ontvangen.9 Werkwijze overeenkomstig een van de conclusies 1 tot en met 4,met het kenmerk dat tijdens een visuele inspectie van de verschil-lende bakken de zich in de microprocessor bevindende informatiewordt gelezen en/of in het tweede geheugen van de microprocessorinformatie over de kenmerken en de staat van de bak wordt inge-voerd.10 Inrichting voor het beheer van bakken voor het verzamelen vanafval voor het uitvoeren vandewerkwijze overeenkomstig een vandeconclusies 1 tot enmet 9, waarbij de inrichting omvat:- een identificatiemiddel dat op elke bak is aangebracht, waarbij hetidentificatiemiddel informatie over de bak omvat,- een eerste centraal geheugen waardoor het beheer van de bakkenkanworden bewerkstelligd,- een inrichting voor het lezen van de zich in het identificatiemiddelbevindende informatie, die kanwordengeplaatst indenabijheid vanhet traject van het identificatiemiddel tijdens het leegkippen van debak in eenverzamellaadbakof tijdens eenafzonderlijke inspectie vande bakken, en die de informatie naar het eerste centrale geheugenzendt,met het kenmerk dat de inrichting in combinatie omvat:- een microprocessor als identificatiemiddel, die met elk van de bak-ken voor het verzamelen van afval is verbonden enwaarbij demicro-processor een tweede, bij voorkeurniet vluchtig, geheugen omvat, als-mede een eerste middel om informatie in het tweede geheugen in tevoeren en een tweede middel om de zich in het tweede geheugenbevindende informatie te lezen.11 Inrichting overeenkomstig conclusie 10,met het kenmerk datde energie die voor het opslaan of lezen van de zich in demicroproces-sor bevindende informatie nodig is,wordt verkregen doormiddel vaneenmetdemicroprocessorverbondengevoeligorgaan,datenergieont-vangtdie isuitgezondendoordeleesinrichtingdiehoogfrequentestra-ling, laserstraling of infraroodstraling uitzendt, waarvan de modu-latie tegelijkertijd dient voor het aan de microprocessor verschaffenvan voor het functioneren daarvan noodzakelijke energie en voor hetmet de microprocessor uitwisselen van informatie die deze laatsteontvangt of uitzendt.12 Inrichting overeenkomstig een van de voorgaande conclusies,methet kenmerk dat deze de vormaanneemt van een plaat van geringeafmetingen, die op de buitenwand van de bak is aangebracht op eenplaats waar deze betrekkelijk weinig is blootgesteld.Bij het octrooi zijn geen figuren of tekeningen opgenomen.b Jama is een projectbureau voor de ontwikkeling en hetontwerp van hoogfrequente identificatiesystemen (RFID,Radio Frequency Identification). Zij heeft ondermeer inhetkader van een aanbesteding in september 2003 uitgeschre-ven door de gemeente Hoogeveen een afvalophaalsysteemaangeboden, waarbij op de afvalbakken een zogenaamdetransponder is aangebracht, waarvan daarin opgeslagen in-formatie tijdens het inzamelen vanhet afvalwordt ’uitgele-zen’ met behulp van RFID-technieken.

De oorspronkelijke vorderingen, de vordering in reconventie, degrondslagen daarvoor en de verweren2 Plastic Omnium vorderde bij oorspronkelijke dagvaar-ding (kort gezegd) een octrooi-inbreukverbod met neven-vorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht,welke vorderingen bij verstekvonnis van 8 december 2004zijn toegewezen. Jama vordert thans in oppositie (in con-ventie, kort gezegd) dat de rechtbankdat verstekvonnis ver-nietigt en de vorderingen van Plastic Omnium alsnog af-

wijst. Jama stelt daartoe (samengevat) dat het octrooi nietigis (en zodoende van inbreuk geen sprake kan zijn) omdathetde vereistenieuwheid althans inventiviteitmist gelet opde door haar aangevoerde stand van de techniek, en voortsdat, zo het octrooi geldig zou worden geacht, van inbreukgeen sprake is. Plastic Omnium voert hiertegen gemoti-veerd verweer, waarop in het navolgende – voor zover vanbelang – in zal worden gegaan.3 In reconventie vordert Jama voorts vernietiging van hetoctrooi voor Nederland alsmede vergoeding van door haargeleden schade als gevolg van onrechtmatige gedragingenvan Plastic Omnium (in het bijzonder bestaande uit uitla-tingen tegenover derden), op temaken bij staat, een verbodtot het doen van verdere uitlatingen tegenover derden datde door Jama op de markt aangeboden systemen inbreukzoudenmakenophet octrooi, op straffe van eendwangsom,en Plastic Omnium te veroordelen om afschriften over teleggen van, althans inzage te geven in, alle correspondentievanPlasticOmniumen/of haar advocaatwaarin PlasticOm-nium aan derden te kennen geeft dat Jama inbreuk zouma-ken op het octrooi, eveneens op straffe van een dwangsom.Plastic Omnium voert ook hiertegen gemotiveerd verweer,waarop in het navolgende – voor zover van belang – in zalworden gegaan.

Beoordeling van het geschilGeldigheid octrooi4 Zowel in conventie in oppositie als in reconventie heeftJama zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is.De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken aange-zien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is.5De inhet octrooi op schrift gesteldeuitvindingbetreft vol-gens de beschrijving (p. 1, r. 9-31) eenwerkwijze (conclusies1-9) voor het beheer van bakken voor het verzamelen vanafval en een inrichting (conclusies 10-12) voor het uitvoerenvan deze werkwijze. Het gaat daarbij om het verzamelenvan in het bijzonder stedelijk afval met bakken of contai-ners die de gebruikers ter beschikking worden gesteld endie dagelijks door een gespecialiseerde instelling wordengeleegd.6 Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbankmet partijen uitgaan van het Duitse Gebrauchsmuster G 8612 623.7 (G 623) als de meest nabije stand van de techniek.In deze niet in de verleningsprocedure besproken publica-tiewordtvoorgesteldomdeafvalbakken ineenafvalophaal-systeem uit te rusten met een ’Identifikationselement’ Debeschrijving van G 623 (p. 3, r. 1-15) zegt daarover het vol-gende:Eine solche Identifikation eines Müllbehälters autömatisch beimEntleeren ist insbesondere dannvonVorteil,wenndie aus demMüll-behälter entnommeneMüllmenge bei derEntleerungdesMüllbehäl-ters registriert wird und aufgrund der registrierten Müllmenge fürden Eigentümer des Müllbehälters automatisch eine Müllabfuhr-abrechnung erstellt werden soll. Dazu können beispielsweise die be-stimmte Müllmenge und die vom Erkennungsorgan erfaßte Ken-nung einanderzugeordnet in einem Datenspeicher abgespeichertwerden.Es sind eine Vielzahl von jeweils einander zugeordneten Identifika-tionselementen und Erkennungsorganen denkbar und ansich be-kannt, die für die erfindungsgemäße Vorrichtung verwendet werdenkönnen. Dabei kann die Information des Identifikationselements



vomErkennungsorganbeispielsweise optisch, elektrisch,magnetischoder auf andereWeise erfaßt werden.7Volgensdeoctrooihouder ishetkenmerkendeverschil tus-sen het octrooi en de stand van de techniek het gebruik vaneen microprocessor als identificatiemiddel op de bakken,welke microprocessor nader wordt omschreven in het ken-merkende gedeelte van conclusies 1 en 10. Partijen hebben(vooral in het kader van de inbreuk) gedebatteerd over devraag wat moet worden verstaan onder de term ’micropro-cessor’ in conclusies 1 en 10. De rechtbank zal in dit kaderuitgaan van de volgende schematische voorstelling als oppleidooi gepresenteerd door Plastic Omnium:

Demicroprocessor van het octrooi die op deminicontainer/bak is gemonteerd omvat derhalve een geheugen, waarinmet behulp van een eerste middel variabele informatiewordt geschreven endatmet behulp van een tweedemiddelwordt uitgelezen (bijvoorbeeld met behulp van RFID-technieken).8 Over de probleemstelling ten opzichte van G 623 hebbenpartijen zich niet in duidelijke termen uitgelaten. Ook hetoctrooi zwijgt hierover omdat – als gezegd – dit documentniet tijdens de verlening aan de orde is geweest. Ten op-zichte van de wel in het octrooi besproken techniek geefthet octrooi het volgende doel aan:Om redenen van goed beheer is het noodzakelijk enerzijds de bakkente identificeren door aan te geven aan wie ze ter beschikking zijn ge-steld, en anderzijds een boekhouding te voeren van de bakken die elkedag worden geleegd, vanwege het feit dat het verwijderen van afvalwordt gefactureerd als functie van het volume ervan.Met het doel het terugwinnen van bepaalde produkten zoals glas ofmetalen te vergemakkelijken, is het bovendien interessant tussen deverschillende containers onderscheid te kunnen maken en te voorko-men dat een bakmet afval van een bijzondere aardwordt leeggestortin een laadbakmet afval van een andere aard.Ten slotte is het voor een goed beheer van het bakkenpark interessantde periodieke inspectie te kunnen uitvoeren door die bakken te iden-tificeren die onvolkomenheden of een begin van slijtage vertonen.De rechtbank zal zodoende ervan uitgaan dat het in het oc-trooi op te lossen probleem de verschaffing van een vuil-ophaalsysteem betreft waarbij op een flexibeler wijze meerinformatie kan worden opgeslagen in het identificatiemid-del dat op de bakwordt aangebrachtmet het doel van –metname – voornoemde tariefdifferentiatie (zogenaamde Dif-tar) per opgehaalde hoeveelheid en soort afval. Deze tarief-differentiatie valt ook reeds in bovenvermeld citaat uitG 623 te lezen.

9De oplossing die het octrooi vervolgens biedt is de toepas-singvaneenmicroprocessorzoalshiervoor inr.o.7omschre-ven. De rechtbank is evenwel van oordeel dat die oplossingvoor de hand ligt, waartoe als volgt wordt overwogen.10 Een gemiddelde vakman zal teneinde een flexibeler op-slag van allerlei soorten van informatie (met name ten be-hoevevanDiftar) inhet identificatiemiddel opde container/bak uitgaande van G 623 onmiddellijk onderkennen datvoordelig is een chip toe te passen in plaats van (bijvoor-beeld) een sticker met een barcode. Dat wil zeggen een chipmet daarin een geheugen en logischerwijs dan ook midde-len om in dat geheugen te kunnen schrijven en daaruit in-formatie op te vragen, precies zoals inhet kenmerk van con-clusie 1 en 10 staat vermeld. In G 623 wordt voor decommunicatie tussen ophaalauto/lezer en het identificatie-middel op de bak verder reeds de aanzet gegeven om dezebijvoorbeeldoptisch (zoalsbij eenbarcodesticker),maarookelektrisch,magnetisch of op andere wijze te laten verlopen.Wat die andere wijze van communicatie zou kunnen zijnlaat G 623 in het midden, maar er is geen inventieve denk-arbeid benodigd om te komen tot toepassing van een trans-ponder die met behulp van RFID-technieken kan wordenbeschreven en weer uitgelezen, zoals beschreven in US3,713,148 (US148)uit 1970ofUS4,807,140 (US140, gelijk-luidend aan EP-A-142436) uit 1984. Dit laatste documentwordt ook beschreven in het octrooi. Figuur 3 uit US 148geeft demicroprocessor als omschreven in het kenmerk vanconclusies 1 en 10 van het octrooi weer:

Weliswaar zien US 148 enUS 140 niet op de toepassing vaneen transponder in specifiek een afvalophaalsysteem (danzoudeuitvinding overigens niet nieuwmeer zijn), dochdatmaakt, anders dan Plastic Omnium heeft betoogd, niet datvan inventiviteit sprake is. Zo transponders al niet tot dealgemenevakkennisopdeprioriteitsdatummoetenwordengerekend, dan ligt de stap van de (meer algemene) toepas-sing bij general verification environments (US 148) of in een in-dustrieel lopende-bandproces (US 140) naar toepassing bijhet vuilnisophaalsysteem vanG 623 voor de hand.11 Dat er enige jaren hebben gelegen tussen de ontdekkingvan transponders en de toepassing in afvalophaalsystemenmaakt nog niet dat van een uitvinding sprake is. Jama heefteen adequate verklaring voor het tijdsverloop gegeven, na-melijk dat – zoals wel vaker in de IT-industrie – dergelijkechips in het begin een hoog prijsniveau hadden en eerst la-ter een bredere toepassing kregen en zo geschikt werdenvoor toepassingbinnenvuilnisophaalsystemen.PlasticOm-niumheeft dit ook niet weersproken.



Slotsom in conventie in oppositie12 Gelet op het voorgaande behoeven de overige documen-ten en nietigheidsargumenten waarop Jama zich in dit ka-der nog heeft beroepen geen verdere besprekingmeer.Conclusie 1 en 10 zijn nietig wegens gebrek aan inventivi-teit. Plastic Omnium heeft geen specifiek verweer gevoerdtegen de gemotiveerde stellingen van Jama dat met conclu-sies 1 en 10 ook de volgconclusies niet inventief zijn, zodathet octrooi in zijn geheel voor nietig moet worden gehou-den.13 Van inbreuk kan zodoende geen sprake zijn,waarmee deoppositie tegenhet verstekvonnis slaagt. Als de inhet onge-lijk gestelde partij zal Plastic Omnium de proceskosten inoppositie hebben te dragen.

Slotsom in reconventie14Het octrooi is nietig, zodat de in reconventie gevorderdevernietiging daarvan voor Nederland kanworden toegewe-zen. Voorwat betreft de overige vorderingenwordt als volgtoverwogen.15 Ten aanzien van de vraag onder welke omstandighedenhet beroep op een octrooi onrechtmatig moet worden ge-acht, heeft deze rechtbank reeds overwogen dat in de regeleen onderscheid wordt gemaakt al naar gelang jegens wiehetberoepwordtgedaanenopwelkewijzedatgebeurt (von-nis 19 januari 2005, IER 2005, 40, Stork/CFS Bakel). Zo isvan belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in heteerste geval zalminder snel onrechtmatighandelenwordenaangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent ge-schiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier/producent (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheidworden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel –onder verwijzing naar Hof Den Haag 20 september 2001,IER 2001, 57 – dat pas van onrechtmatig handelen sprakekan zijn indien een octrooihouder zijn recht handhaaft ter-wijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dathet octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordtgemaakt. In deze zaak dient derhalve de vraag onder ogentewordengezien of PlasticOmnium voorafgaand aan deze uit-spraak het ernstige vermoeden diende te hebben dat haaroctrooi ongeldigwas.Dezevraagbeantwoordtde rechtbankontkennend. Ofschoon de rechtbank van oordeel is dat hetoctrooiniet inventief is, lagdie conclusienietdusdanigvoorde hand dat dit Plastic Omnium had moeten weerhoudenvan het aanschrijven van derden. Hierbij weegt mee dat deExaminer vanhetEOBhet octrooi had verleend, terwijl nietgesteld is dat G 623 al eerder aan Plastic Omnium bekendwas of hadmoeten zijn. Hiermee dient de gevorderde scha-devergoeding te worden geweigerd. Dat lot deelt de gevor-derde exhibitie van de eerder aan derden geschrevensommatiebrieven, aangezien dat handelen niet onrechtma-tig is te achten.16 Wel is de rechtbank van oordeel dat het onrechtmatigzou zijn indien Plastic Omnium na deze uitspraak nogmede-delingen naar derden zou doen uitgaan, waarin zondermeerwordt gestelddathet afvalophaalsysteemvan Jama in-breuk op haar octrooirecht vormt.PlasticOmniummoet immers geachtworden thanshet ern-stige vermoeden te hebben dat haar octrooi nietig is, ook alheeft dezeuitspraak (nog) geenkracht vangewijsde. Iets an-ders is evenwel de vraag of Jama in het kader van toewijzingvan het door haar gevorderde verbod ook voldoende heeft

gesteld om dreiging van onrechtmatig handelen door Plas-tic Omnium aanwezig te achten. Het enkele feit dat PlasticOmnium dergelijke mededelingen in het verleden heeftdoen uitgaan is daartoe onvoldoende, aangezien enerzijdsdieuitlatingennietonrechtmatigwordengeoordeeldenan-derzijds dit feit niet zondermeer de conclusie rechtvaardigtdat Plastic Omnium, in weerwil van hetgeen in deze uit-spraak is overwogen en in de wetenschap dat dit onrecht-matig zou zijn, met het doen van dergelijke mededelingenzal doorgaan. Dat laatste heeft Jama niet gesteld en is ookniet anderszins gebleken.17 Nu partijen in reconventie over en weer in het ongelijkzijn gesteld, zullen de proceskosten in reconventie wordengecompenseerd.

Beslissing:

De rechtbank:In oppositie in conventie:Vernietigt het verstekvonnis van deze rechtbank gewezentussen partijen op 8 december 2004;

en opnieuw beslissende:Wijst het bij inleidende dagvaarding van 5 oktober 2004 ge-vorderde af;(...)

In reconventie:Vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi 0 412020;Wijst hetmeer of anders gevorderde af; (...). Enz.

Nr. 75 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 24 februari 2005

(Nieuwe Energie)

Mrs. J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking enC.J. Verduyn

Art. 1 BMWDe tekens NIEUWE ENERGIE, resp. NEUE ENERGIE en NEW

ENERGY dienen te worden aangemerkt als uitsluitend beschrijvendvoordienstenmetbetrekking tot energie, enmissenderhalvevanhuisuit elk onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor zij zijngedeponeerd.Hetmaakt geen verschil of het in aanmerking komendepubliek bestaat uit het algemene publiek of uit de potentiële afne-mers van de betrokken diensten uit het midden- en kleinbedrijf. Hetin aanmerking komend publiek zal de tekens NEUE ENERGIE enNEWENERGY indezelfde betekenis begrijpen als hetNederlandsta-lige NIEUWEENERGIE.Het door het E.ON overgelegde materiaal is onvoldoende om aan tenemen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende pu-bliek in het Beneluxgebied één van de gedeponeerde tekens zal opvat-ten als bestemd ter onderscheiding van de diensten als afkomstig vanéén bepaalde onderneming.

E.ON AG te Düsseldorf, Duitsland, verzoekster, procureurmr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. A.R.T. Odle enM.S. Neervoort te Amsterdam,tegen



Het Benelux-Merkenbureau te ’s-Gravenhage, verweerder,gemachtigdenmrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.

Beoordeling van het verzoek(...)1.2Uit de processtukken en de stellingen van partijen is hetvolgende gebleken.a E.ONheeft op 14 november 2002 de tekensNEUEENER-GIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE (met depot-nummers 1021860, 1021861 en 1021862) gedeponeerd alswoordmerken voor de volgende diensten:Kl 35 Het arrangeren en sluiten van overeenkomsten metbetrekking tot de levering van elektriciteit, gas en water;reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke admini-stratie.Kl 39 Leveringen en distributie van energie, zoals elektrici-teit, gas en water.Kl 40Het opwekken van elektriciteit, gas en water.b De depots vermelden een naam en adres van een gemach-tigde, in Nederland.c Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 14 fe-bruari 2003 laten weten de inschrijving van de depots(voorlopig) te weigeren. Als reden heeft het Benelux-Merkenbureau telkens opgegeven:Het teken (...) kan dienen tot aanduiding van de soort en de bestem-mingvande inde klassen35, 38 en40 genoemdedienstenmet betrek-king tot nieuwe energie. Derhalve mist het teken ieder onderschei-dend vermogen (...).d Namens E.ON is bij brief van 12 augustus 2003 bezwaaraangetekend tegende voorlopigeweigering vande inschrij-ving van de depots. In de brief wordt aangevoerd, samenge-vat, dat de door E.ON gedeponeerde tekens (van huis uit)onderscheidend vermogen bezitten voor de diensten waar-voor zij zijn gedeponeerd en dat zij door het gebruik daar-van als merk zijn ingeburgerd.e Blijkens zijn brief van 11 november 2003 heeft hetBenelux-Merkenbureau in de namens E.ON aangevoerdebezwarengeenaanleidinggezienzijn voorlopigeweigeringte herzien.f Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 16 fe-bruari 2004 aan E.ON mededeling gedaan van zijn beslis-sing, houdende ’definitieve weigering’ van de inschrijvingvan de depots.2.1 E.ON voert – kort gezegd en voorzover relevant – aandatde tekensNEUEENERGIE,NEWENERGYenNIEUWEENERGIEnietuitsluitendbeschrijvendzijn voordebetrok-ken diensten, dat de tekens door het gebruik daarvan alsmerk onderscheidend vermogen hebben verkregen en dathetBenelux-Merkenbureauoponjuistealthansonvolledigewijze heeft onderzocht of de desbetreffende tekens zijn in-geburgerd.Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van E.ONbestreden.3.1 Aan de orde is in deze zaak of de betrokken tekens elkonderscheidend vermogen missen voor de diensten waar-voor zij zijn gedeponeerd. Het hof overweegt als volgt.3.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau om hetdepot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis, eerste lid,Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux-Merkenwet of BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpas-sing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richt-lijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van

de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van hetmerkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Artikel 6bis,eerste lid, is gewijzigd door de inwerkingtreding op 1 ja-nuari 2004 van het Protocol houdende wijziging van deBMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). De wijziginghield de overname in van de bewoordingen van art. 3, lid 1,onder a t/mdvande voornoemde richtlijn, zonder dat daar-bij een materiële wijziging werd beoogd. Het hof zal uit-gaan van de huidige tekst van de bepaling.3.3 Art. 6bis lid 1 luidt thans, voorzover van belang, alsvolgt,Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indiennaar zijn oordeel:(...)b. het merk elk onderscheidend vermogenmist;c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in dehandel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoe-veelheid,bestemming,waarde,plaatsvanherkomst, tijdstipvanver-vaardiging of andere kenmerken van de waren;(...)

Onderscheidend vermogen3.4 De beoordeling van het onderscheidend vermogen vaneen teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekkingtot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, enanderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door hetin aanmerking komend publiek.3.5Deonderhavige tekensbestaanuit dewoorden ’nieuwe’,’new’ en ’neue’, respectievelijk ’energie’, ’energy’ en ’Ener-gie’.Naarookblijktuitdeomschrijving indedepots vandedien-sten in klasse 39, is ’energie’, onder meer, een verzamelbe-grip voor elektriciteit, gas en dergelijke. Het is als zodaniggebruikelijk, getuige begrippen als kernenergie, windener-gie, energieleverancier of energiebedrijf.De toevoegingvanhetbijvoeglijk voornaamwoord ’nieuwe’geeftaan ’energie’,debetekenisvansindskortvervaardigde,of in gebruik zijnde energie.3.6 De aanduidingen ’new energy’ en ’neue Energie’ zijnletterlijke vertalingen in het Engels, respectievelijk Duits,van ’nieuwe energie’. Naar door E.ON niet (voldoende) isbestreden, zalhet inaanmerkingkomendpubliekde tekens’NEUE ENERGIE’, en ’NEW ENERGY’ in dezelfde beteke-nis begrijpen als het Nederlandstalige ’NIEUWE ENER-GIE’.3.7 E.ON heeft de tekens gedeponeerd onder meer voor –kort gezegd – diensten met betrekking tot de gas- enelektriciteitsvoorziening. Voor dergelijke diensten zijn detekens uitsluitend beschrijvend. De tekens bestaan uitslui-tend uit woorden die elk een aanduiding kunnen zijn van(kenmerken van) de diensten waarvoor zij zijn gedepo-neerd.Niet valt in te zien, dat – zoalsE.ONaanvoert – ’ener-gie’ alleen kan verwijzen naar ’de waar energie’. Ook eenwoord als ’telefoon’ zal de aanduiding kunnen zijn van eenkenmerk van een telefonische dienst. Daarnaast is energie,als niet-stoffelijk goed,moeilijk anders voorstelbaar dan alsonderwerp van een dienst.Detoevoegingvan’nieuwe’geefthet tekengeenonderschei-dend vermogen. Het gaat om een zeer alledaagse toevoe-ging, die zal worden opgevat als de aanduiding van een(wenselijk) kenmerk van waren en diensten: de nieuwheid.Uit producties van het Benelux-Merkenbureau blijkt daar-



naast, dat ’nieuw(e)’ een veelgebruikt adjectief is van ’ener-gie’, in de hierboven bedoelde zin.Het hof volgt E.ONniet in haar betoog dat sprake is van eentaalkundigevondst, of eenongebruikelijkewending in taal-kundige zin. De tekens combineren twee bestaande woor-den op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begrips-matig, visueel of auditief de som van de afzonderlijkebestanddelen te ontstijgen. Anders gezegd: zij wekken nieteen indrukdie voordebetrokkendienstenvergenoeg is ver-wijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneen-voeging van bestanddelen.3.8 Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking ko-mend publiek de tekens opvatten als de beschrijvende aan-duiding van diensten met betrekking tot (nieuwe) energie.Daarbij maakt geen verschil of het in aanmerking komendpubliek bestaat uit het algemene publiek of, zoals E.ONstelt, uit de potentiële afnemers van de betrokken dienstenuit hetmidden- en kleinbedrijf.3.9 Aan het oordeel van het hof dat de tekens van huis uitongeschikt zijn om te dienen als merk, kan niet afdoen hetargument vanE.ONdat dehouder van eenmerkdat bestaatuit eenwoord ofwoorden die de aanduiding kan of kunnenzijn van (kenmerken van) waren of diensten, zich – kort ge-zegd – slechts in beperkte mate kan verzetten tegen het ge-bruik van die woorden door anderen.3.10 Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat de te-kens NIEUWE ENERGIE, resp. NEUE ENERGIE en NEWENERGY dienen te worden aangemerkt als uitsluitend be-schrijvend voor dienstenmet betrekking tot energie. De te-kens missen derhalve naar het oordeel van het hof van huisuit elk onderscheidend vermogen voor de diensten waar-voor zij zijn gedeponeerd.

Inburgering4.1 Subsidiair heeft E.ON een beroep gedaan op inburge-ring. Zij beroept zich daartoe op de door haar overgelegdeproducties, terwijl zij in dit verband voorts aanvoert, dathet Benelux-Merkenbureau het beroep op inburgering nietvoldoende heeft onderzocht, alvorens dat te verwerpen.4.2 Aan de orde is of de tekens, als gevolg van langdurig enintensief gebruik alsmerk,doorhet in aanmerkingkomendpubliek in de Benelux, of althans een aanmerkelijk deeldaarvan, zullen worden opgevat als tekens die de identiteitvan de dienst als afkomstig van één bepaalde ondernemingdemonstreert. Bij vaststelling van het onderscheidendvermogen door gebruik als merk moet rekening gehoudenwordenmet alle factoren waaruit kan blijken dat het tekengeschikt is geworden om de diensten van die van andereondernemingen te onderscheiden. Nu het tijdstip van de-pot als beoordelingsmoment geldt, kan slechts achtwordengeslagen op gebruik van de tekens tot 14 november 2002(vgl. Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, inzake ’Biomild’,BIE 2001, 24).4.3 Het ligt op de weg van E.ON om aan de hand van rele-vante producties aan te tonen, dat van inburgering invorenbedoelde zin sprake is. E.ON beroept zich daartoe opde door haar in het geding gebrachte producties, genum-merd 8 t/m 12.Het betreft: (i) de resultaten van een marktonderzoek naarde herkenning van het teken Neue Energie in Duitsland inde periode maart 2001 – november 2003 (prod. 8), (ii) een’Interne Mitteilung’ betreffende de ’Slogan-, Claim-

bekanntheit’ van ’nieuwe energie’ bij ondervraagden in hetmidden- enkleinbedrijf inNederlandenVlaanderen in sep-tember 2002 (prod. 9), (iii) een plaatsings- enmediakosten-schema betreffende een introductie campagne in Neder-landse media (met name (dag)bladen) in het 4e kwartaal2001 (prod. 10), en daarnaast (iv) overzichten betreffendereclame in Duitse media en andere dag- en mediabladenbuiten de Benelux in de periode medio 2000 – maart 2001(prod. 11 en 12).4.4 Het hof is van oordeel dat het door E.ON overgelegdemateriaal onvoldoende is omaan te nemendat een aanzien-lijk deel van het in aanmerking komende publiek in hetBenelux-gebied één van de gedeponeerde tekens zal opvat-ten als bestemd ter onderscheiding van de diensten als af-komstig van één bepaalde onderneming. Uit de productiesvan E.ON blijkt niet welke tekens op welke wijze zijn ge-bruikt. Daarnaast neemt het hof in aanmerking de relatiefkorte periode van gebruik voorafgaand aan de depots en deomvang en intensiteit daarvan. De reclamecampagne in2001 betrof een relatief korte periode in uitsluitend Neder-landse media. Niet aannemelijk is voorts dat de – ongeveereen jaar oudere – reclamecampagne in voornamelijk Duit-staligemedia in voldoendematede vereiste herkenningvan(één van) de gedeponeerde tekens bij een aanzienlijk deelvan het Benelux-publiek heeft doen ontstaan. Een derge-lijke herkenning blijkt niet uit de producties, ook nietindien wordt uitgegaan van de in bovenbedoelde ’InterneMitteiling’ genoemde percentages van ’Slogan-, Claimbe-kanntheid’ van het teken ’nieuwe energie’ bij ondervraag-den in het midden- en kleinbedrijf. De beoordeling van be-doelde producties valt ten slotte niet anders uit, indien er innavolging van E.ON van wordt uitgegaan dat het in aan-merking komend publiek uitsluitend bestaat uit potentiëleafnemers van de betrokken diensten in het midden- enkleinbedrijf.4.5 Het beroep op inburgering faalt derhalve. In het mid-den kan blijven of, zoals het Benelux-Merkenbureau aan-voert, gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van15 december 2003, BIE 2004, 33 en NJ 2004, 347 (inzake’Langs Vlaamse wegen’) geen acht kan worden geslagen opdeproducties 10, 11 en12,waaropE.ONzich eerst ten over-staan van het hof heeft beroepen. E.ON heeft voorts geenbelang meer bij bespreking van haar stelling dat hetBenelux-Merkenbureau het beroep op inburgering onvol-doende heeft onderzocht.4.6 E.ON heeft nog aangeboden haar stellingen te bewij-zen,met allemiddelen rechtens, in het bijzonder doormid-del van getuigen. E.ON heeft evenwel niet aangegevenwelke feitenofomstandighedenzij concreet (doorgetuigen)wenst tebewijzen.Hethofgaat aanhet aanbodvoorbij als tevaag en/of onvoldoende gesubstantieerd.5.1De slotsom is dat het verzoek vanE.ONzalworden afge-wezen. E.ON zal als de in het ongelijk gestelde partij in deproceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aande zijde van het Benelux-Merkenbureau. Het hof neemt indit verband in aanmerking, dat hetBenelux-Merkenbureauzich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen opde voetvan art. 6ter, tweede lid, BMW door twee door de directeurgemachtigde personeelsleden. Naar het oordeel van het hofis in eendergelijk geval geenplaats voor veroordeling inhetsalaris van een procureur of een gemachtigde, maar wél inde reis-, verblijf- en verletkosten. Het hof zal deze kostennaar redelijkheid bepalen als na temelden.



Beslissing

Het hof:wijst het verzoek van E.ON af;verwijstE.ON indekosten vandeprocedure enbegroot dezetot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1139,–. Enz.

Nr. 76 Gerechtshof te Arnhem, 29 maart 2005

(SPD)

Mrs. A.P.M. Houtman, G.J. Rijken enD.J. van der Kwaak

Art. 1 BMWNude rechtbank al had overwogen dat hetmerk Spd niet uitslui-

tend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan wor-den gezien als soortaanduiding, is in beginsel de conclusie juist datdus sprakemoet zijn van (althans enig) onderscheidend vermogen endat de inburgeringsvraag dan niet aan de orde had moeten komen.Juist evenwel is het standpunt van de hogescholen dat de benamingSpd al in de jaren vóór het merkdepot een soortnaam is geworden,namelijk de naam voor de desbetreffende opleiding ongeacht doorwelk opleidingsinstituut de opleiding werd gegeven.

1 Vereniging Nederlands Genootschap van Opleiders voorcomptabele- en economische examens te Amsterdam,2LeidseOnderwijs InstellingenBV te Leiderdorp, appellan-ten in het principaal appèl, geïntimeerden in het inciden-teel appèl, procureur J.C.N.B.Kaal, advocaatmr.D.M.Willete Amsterdam,tegen1 Stichting HBO Instituut Twente h.o.d.n. HogeschoolThorbecke te Almelo,2 StichtingHONh.o.d.n. Hogeschool Enschede te Holten,3 Stichting Hoger Beroepsonderwijs ’s-Hertogenboschh.o.d.n. Hogeschool ’s-Hertogenbosch of Hogeschool Bra-bant te ’s-Hertogenbosch,4 Stichting Hoger Beroepsonderwijs Limburg/Maastrichth.o.d.n. Hogeschool Limburg te Heerlen, geïntimeerden inhet principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl,procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. P.H.J. Nij Bijvankte Almelo.

a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 30 januari 2002(mr.M.L.J. Koopmans)

De rechter overweegt ten aanzien (van):het procesverloop:(...)waarvan kanworden uitgegaan:3 In deze zaak staat als gesteld en erkend, dan wel niet ofonvoldoende gemotiveerd weersproken en/of blijkend uitniet betwiste overgelegde producties, het navolgende vast:– NGO is een sinds tientallen jaren bestaande vereniging,die volgens haar statutaire doelstelling de belangen behar-tigt van opleiders en opleidingsinstituten voor (bedrijfs)-economische en administratieve examens en daarmee ver-wante cursussen. NGO vertegenwoordigt het overgrote

merendeel van de opleiders en opleidingsinstituten van deopleiding Spd Bedrijfsadministratie, waaronder haar lidLOI;– De opleiding Spd Bedrijfsadministratie is een ruim zes-tig jaren bestaande particuliere (en dus niet door de over-heid bekostigde) opleiding ter verkrijging van het HBO di-ploma Spd Bedrijfsadministratie. Tot 1 januari 1998 washet Spd diploma een staatsdiploma.Met ingang van die da-tum is de overheidsbemoeienis met de opleiding Spd Be-drijfsadministratie beëindigd en leidt de opleiding op toteen instellingsdiploma;– NGO spant zich in de opleiding Spd Bedrijfsadministra-tie en het daaraan verbonden examen/diploma op het ni-veau van voor 1 januari 1998 te houden en optimaal af testemmen op de wensen van de beroepspraktijk. Om dat tebereiken hebben de leden van NGO gezamenlijk eenopleidings- enberoepsprofiel opgesteld, enhanterenzij eenlandelijk centraal instellingsexamen. Dat instellings-examen Spd Bedrijfsadministratie is toegankelijk voor alleonderwijsinstellingen, mits zij op grond van artikel 6.9WHW door de minister zijn aangewezen als Hogeschool,participeren in de stichting Examenbureau NGO Spd Be-drijfsadministratie, en een opleiding Spd Bedrijfsadmini-stratie bij het Centraal RegisterOpleidingHogerOnderwijs(CROHO) hebben ingeschreven. Ook is het centraalinstellingsexamen toegankelijk voor opleidingsinstitutendieeenconvenantregelingmeteenaangewezenHogeschoolhebbengetroffen,ofdoormiddelvaneenextraneusregelingvia een aangewezen hogeschool (0,5% van demarkt);– NGO is ten behoeve van haar leden houder van het (doorhaar overgenomen) collectievewoordmerk ’Spd’, op 13 sep-tember 1994 in het Benelux-merkenregister ingeschrevenonder nummer 554943 voor waren van klasse 16 (leermid-delen uitgezonderd toestellen) en diensten in klasse 41 (on-derwijs). NGO verleent het recht tot gebruik van dat collec-tieve merk aan de onderwijsinstellingen voor wie hetcentraal instellingsexamen toegankelijk is en die voldoenaande inhet reglementneergelegdeeisen (degemeenschap-pelijke kenmerken van het collectievemerk). NGO is voortsbelast met het toezicht op en de handhaving van het collec-tieve merk. Het reglement op gebruik en toezicht in de zinvan artikel 21 BMW is eveneens bij conclusie van eis in hetgeding gebracht. Hetmerk is bedoeld om de gemeenschap-pelijke kenmerken van de Spd-opleiding van de leden vanNGO te onderscheiden van andere bedrijfsopleidingen;– De scholen zijn opleidingsinstituten die ondermeer ver-zorgen de opleiding SPD. Zij hebben in 1999 gezamenlijkhet initiatief genomen tot oprichting van een ’landelijk bu-reau voor HBO examens (in oprichting)’, dat blijkens detekst van de brochure (zie bijlage 4 bij de conclusie van eis)onder meer ’SPD examens afneemt en SPD certificaten endiploma’s uitgeeft’. Uit de aanhef van die kennelijk niet al-leen voor intern gebruik bedoelde brochure blijkt dat descholen daartoe gezamenlijk het initiatief hebben geno-men. De scholen zijn geen lid van NGO. Naar zeggen vanNGOvoldoende scholenniet aande (kwaliteits-)eisenbeno-digd om tot het centraal instellingsexamen te worden toe-gelaten;

het standpunt vanNGO en LOI:4NGOenLOI vorderende scholen te bevelenomonmiddel-lijk na de betekening van het te wijzen vonnis elk gebruik,



waar en op welke wijze dan ook, van de aanduiding Spd ofSPD, al of niet in combinatie met een ’landelijk examen-bureau’, blijvend te staken. Dit op straffe van een dwang-som van NLG 5000,– voor elke overtreding c.q. niet nako-ming van dat bevel, alsmede vanNLG5000,– voor elke dag,een gedeelte van de dag daaronder begrepen, waarop deovertreding c.q. de niet nakoming voortduurt. Een en an-der met veroordeling van de scholen in de kosten van ditgeding,5 Aan deze vordering hebbenNGO en LOI kort samengevathet volgende tengrondslaggelegd.Gedaagdenzijn geen lidvanNGOenvoldoenniet aande (kwaliteits-)eisenbenodigdom tot het centraal instellingsexamen te worden toegela-ten. Hun presentatie van een ’landelijk’ bureau voor o.a.SPD examens is misleidend en leidt tot verwarring en on-duidelijkheid op de markt. NGO heeft gedaagden gesom-meerdhet gebruik vanhet collectievemerk Spd enhet daar-mee overeenstemmende SPD te staken. Gedaagden zijndaartoe niet bereid gebleken. Het gebruik van de aandui-ding SPD of Spd door gedaagden is aan te merken als in-breuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub a en b dan wel dBMW, nu gedaagden deze aanduiding in het economischverkeer gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten als waarvoor het collectieve merk wordt gebruikt.Hierdoorbestaat verwarringsgevaarbijhetpubliek, kanon-gerechtvaardigd voordeel worden getrokken en kan in-breukwordengedaan aanhet onderscheidendvermogen ende reputatie van het collectieve merk. De suggestie dat ge-daagden een ’landelijk’ examenbureau voor o.a. Spd exa-mens hebben is jegens NGO en LOI bovendien onrechtma-tig wantmisleidend. Hierdoor wordt schade geleden.

het standpunt van de scholen:6 De scholen hebben geconcludeerd tot afwijzing van hetNGO en LOI gevorderde onder aanvoering van de volgendekort samengevatte verweren:a SPD is geen rechtsgeldigmerk. Dit omdat het geen onder-scheidend vermogen heeft, uitsluitend beschrijvend is, eensoortaanduiding is en/of gebruikelijk is of is geworden;bHet depot is te kwader trouw gedaan;c De aanduiding SPD (in hoofdletters) is niet gelijk aan hetgedeponeerdemerk (’Spd’);dZo al rechtsgeldig, dankanhetmerknietworden ingeroe-pen tegen de scholen. Dit omdat de artikelen 13 en 13ABMWdaarvoor geenmogelijkheid bieden;e NGO en LOI maken misbruik van recht door op basis vanhetmerkdepot een verbod op de aanduiding SPD te vragen.Dit omdat het de scholen onderwijsrechtelijk vrij staat ookde SPD opleiding te verzorgen;f Het gewraakte gebruik van de aanduiding ’landelijk’ bu-reau is zelfstandig noch in samenhang met de aanduidingSPD onrechtmatig te noemen;g In elk geval wordt verzocht om een lange uitlooptermijnopdat de scholen de tijd hebben hun bakens te verzetten.

de beoordeling:7Hetbetrefthier inhoofdzaakeenmerkenrechtelijkekwes-tie. Op grond van artikel 37 letter A Benelux-Merkenwet(hierna: BMW) is deze rechtbankbevoegddaarvankennis tenemen.8Vooraf verdientoverwegingdatbehoudens eenenkeleuit-zondering (bij tussenvonnis is geen appelvoorbehoudmeer

vereist omdat de wet dat is gaan bepalen) op deze zaak vantoepassing is het burgerlijk procesrecht zoals dat gold voor1 januari 2002. Dit omdat (zie het betreffende overgangs-recht) de inleidende dagvaarding voor die datum is uitge-bracht.9 Gelet op de stellingname van partijen moet eerst wordenbeoordeeld of de aanduiding Spd een rechtsgeldig collectiefmerk is in de zin van de artikelen 19 e.v. BMW:10 Dat merk Spd bestaat naar het oordeel van de rechtbankniet uitsluitend ’uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, be-stemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardi-ging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerkenvan de waren of diensten.’ (zie artikel 3 lid 1 sub c van de in degedingstukken aangeduide Harmonisatierichtlijn). Even-minbestaat Spd ’uit tekens of benamingendie inhet normale taal-gebruik of in het... handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden’ (zievoormeld artikel 3, lid 1 sub d). De hiervoor aangehaaldebepalingen zijn namelijk relevant voor de vaststelling vande reikwijdte van artikel 1 BMW.11 Spd wordt namelijk alleen gebruikt voor de aanduidingvaneenopleidingbedrijfsadministratie ende lettersSpdbe-schrijven dat product niet, noch beschrijft Spd de essentiëleeigenschappen van dat product. Spd is niet aan te merkenals een soortaanduiding.Dit omdat in het betreffende Nederlandse handelsverkeerervan wordt uitgegaan dat er sprake is van een specifiekeSPD-bedrijfsopleiding. Niet is in dit geding vast komen testaan dat Spd in voormelde zin – te weten als soort aandui-ding – gebruikelijk is geworden bij anderen dan NGO, LOIen de scholen, terwijl van dat gebruikelijk worden ook nietop adequate wijze door de scholen bewijslevering is aange-boden.12 Door NGO en LOI is gesteld dat Spd in de loop van dejaren door inburgering het voor een collectief merk beno-digde onderscheidend vermogenheeft verkregen. Bij de be-oordeling of sprake is van (voldoende) onderscheidend ver-mogen, is niet relevant het tijdstip waarop de beschermingvan het merk is ingeroepen, te weten medio 2000, maar –gelijk terechtnamensde scholen is aangevoerd–hethierbo-ven aangeduide tijdstip van het depot. Door de scholen isgemotiveerd weersproken dat reeds ten tijde van dat depotsprakewas van (voldoende) onderscheidendvermogendoor(langdurige) inburgering.13 Voor de door NGO en LOI gestelde inburgering heeft derechtbank geen danwel onvoldoende steun aangetroffen inde gedingstukken. Reden voor de rechtbank om NGO enLOI in de gelegenheid te stellen te bewijzen dat het collec-tieve merk Spd ten tijde van het depot voldoende onder-scheidend vermogen had verkregen door inburgering. Hetgaatdandusmedeomderelevante factorendiewordenaan-geduid inhetChiemsee-arrest (HvJEG4 mei 1999,NJ1999,NJ 2000, 269), waaronder het marktaandeel van het merk,de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van hetgebruik van het merk en ook de hoogte van de reclame-kosten.14 De scholen kunnen zich er niet (meer) bij wijze van ver-weer op beroepen dat sprake is geweest van een depot tekwader trouw. De betreffende termijn van vijf jaren na hetdepot (artikel 14BBMW) is inmiddels verstreken, endie ter-mijn komt ook werking toe in het zich hier voordoende ge-val dat bij wijze van verweer een beroep wordt gedaan op



nietigheid van het merk wegens de genoemde reden. Wan-neer de nietigheid niet binnen de voorgeschreven termijnwordt ingeroepen, verschaft het depot in zoverre een volle-dig recht, ook in de gevallen waarin volgens artikel 4 lid 6BMWgeen recht op hetmerk kanworden verkregen.Nader onderzoek naar de in dit kader door de scholen aan-gevoerde kwader trouw en naar het voorgebruik te goedertrouwdoorde scholen, ishierdanooknietmeeraandeorde.15 Het verweer van de scholen dat de door hen gebruikteaanduiding SPD (in hoofdletters) niet is te vergelijken methet gedeponeerde merk (Spd), kan naar het oordeel van derechtbank evenmin worden gehonoreerd. Dit omdat SPDtenopzichtevanSpdmoetwordenaangemerktals ’eenover-eenstemmend teken’ inde zin van artikel 13A1bBMWvoorsoortgelijke diensten (te weten, opleidingen bedrijfsadmi-nistratie) tengevolgewaarvan verwarringsgevaar is te duch-ten.16 De rechtbank overweegt reeds thans dat in het geval nabewijslevering inrechtemochtkomenvast te staandatNGOenLOIeenrechtsgeldigcollectiefmerkhebben,NGOenLOIer dan recht en belang bij hebben dat aan de merkinbreuksnel een eindewordt gemaakt. Voorshands endus onderhetvoorbehoud vanheroverweging oordelend, is niet in te ziendat NGO en LOI onrechtmatig jegens de scholen handelenc.q. gaan handelen door te ageren tegen de gestelde merk-inbreuk op de wijze zoals zij thans doen. Het door de scho-len terzake aangevoerde onderwijsrechtelijke relaas maaktdat niet anders. Met name is daaruit niet de conclusie tetrekken dat NGO en LOI onrechtmatig jegens de scholenhandelen c.q. gaanhandelendoor tepersisterenbij de onge-daanmaking van de gesteldemerkinbreuk.17 De slotsom is dat eerst in na te melden zinmoet wordenbeslist. In afwachting van het resultaat van na te meldenbewijsleveringzal elkenaderebeslissingwordenaangehou-den.

Rechtdoende

Laat NGO en LOI toe tot de hiervoor onder 13 aangeduidebewijslevering. Enz.

bRechtbank teAlmelo, 4 september2002 (mr.M.L.J. Koop-mans)

De rechtbank overweegt ten aanzien (van):het procesverloop:(...)de verdere beoordeling van het geschil:(...)3NGOenLOI zijn indegelegenheid gesteld te bewijzendathet collectievemerk Spd ten tijde van het depot (13 septem-ber 1994) voldoende onderscheidend vermogenhad verkre-gen door inburgering. Het gaat dan dus mede om de rele-vante factorendiewordenaangeduidinhetChiemsee-arrest(HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269), waaronder het markt-aandeel van het merk, de intensiteit, de geografische sprei-ding en de duur van het gebruik van het merk en ook dehoogte van de reclamekosten.4 Door NGO en LOI is geen gebruik gemaakt van de moge-lijkheid om bewijs middels het horen van getuigen bij tebrengen. Volstaan is met het in het geding brengen vanschriftelijke informatie. Het gaat niet aan om thans nog te

treden in het verzoek van NGO en LOI om des vereist hennog in de gelegenheid te stellen getuigenbewijs bij te bren-gen. Dit kennelijk onder voorwaarde gedane bewijsaanbodwordt dus gepasseerd, ookomproceseconomische redenen.5 De rechtbank is van oordeel dat NGO en LOI niet zijn ge-slaagd in de hen opgedragen bewijslevering. Uit de in na-volging van de bewijsopdracht door NGO en LOI in het ge-ding gebrachte stukken is noch afzonderlijk noch insamenhang met andere eerder in het geding gebrachte in-formatie, af te leiden dat het collectieve merk Spd/SPD tentijde van het depot voldoende onderscheidend vermogenhad verkregen door inburgering.6 Het bewijsmanco betreft met name de (voldoende) matevan inburgering. De producties tonen genoegzaam aan hetreeds langhanterenvandeaanduidingSpd/SPD,maar zwij-gen over de kwestie of en in hoeverre nu juist ten tijde vandit depot sprakewas van de hier relevante (mate van) inbur-gering van de aanduiding Spd/SPD. Of anders gezegd: demogelijkheid is onverkort blijven bestaan dat de aandui-ding Spd/SFD tot aanhetmoment vanhet depot juist niet isingeburgerd (als merk), omdat het werd aangemerkt en be-leeft als niet meer dan een verwijzing naar het mogelijkeresultaat van de opleiding, te weten het behalen van hettoenmalige desbetreffende Staats praktijkdiploma. Ook to-nen de producties in hoofdzaak: niet meer aan dan dat deaanduiding Spd/SPD inde gestelde context reeds lang feite-lijk werd gebruikt. Dat is echter mede indachtig de bij debewijsopdracht vermelde jurisprudentie en de daarin ont-wikkelde criteria, op zich onvoldoende voor het aannemenvan de hier vereiste mate van inburgering. Daar is kort ge-zegdmeer voor nodig.7 De conclusie moet dan ook allereerst zijn dat niet inrechte is komen vast te staan dat de aanduiding Spd/SPD –gelijk door NGO en LOI is gesteld – in de loop der jaren enwel voorafgaand aan het depot – door inburgering vol-doende onderscheidend vermogen heeft verkregen. Daar-mee is dan komen vast te staan dat de aanduiding Spd/SPDniet kan worden aangemerkt als een rechtsgeldig collectiefmerk in de zin van de artikelen 19 e.v. BMW.8DeslotsommoetdanookzijndatdevorderingenvanNGOenLOI – voorzover gebaseerd op vermeendemerkinbreuk –zich niet lenen voor toewijzing. Dit oordeel brengt tevensmee dat de scholen jegens NGO en LOI niet onrechtmatigkunnen hebben gehandeld enkel door het in combinatiemet de aanduiding Spd/SPD hanteren van de aanduiding’Landelijk Examenbureau’. Zulks temeer nu gesteld nochgebleken is dat door de scholen op ontoelaatbare wijzewordt ’aangehaakt’ bij het centrale examen van het NGO.9Als de inhet ongelijk gesteldepartij dienenNGOenLOI teworden veroordeeld in de kosten van dit geding. Enz.

cHetHof, enz.

4Debeoordelingvanhet geschil inhet principaal appèl en inhet inci-denteel appèl4.1 De eerste grief in het principaal appèl houdt in dat hetonlogisch is dat de rechtbank, na eerst te hebbenoverwogendat de gronden op basis waarvan een merk niet als rechts-geldig mag worden aangemerkt wegens het ontbreken vanonderscheidend vermogen zich niet voordoen ten aanzienvan het merk Spd, vervolgens voor het oordeel of het merk



Spd rechtsgeldig is, beslissend acht of dit merk door inbur-gering onderscheidend vermogen heeft gekregen.4.2De grief slaagt. Ookdehogescholen erkennendat, nuderechtbank al had overwogen dat het merk Spd niet uitslui-tend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en nietkanworden gezien als soortaanduiding, in beginsel de con-clusie vanNGOjuist is datdus sprakemoet zijn van (althansenig) onderscheidend vermogen en dat de inburgerings-vraag dan niet aan de orde hadmoeten komen.4.3 De hogescholen bestrijden in hun incidenteel appèl be-doelde overweging van de rechtbank dat het merk Spd nietuitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is gewordenen niet kan worden gezien als soortaanduiding. Volgens dehogescholen is Spd beschrijvend, gebruikelijk geworden eneen soortaanduiding en mag dit merk daarom niet alsrechtsgeldigmerk worden aangemerkt.4.4 Het hof is van oordeel dat dit standpunt van de hoge-scholen juist is. ZoalsNGOonbestredenheeft aangevoerd isSpd een benaming voor een opleiding bedrijfsadministra-tie, welke benaming in elk geval al sedert 1939 is gebruikt,en geniet het Spd diploma van oudsher aanzien in deberoepspraktijk. Hoewel de letters Spd een afkorting zijn,namelijk van Staatspraktijkdiploma, is de opleiding steedsbekend geweest onder de benaming Spd bedrijfs-administratie. Onder die benaming zijn al tientallen jarenvóór het merkdepot in 1994 opleidingen aangeboden dooropleidingsinstituten, onder andere ook door (rechts-voorgangers van) Hogeschool Thorbecke (sinds 1989) enHogeschool Enschede (sinds 1991). NGO heeft dit niet be-twist. De benaming Spdwerd gebruikt omde opleiding aante duiden enwas aldus de gebruikelijke benaming, die dooralle betrokkenen werd opgevat als de aanduiding, de be-schrijving van de opleiding. Dit heeft naar het oordeel vanhet hof tot gevolg gehad dat de benaming Spd al in de jarenvóór het merkdepot een soortnaam is geworden, namelijkde naam voor de desbetreffende opleiding ongeacht doorwelk opleidingsinstituut de opleiding werd gegeven, dusongeacht de herkomst van de dienst. Nu de soortnaam vaneenwaar of dienst geenmerk kan zijn –het onderscheidendvermogen ontbreekt immers – slaagt de hierop betrekkinghebbende grief van de hogescholen.4.5Het voorgaande leidt reeds totde conclusiedatde vorde-ringen vanNGOniet toewijsbaar zijn, nu die op haarmerk-recht zijn gebaseerd,maar ditmerkniet rechtsgeldig is.Hethof gaat voorbij aan het door NGO in eerste aanleg gedanebewijsaanboddathetmerkSpd is ingeburgerd en thans, tentijde van de inbreukactie, onderscheidend vermogen heeftgekregen. NGO heeft geen feiten en omstandigheden aan-gevoerddiehaar stellingonderbouwen.Onvoldoende is hetenkele feit dat met ingang van 1 januari 1998 het Staats-praktijkdiploma is afgeschaft. De omstandigheid dat de af-korting Spd daardoor overbodig zou zijn geworden, neemtniet weg dat al vele tientallen jaren voordien de benamingSpd de gebruikelijke aanduiding van de desbetreffende op-leiding was en dat dit sindsdien, óók na 1 januari 1998, on-veranderd zo is gebleven.(...)

5De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de recht-bank Almelo van 30 januari 2002;bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de recht-bank Almelo van 4 september 2002 onder verbetering vangronden; enz.

Nr. 77 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 oktober 2005*

(schadevergoeding enwinstafdracht)

Mr. E.F. Brinkman

Art. 13 A, lid 4 en lid 5 BMWVorderingen tot schade en winstafdracht kunnen niet onbeperkt

cumuleren (zie HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV(Danestyle/HBS)). Een redelijke uitleg van art. 13A, lid 4 en 5 BMWbrengt met zich dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootstevan de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijkschade bestaande uit gederfdewinst kanworden toegewezen. Cumu-latie vanwinstafdrachtmet eventuele overige schadeposten (vermin-dering exclusiviteit van de merken en bijvoorbeeld buitengerechte-lijke kosten) is wel mogelijk.

Art. 3:61, lid 2 en 3:69 BWAlle gedaagden zijn gebonden aan het boetebeding in de door één

directeur getekende onthoudingsverklaring, ook al was deze statu-tair niet bevoegd alléén de vennootschappen te verbinden.Door lang-durig stilzitten terwijl niet aannemelijk is dat zij de onthoudings-verklaringniet kenden,moeten zij geachtwordende volmacht vandedirecteur te hebben bekrachtigd.

Art. 6:94 BWBij te kwader trouw begane inbreuk is er geen plaats voor mati-

ging van de boete beneden de reeds door eiseressen vrijwillig toege-paste matiging.

1 The Polo/Lauren Company L.P. te New York, VerenigdeStaten van Amerika,2 The Timberland Company te Stratham, Verenigde Statenvan Amerika,3 The Timberland World Trading GMBH te Grunwald,Duitsland, eiseressen in conventie, verweersters in recon-ventie, procureurmr. E. Grabandt, advocaatmr.G.A.P. Grootswagers te Amsterdam,tegen1 Trio Bakker Sport BV,2 Bakker Sport BV,3 Trio Bakker Sport Woerden BV allen te Alphen aan denRijn, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,procureurmr. C.J.R. van Binsbergen.

RechtsoverwegingenIn conventie en in reconventie:De feiten1 Ten processe staat het volgende vast:a Op naam van Polo staan de navolgende merk-inschrijvingenmetbetrekkingtotklasse25voorondermeerkledingstukken geregistreerd:

* Beroep ingesteld. Red.



– Benelux-beeldmerken van een polospeler, ingeschrevenonder nummers 362.290 en 480.814;– Gecombineerd Benelux-woord/beeldmerk RALPH LAU-REN (met polospeler), ingeschreven onder nummer362.291;– Benelux-woordmerken POLO (inschrijvingsnummer486.281),RALPHLAUREN(inschrijvingsnummer362.292)enPOLORALPHLAUREN(inschrijvingsnummer352.536).Hierna ook gezamenlijk te noemen: ’de Polo-merken’.b Op naam van Timberland staan de navolgende merk-inschrijvingenmetbetrekkingtotklasse25voorondermeerkledingstukken geregistreerd:– Benelux-woordmerk TIMBERLAND, ingeschreven on-der nummer 401.061;– Benelux-beeldmerk van een gestyleerde boom, inge-schreven onder nummer 401.062;– InternationaalwoordmerkTIMBERLAND,ingeschrevenonder nummer 509 706 (ondermeer voor de Benelux);– Benelux-beeldmerk van een gestyleerde boom, inge-schreven onder nummer 509705 (ondermeer voor deBene-lux);Hierna ook gezamenlijk te noemen: ’de Timberland-merken’.c Naar aanleiding van de verkoop van (beweerdelijke)namaak-Nike shirts, heeft de heer F.T. Bakker namens’Intersport Bakker’ rond 14 juni 2001 een onthoudings-verklaring getekend, opgesteld door de Stichting Namaak-bestrijding te Amsterdam (hierna: ’de SNB’) en daarbij hetvolgende verklaard:Verklaart hierbij tegenover de Stichting Namaakbestrijding te Am-sterdam dat zij/hij het verhandelen en/of invoeren en/of producerenvan namaakproducten zonder daartoe gerechtigd te zijn, heeft ge-staakt en gestaakt zal houden, welke verklaring zij/hij hierbij aflegtten opzichte van de bij die Stichting aangesloten rechthebbenden, eenenander onder verbeurte van eendirect opeisbare boete vanƒ 1.000,–(...) voor iedere keer of dag of ieder exemplaar dat geheel of gedeeltelijkin strijd met deze verklaring wordt gehandeld, onverminderd hetrecht van de Stichting Namaakbestrijding dan wel van de bij dieStichting aangesloten rechthebbenden op vergoeding van volledigeschade in geval van overtreding.(...)In deze verklaring wordt verstaan onder:namaakproducten: de ongeoorloofde imitatie van een andermansproductmet het oogmerk de imitatie voor het andere product te latendoorgaan, dan wel bewust aan het uiterlijk en/of reputatie van datproduct aan te haken;dUit de betreffende Kamer van Koophandel uittreksels vanBakker c.s. valt onder meer het volgende af te leiden. Dhr.F.T. Bakker is directeur van gedaagde sub 2, doch slechts’gezamenlijk bevoegd (met andere best./personen, ziestat.)’. Gedaagde sub 2 is de enige aandeelhouder enbestuurder/directeurvangedaagdensub1en3.Allegedaag-den voeren ondermeer de handelsnamen ’Bakker Sport’ en’Intersport Bakker’ (voor gedaagde sub 2 is de naam van dehoofdvestiging weliswaar ’Bakker Sport B.V.’ doch haarnevenvestiging te Gouda is genaamd ’Intersport Bakker’).Alle gedaagden hebben als bedrijfsomschrijving (detail)-handel in sportartikelen en sportkleding.e Naar aanleiding van de aankoop van een ’sweater, trui’voorzien vanPolo-merken op28 februari 2002 voor € 69,95bij ’Bakkersport’ (Winkelhof83teLeiderdorp),heeftdeSNBaangifte gedaan bij de Belastingdienst/FIOD-ECD terzake

van overtreding van artikel 337, eerste lid van het Wetboekvan Strafrecht. Gedurende het opsporingsonderzoek zijndoor rechercheurs vandeBelastingdienst/FIOD-ECDdehe-ren E.H. Hulshof, J.G. Boeve en F.T. Bakker gehoord, als-mede zijn bij vestigingen van Bakker c.s. te Leiderdorp enWoerden in totaal 52 truien voorzien van Polo-merken inbeslag genomen. F.T. Bakker heeft in het kader van dat on-derzoek ondermeer het volgende verklaard (proces-verbaalvan 9 oktober 2002):Ik kan u zeggen dat wij als Bakker Sports B.V. in januari 2002 eenhoeveelheid pull-overs, voorzien van hetmerk Ralph Lauren, hebbeningekocht bij Intersport Utrecht-City. De heer Johan Boeve is direc-teur van dat bedrijf. Voor zover bekend heeft hij ons destijds latenweten dat hij deze truien had ingekocht via meergenoemde inkoop-groep [bedoeld is de daarvoor genoemde ’hoogvolumeberoep’ te Leus-den, toevoeging rechtbank]. Wij hebben destijds nog expliciet aanBoeve gevraagd of het een echte en onvervalste partij was. Dat wasvolgens hem uiteraard het geval.(...)U toontmij nu een kopie-inkoopfactuur van IntersportUtrecht-City,gedateerd 24 januari 2002. Ik zie dat dit de kopie-factuur is die ikaan uw collega’s heb overhandigd. Ik zie dat de factuur betrekkingheeft op 210 stuks pull-overs van het merk Ralph Lauren en dat wijdeze truien hebben gekocht voor € 29,50 per stuk. Dit is een hele reëleprijs,misschien iets lager dandedoorgaansdoor ons betaalde inkoop-prijzen.Uw collega’s hebben destijds 52 stuks truien in beslag genomen. Derest, snel uitgerekend zo’n 158 stuks, hebbenwij verkocht in onze fili-alen. Echter hoofdzakelijk in onze winkel met golfartikelen bij deplaatselijke golfbaan in Alphen aan de Rijn.Achteraf is ons gebleken, dat de truien mogelijk vervalst waren. Wijhebben in onze winkel namelijk enkele klachten gehad van kopersmet demededeling dat na enkele kerenwassenniet veel vande truienoverbleef. Deze kopers hebbenwij kostenloos gesteld.f Nadat de SNB had geconstateerd dat bij de Makro in haarvisie nagemaakte truien voorzien van Timberland-merkenwerden verkocht, heeft zij de Makro op 20 februari 2002gesommeerd omondermeer opgaaf te doen van de leveran-cier vandie truien.Deze truienwaren voorzien vande codes08818 010 en 08818 045. Daarop heeft Makro, onder over-legging van de betreffende factuur, aangegeven dat zij be-doelde truien met voornoemde codes had betrokken vanStockpoint B.V. te Alphen aan den Rijn.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren(...)

Beoordeling van het geschilIn reconventie voorts6 De vordering in reconventie is niet dadelijk bij antwoord,doch eerst na de comparitie en zelfs na de repliek, ingesteld,zodat Bakker c.s. daarin gelet op het bepaalde in artikel 137Rv niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Polo c.s.worden geacht in verband met deze vordering bij gebrekeaan een conclusiewisseling daaromtrent geen proceskostente hebben gemaakt.



In conventie voortsBevoegdheid7 De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is vande vorderingen kennis te nemen op grond van het feit datgedaagden gevestigd zijn in dit arrondissement (artikel 37BMW).

Belang bij inbreukverbodmet nevenvorderingen8 Bakker c.s. hebben zich in de eerste plaats op het stand-punt gesteld dat Polo c.s. geen belang bij deze procedurezouden hebben. De rechtbank stelt hierbij voorop dat in-dien komt vast te staan dat (ieder van de) gedaagden vol-doende recent inbreuk heeft gemaakt op de merkrechtenvan Polo c.s., terwijl een afdoende onthoudingsverklaringmet boetebeding ontbreekt of overtreding van dieonthoudingsverklaring heeft plaatsgevonden, in beginselmoet worden aangenomen dat er nog immer sprake is vandreigend onrechtmatig handelen, zodat Polo c.s. geachtmoeten worden voldoende belang te hebben bij een verboddaarvan.9 Zodoende dient te worden beoordeeld of de verhandelingdoorBakker c.s. vande truienmerkinbreukoplevertofheeftopgeleverd.De rechtbank ismet Polo c.s. van oordeel dat ditvoor alle gedaagden genoegzaam is komen vast te staan.Hierbij is het volgende in aanmerking genomen.

Timberland-truien10 In de akte na pleidooi (nr. 20) is namens Bakker c.s. aande hand van het door hen overgelegde uittreksel uit de ad-ministratie van Stockpoint B.V. aangevoerd dat 342Timberland-truiendoorgedaagdesub2aanStockpointzijngeleverd, welke vennootschap deze truien vervolgens (on-dermeer) aan deMakro heeft geleverd.Daarmee staat de levering aan Stockpoint door gedaagdesub 2 vast. Uit dat uittreksel valt voorts te achterhalen datdedoorgedaagdesub2geleverde truienwarenvoorzienvande code 08818. Deze code komt overeen met de code die isvermeld op het kaartje van een trui die bij de Makro doorPolo c.s. is aangetroffen, die ten pleidooie is getoond enwaarvan zij foto’s hebben overgelegd als productie 25. Tenaanzien vandie trui is namensBakker c.s. ter zitting erkenddat deze namaak is, gelet op bijvoorbeeld de zeer slordigeafwerking aan de achterzijde van het grote op de voorkantvan de trui geborduurde Timberland-woord/beeldmerk.Dit was ook reeds gebleken uit de verklaring van Tim-berland op dit punt. Dit een en ander brengt de rechtbanktot de conclusie dat gedaagde sub 2, in weerwil van de stel-lingen van Bakker c.s. van het tegendeel, in ieder geval 342truien heeft verhandeld die inbreuk maken op deTimberland-merken. De rechtbank gaat er hierbij vanuitdat de passage in de door Polo c.s. overgelegde brief van deMakro aan hen gedateerd 1 maart 2002, waarin verbazingwordt uitgesproken over de kennelijke melding van SNBdat ’hetomorigineleTimberlandsgaatdieechterbeweerde-lijk niet door of namens Timberland of uw dealers binnendeEU inhet verkeer zijn gebracht’, niet departij betreftmetcode 08818 maar andere bij de Makro aangetroffen truien.Dit strookt ook met de daaropvolgende brief van SNB aanStockpoint B.V., waarin SNB immers onomwonden over desweaters met codenummer beginnendmet 08818 heeft ge-steld dat ’door The Timberland Company is vastgesteld datdit namaakgoederen zijn.’ In nr. 50 van de akte na pleidooi

zijdens Bakker c.s. hebben zij voorts aangegeven dat be-doelde Timberland-truien ’rechtstreeks vanuit het centraalmagazijn van gedaagde sub 3 teWoerden uitgeleverd [zijn]aan Stockpoint B.V.’, waarmee ook gedaagde sub 3 geachtmoetworden actief betrokken te zijn geweest bij de verhan-deling van voornoemde 342 inbreukmakende Timberland-truien.11 Deze inbreuk op de Timberland-merken wordt boven-dien te kwader trouw geacht, gelet op het feit dat de na-maak, zoals ter zitting is gebleken (zie hiervoor), eenvoudigvast te stellen was. Een eenvoudige inspectie had dit reedskunnen aantonen. Hierbij komt dat Bakker c.s. naar eigenzeggen een aanzienlijke jaaromzet in Timberland-producten genereren (€ 461.000), zodat van hen verwachtmag worden dat zij die vervalsing ook hadden moeten on-derkennen.Dit geldt eens temeer aangezienBakker c.s. eenbeduidend lagere inkoopprijs (€ 16,34) hebben betaald dande door Bakker c.s. zelf aangegeven voor hen gebruikelij-kere inkoopprijs van € 23,20 tot € 27,40 (prod. 19 Bakkerc.s.). Zij hadden zodoende alerter moeten zijn op eventuelenamaak, zodat in ieder geval voornoemde eenvoudige in-spectie van hen verwacht had mogen worden. Een derge-lijke alertheidhad temeervanhenverwachtmogenworden,aangezienBakker c.s. in het verleden reeds innamaakNike-shirts hebben gehandeld, waarbij kennelijk een (naar alge-meen bekendmag worden verondersteld: evident) onjuisteprijs van ƒ 10,– (€ 4,54) per shirt is gehanteerd. Het doorBakker c.s. verrichte onderzoek, waarbij zij verwijzen naarde verklaring van F.T. Bakker als weergegeven in r.o. 1.e (1ealinea), maakt dit oordeel niet anders. Evenmin vermag hetbetoog van Bakker c.s. hen te baten dat niet altijd even ge-kwalificeerde of ervaren werknemers betrokken zijn ge-weest bij de inkoop.Enerzijds omdat zij niethebbengestelddat dit ook bij de onderhavige aankopen het geval is ge-weest, anderzijds omdat dit feit voor hun rekening moetblijven.

Polo-truien12 Ten pleidooie is namens Bakker c.s. erkend dat de aldaarnamens Polo c.s. getoonde Polo-trui van hen, althans ge-daagde sub 3, afkomstig is. Ook van deze trui is duidelijkdat deze nagemaakt is, gelet op de onvoldoende gemoti-veerd weersproken verklaring van Polo op dit punt. Uit hetverhoor van F.T. Bakker blijkt voorts dat door klanten vanBakker c.s. gekochte Polo-truien zijn teruggebracht ’met demededeling dat na enkele keren wassen niet veel van detruien overbleef’. Evident is dat dergelijke truien niet vanPolo afkomstig kunnen zijn, daargelaten dat Polo c.s. heb-ben aangegeven niet (langer) in Mauritius te produceren,hetgeen echter wel in het nek-etiket vermeld staat. Aldus isduidelijk dat de verhandeling van deze namaaktruien eeninbreuk vormt op de Polo-merken.13 De rechtbank acht deze inbreuk evenwel niet te kwadertrouw, aangezien de namaak niet zozeer opvalt dat dit Bak-ker c.s. reeds bij aankoop en daaropvolgende verkoop daar-van had moeten opvallen. De hiervoor genoemde klachtenkwamen binnen toen de truien reeds waren verkocht, zo isnamens Bakker c.s. ten pleidooie aangegeven, hetgeen niet(voldoende) door Polo c.s. is weersproken. Bovendien heb-ben Bakker c.s. onweersproken gesteld dat Polo-truien nor-maliter niet tot hun assortiment behoren, zodat zij niet ge-acht kunnen worden nauwkeurig op de hoogte te zijn van



het uiterlijk van originele Polo-truien, noch de gebruike-lijkeplaats vanproductie.NamensPolo c.s. is bovendien tenpleidooie toegegeven dat door hen wel op enig moment inMauritius is geproduceerd, zij het polo’s en geen truien.

Vorderingen: verbod, nevenvorderingen, schade/winst14Vaststaat dat in elkgeval gedaagden sub2en3 (gezamen-lijk) nagemaakte Timberland-truien en gedaagde sub 3 na-gemaakte Polo-truien hebben verhandeld zodat in iedergeval jegens hen het gevraagde verbod kan worden toege-wezen. Of bij die handel evenwel ook de andere gedaagdenactief betrokken zijn geweest is vooralsnog onduidelijk ge-bleven. Niettemin kan dit evenmin worden uitgesloten,waarvoor van belang is dat de verkoop van nog niet alletruien, met name niet van alle Polo-truien, volledig in dezeprocedure opgehelderd is. Gedaagden bedienen zich voortsvan dezelfde handelsnamen (Bakker Sport en IntersportBakker), hebben dezelfde doelomschrijving, terwijl zij ingroepsverband tot elkaar staan (zie r.o. 1.d) en hebben alledezelfde plaats van vestiging (Alphen aan den Rijn). Aldusis het geenszins voor de buitenwereld kenbaar welke ven-nootschap verantwoordelijk is voor de verkoop in een be-paald filiaal. Het door Polo c.s. overgelegde bonnetje van deaankoop van eenPolo-trui vermeldt slechts ’Bakkersport’ teLeiderdorp (welkfiliaalbijgeenvandegedaagdenalsneven-vestiging bij de Kamers van Koophandel te boek staat) enook de facturen van levering vermelden als naam ’BakkerSport’ (voor de Timberland-truien) en ’Intersport Bakker’(voordePolo-truien).Voortsmoethetervoorgehoudenwor-den dat alle gedaagden, mede omdat hun respectievelijkebestuurders (al dan niet via gedaagde sub 2) telkens de factodezelfdenatuurlijkepersonenzijn,vanelkaars reilenenzei-len op de hoogte zijn. Bij deze stand van zaken kan genoeg-zaamworden aangenomendat van alle gedaagden een drei-ging tot inbreuk uitgaat, zodat een verbod voor de Beneluxmet eventuele nevenvorderingen (waarover hierna) jegensalle gedaagden kan worden opgelegd. Het voorgaandewordt ten overvloede overwogen voor zover Bakker c.s. bijantwoord niet reeds geacht moeten worden erkend te heb-bendatzij allehebbengehandeld inde litigieuze truien (bij-voorbeeld in punt 28: ’inkoopprijzen zoals thans door Bak-ker c.s. betaald’).15 Nu niet gesteld noch gebleken is dat Bakker c.s. tevensbuitendeBeneluxhandelhebbengedreven (daargelatendatalleen voor het woordmerk TIMBERLAND een beroep opeen internationalemerkinschrijving is gedaan, zie 1.a en b),zalhetop te leggenverbodzichnietbuitendat territoirheb-ben uit te strekken.16 Voor de sub II (tweede deel) gevorderde vernietiging vande truien is kwade trouw vereist (13bis BMW). Dit is geletop het onder 11 overwogene slechts toewijsbaar voor deTimberland-truien. Het sub II, eerste deel, gevorderdeterughaalgebod (vaststaat dat in ieder geval 360 truien zijngeleverd aan Bakker c.s. terwijl tot nog toe 342 truien zijnverantwoord met de levering aan Stockpoint) kan slechtsworden toegewezen in de vorm van een verzoek aan de be-treffende afnemers. Een dergelijk gebod zal zich voorts nietuitstrekken tot consumenten/eindgebruikers. Gegeven heteen en ander is niet uit te sluiten dat Bakker c.s. meer vandergelijke truien hebben verhandeld, zodat de tot hedenverrichteopgavevanvoormanenafnemerswellichtniet toe-reikend is en de vordering sub III zal worden toegewezen.

17 Sub V, VI en VII vorderen Polo c.s. zowel winstafdrachtvan € 22.800 als schadevergoeding (zonder bij dit laatsteoverigens een bedrag te noemen, zodat de rechtbank dit zalopvatten als een verzoekomdie schadenader te doenopma-ken bij staat). Voldoende aannemelijk is geworden dat Poloc.s. door de vastgestelde inbreuken mogelijk enige schadehebben geleden, die eventueel kan worden begroot aan dehand van de daarmee door Bakker c.s. gerealiseerde winst.De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat isderhalve voor toewijzing vatbaar. De rechtbank overweegtverder – onder verwijzing naar HR 14 april 2000, NJ 2000,489 – dat schade en winstafdracht niet onbeperkt kunnencumuleren. Een redelijke uitleg van art. 13A lid 4 en 13bisBMW brengt met zich dat niet meer dan een bedrag gelijkaanhetgrootstevandetotaalbedragengevorderdaanwinst-afdracht respectievelijkschadebestaandeuitgederfdewinstkan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde postenkunnen Polo c.s. dus na afloop van de schadestaatprocedurede grootste kiezen. Cumulatie van winstafdrachtmet even-tuele overige schadeposten (vermindering exclusiviteit vande merken en bijvoorbeeld buitengerechtelijke kosten) iswel mogelijk. In dit kader merkt de rechtbank tot slot nogop dat partijen zich in de schadestaatprocedure dienen uitte laten over de vraag of 13bis [lees: 13A, lid 5. Red.] BMWmet zich brengt dat aan 6:104BWeerst toepassing kanwor-den gegeven indien sprake is van kwade trouw (hetgeenslechts bij de Timberland-truien aanwezig wordt geoor-deeld).

Vorderingen: verbeurde boete18Aangaande de vordering tot betaling van verbeurde boe-tes wordt als volgt overwogen. Bakker c.s. hebben zich bij(akte na) pleidooi op het standpunt gesteld dat deonthoudingsverklaring betrekking heeft op (slechts) ge-daagde sub1 enbovendienF.T.Bakkerniet bevoegdwas omde onthoudingsverklaring te ondertekenen.De rechtbankoverweegt evenwel dat alle gedaagden aandieverklaring gebonden zijn te achten. Daarvoor is in de eersteplaats redengevenddatF.T.Bakker (al danniet via gedaagdesub 2) bestuurder was (en is) van alle gedaagden, terwijl deverklaring is afgelegd namens ’Intersport Bakker’ wat eenhandelsnaam is van alle gedaagden. Voorts is hierbij rele-vant dat Bakker c.s. bij antwoord (nr. 7) nog het standpunthuldigden dat de verklaring niet zozeer namens gedaagdesub 1 maar juist namens gedaagde sub 3 zou zijn onderte-kend, terwijl op de overgelegde factuur van de Nike-shirtsdie de inzet van de onthoudingsverklaring vormden hetKvK-nummer (38241 te Leiden) van gedaagde sub 2 staatvermeld. Gelet op dit een en ander en op de reeds gememo-reerde verregaande verwevenheid van gedaagden, is het ineen situatie als de onderhavige aan de natuurlijke persoondie als bestuurder een onthoudingsverklaring ondertekentom duidelijk aan te geven namens welke rechtspersoon hijdit doet, wil een andere rechtspersoon (met dezelfde han-delsnaam en behorend tot dezelfde groep) bij wie die na-tuurlijke persoon eveneens bestuurder is, zich erop kunnenberoepen dat die verklaring niet namens haar is afgelegd.Het is ook ongetwijfeld deze ’maskerade’ van vennoot-schappenmet dezelfde handelsnamen, statutaire vestigingen bedrijfsomschrijving (zie 1.d) die Polo c.s. er bij pleidooitoe zal hebben gebracht op te merken dat de verklaring na-mensgedaagde sub1zouzijnondertekend.Vaneengerech-



telijke erkentenis is in dit verband evenwel geen sprake, zo-als Bakker c.s. nog hebben aangevoerd. Te minder omdatPolo c.s. nimmer expliciet hun standpunt hebben verlatendat alle gedaagden aan de onthoudingsverklaring verbon-den zijn te achten.19 Voorts overweegt de rechtbank dat F.T. Bakker die alsnatuurlijk persoon fungeert als directeur/bestuurder vanalle gedaagden, hoewel slechts ’gezamenlijk bevoegd (metandere best./personen, zie stat.)’, geacht moet worden ookalle gedaagden daarbij rechtsgeldig te hebben gebonden.Als Bakker c.s. al niet destijds de schijn hadden opgeroependat F.T. Bakker tot ondertekening bevoegdwas (hij was im-mers kennelijk wel bevoegd de Nike-shirts zelfstandig na-mens gedaagden aan te schaffen en te verhandelen, zo blijktuit de overgelegde factuur van die shirts), dan moeten zijgeachtwordendeondertekeningstilzwijgendtehebbenbe-krachtigd vanwege hun langdurige stilzitten. Bij dit laatsteis van belang dat Bakker c.s. in elk geval niet hebben gesteldde onthoudingsverklaring niet gekend te hebben.20 Vanmisbruik van omstandigheden of bedreiging bij hetafleggen van een onthoudingsverklaring is – naar Bakkerc.s. kennelijkbedoelen te stellen– tenalgemenegeensprakedoor het enkele in het vooruitzicht stellen van een (al danniet lange en kostbare) juridische procedure. Daarvoor zijnbijzondere bijkomende omstandigheden nodig die onvol-doende gesteld noch anderszins gebleken zijn. Het desbe-treffende verweer van Bakker c.s. faalt dan ook.21 Vervolgens hebben partijen nog gedebatteerd over devraag of volgens de onthoudingsverklaring inbreuk te kwa-der trouw vereist is voor het verbeuren van boetes (zie 1.c’met het oogmerk’). Die vraag kan de rechtbank evenwel inhetmidden laten. Gegeven dat hiervoor immers reeds is ge-concludeerd dat in ieder geval gedaagden sub 2 en 3 con-creet 342 namaak Timberland-truien te kwader trouw heb-benverhandeld,wordendiegedaagdengeacht342x€ 454,–= € 155.362,– te hebben verbeurd (hoofdelijk), welk bedragbovendegevorderde somvan € 100.000,– ligt (waartoePoloc.s. hun vordering reeds hadden gematigd). Voor verderematiging is bij inbreuk te kwader trouw en gelet op de ove-rige omstandigheden van het geval geen plaats. De recht-bank acht geen bijzondere omstandigheden aanwezig diezouden moeten leiden tot de (verstrekkende) conclusie datookde andere dochter vangedaagde sub2 respectievelijk dezustervennootschapvangedaagde sub3, tewetengedaagdesub 1, voor dit handelen aansprakelijk zoumoeten wordengehouden. Tot slot wordt het betoog van Bakker c.s. gepas-seerd dat de Timberland-merken niet tot de krachtens deonthoudingsverklaring beschermde merken te rekenenzouden zijn. Genoegzaam is gebleken dat Timberland bijSNB is en (op hetmoment van de inbreukwas) aangesloten,terwijl een andere uitleg (bijvoorbeeld dat alleen Nike-producten daaronder zouden vallen) in strijd zou komenmet de immers veel ruimere bewoordingen van deonthoudingsverklaring.22 Als (grotendeels) in conventie in het ongelijk gesteldepartij, zullenBakker c.s. de kosten vandeprocedurehebbente dragen.

Beslissing:

De rechtbank:In conventiebeveelt gedaagdenmet onmiddellijke ingang elke (directe ofindirecte) inbreukopde tenprocesse bedoeldemerkrechtenvan eiseressen in de Benelux te (doen) staken en gestaakt te(doen) houden, en verbiedt gedaagden in het bijzonder metonmiddellijke ingangproductenwaaropde tenprocessebe-doelde merken van eiseressen of daarmee overeenstem-mendetekenszijnaangebracht,alsmedeeniganderproductwaarmee inbreuk wordt gemaakt op de ten processe dooreiseressen ingeroepen merkrechten, te (doen) importeren,vervaardigen, verhandelen, distribueren, verspreiden, invoorraad te (doen) houden, of aan te (doen) bieden;beveelt gedaagden om, binnen 48 uur na betekening van ditvonnis, bij alle opslagadressen, distributie- en verkoop-punten (indeBenelux)waar, naar zijwetenof redelijkerwijskunnen weten of vermoeden, inbreukmakende productenvoorhanden zijn, deze aldaar weg te (doen) halen, voorzover deze aan gedaagden toebehoren en zulks te ver-zoeken voor zover deze aan derden (niet zijndeconsumenten/eindgebruikers) toebehoren, zonodig onderbetaling of aanbieding van creditering van de desbetref-fende bezitters of houders daarvan (een en ander met inbe-grip van opkopen), en beveelt gedaagden voorts de inbreuk-makende Timberland-truien binnen evenvermelde termijnop hun kosten onder deurwaarderstoezicht te (doen) ver-nietigen,vanwelkevernietigingshandelingendedeurwaar-der (telkens) eenproces-verbaal van constateringzalhebbenop temaken, waarvan aanstonds een origineel zal dienen teworden verschaft aan de raadsman van eiseressen;beveelt gedaagden om, binnen 24 uur na betekening van ditvonnis, aan (de raadsmanvan) eiseressen schriftelijk endooreen registeraccountant geverifieerd – deugdelijk gespecifi-ceerd naar aantal, producthoeveelheid en prijs – volledigeen juiste opgave te doen van:a het aantal en de aard van alle door gedaagden bestelde,afgenomen en in voorraad gehouden inbreukmakende pro-ducten;b de volledige namen en adressen van al hun afnemers vaninbreukmakendeproductenindeBenelux (nietzijndeeind-gebruikers en/of consumenten);c alledoorgedaagdenreedsgeleverde inbreukmakendepro-ducten;d de inkoop- en verkoopprijzen van de inbreukmakendeproducten;e de met de verhandeling van de inbreukmakende produc-ten behaalde winst;een en ander gestaafddoormiddel vangoed leesbare orders,orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in-en verkoopbescheiden;veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiseressen van eendwangsom ten bedrage van € 2.200,– (...) voor elke dag ofiedere keer dat gedaagden in strijd mochten handelen metde bovenstaande bevelen, of enig gedeelte daarvan, danwel– en zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen (gezamen-lijk) – van € 225,– (...) voor ieder individueel inbreuk-makendproduct, tenaanzienwaarvan, respectievelijkwaar-mee, gedaagden in strijd mochten handelen met debovenstaande bevelen, of enig gedeelte daarvan;



veroordeelt gedaagden sub 2 en 3 hoofdelijk, des de één beta-lende de ander zal zijn gekweten, tot vergoeding aan eise-ressen van de schade of, ter keuze van eiseressen, tot het af-dragen aan eiseressen van de ten gevolge van diehandelingen genoten winst, een en ander op te maken bijstaat en te vereffenen volgens de wet;veroordeelt gedaagden sub 2 en 3 hoofdelijk, des de één beta-lende de ander zal zijn gekweten, tot betaling van de doorhenalsgevolgvanschendingvandeonthoudingsverklaringverbeurde boete ter hoogte van € 100.000,– (...), een en an-der vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag derdagvaarding tot aan die der algehele voldoening;veroordeelt gedaagden in de op deze procedure vallende kos-ten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen be-groot op € 2.425,– aan verschotten en € 7.105,– aanprocureurssalaris;verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;wijst hetmeer of anders gevorderde af;

In reconventie:verklaart eiseressen in hun reconventionele vordering niet-ontvankelijk.Enz.

Nr. 78 Rechtbank te Almelo, 21 september 2005

(Sunlounge/SunLounger 10.000)

Mrs. A.A.J. Lemain, H.J. Inden enM.E. vanWees

Art. 13A, lid 5 BMWVaststaat dat Ultra Sun, ondanks demededeling van Alisun dat

Ultra Sun inbreuk op haar merk maakte, het teken SunLounger nafebruari 2002 is blijven gebruiken. De stelling van Ultra Sun dat zijop grond van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Almelomocht aannemen dat zij door dit gebruik geen inbreukmaakte op hetmerkrecht vanAlisun dient teworden verworpen. Eenuitspraak vaneen voorzieningenrechter is immers niet meer dan een voorlopig oor-deel over een zaak, terwijl bovendien in dit geval tegen die uitspraaknog een rechtsmiddel konwordenaangewend, hetgeen ook is gebeurd.In verband daarmee dient het feit dat Ultra Sun kennelijk op de uit-spraak van de voorzieningenrechter te Almelo heeft vertrouwd, voorhaar rekening en risico te blijven. Hieruit volgt dat Ultra Sun bij hetgebruik van het teken SunLounger 10.000 niet te goeder trouw heeftgehandeld.

Art. 13A BMWNude bescherming van hetmerkrecht van Alisun is gebaseerd op

de BMW, kan haar vordering slechts worden toegewezen voor zoverdie betrekking heeft op de levering door Ultra Sun van inbreukma-kende artikelen die door haar binnen of vanuit de Benelux zijn aan-geboden en verkocht.

Art. 13A, lid 4 j˚ lid 5 BMWEen redelijke toepassingvandeze bepalingenbrengtmet zichmee

dat de vorderingen tot winstafdracht en schadevergoeding niet cu-mulatief kunnenworden toegewezen.

AlisunEuropeBVteHeerhugowaard, eiseres,procureurmr.E.M.M. van de Loo, advocaat mr. M.G. Jansen te Amster-dam,tegen

Ultra Sun International BV te Hengelo, gedaagde, procu-reurmr.G.J.Hollema,advocaatmr.M.N.vanHasselt teAm-sterdam.

a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 11 mei 2005 (mrs.A.A.J. Lemain, H.J. Inden enM.E. vanWees)

Ten aanzien van het recht:De feiten1Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, danwel niet ofonvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond vande inhoud vande overgelegde producties voorzover niet be-streden, staat tussen partijen het volgende vast.a De voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo, recht-doende in kort geding, heeft op 19 september 2002 tussenpartijen een vonnis gewezen. Daarin heeft de voorzie-ningenrechter, zakelijk weergegeven, onder meer overwo-gen dat het teken ’Sun lounge’ niet een zodanig individueelkarakter bezit dat het geschikt is omwaren onder dit tekenvansoortgelijkewarenteonderscheidenendeherkomstvaneen bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren.Alisun is bij het Gerechtshof te Arnhem van dit vonnis inhoger beroep gekomen.b Bij zijn arrest van 23 december 2003 heeft het Gerechts-hof te Arnhem voormeld vonnis van de rechtbank Almelovernietigd.Het Gerechtshof is in zijn arrest tot de conclusiegekomen datUltra Sun door het gebruik van de naam ’Sun-lounger 10.000’ inbreuk heeft gemaakt op het merkrechtvanAlisunmetbetrekking tothetmerk ’Sun lounge’.Voortsheeft het Gerechtshof te Arnhem in zijn arrest van 23 de-cember 2003 opnieuw rechtdoende:– Ultra Sun verboden om inbreuk te maken op het merk-recht ’Sun lounge’ van Alisun;– Ultra Sun veroordeeld om ieder gebruik van het teken’Sunlounger’ onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.Voorts heeft hetGerechtshof te Arnhem in zijn uitspraak determijn als bedoeld in artikel 260 Wetboek van burgerlijkerechtsvordering, waarbinnen de hoofdzaak aanhangigdient te worden gemaakt, gesteld op drie maanden na dedag van de uitspraak van het arrest.c De hoofdzaak is binnen de door het Gerechtshof te Arn-hem bepaalde termijn van drie maanden aanhangig ge-maakt.

Standpunten van partijen2 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld.Alisun is sinds 26 september 2001 houdster van het woord-merk ’Sun lounge’ door eerste depot en registratie van datmerk onder depotnummer 0997566 bij het Benelux-Merkenbureau, met werking voor de Benelux en geregis-treerd voordeklassen10 en11metbetrekking tot solaria enzonnebanken.Ultra Sunheeft door het gebruik van het teken ’Sunlounger10.000’ in het verleden inbreuk gemaakt op het merk SunLounge vanAlisun enzij heeft haar inbreukmakende activi-teiten ook na voormeld arrest van het Gerechtshof te Arn-hem voortgezet.Alisunheeft doorde inbreukmakendeactiviteitenvanUltraSun schade geleden en lijdt daardoor nog immer schade.In verband met het door Ultra Sun gemaakte merkinbreukvordert Alisun overeenkomstig de door haar in de dagvaar-ding op de bladzijden 6, 7 en 8 geformuleerde eis.



3 Ultra Sun heeft zich tegen de vorderingen van Alisun ver-weerd. Zij heeft daartoe, zakelijk weergegeven, het vol-gende aangevoerd.a Ultra Sun heeft niet te kwader trouw gehandeld. Zij heeftop grond van het voormelde vonnis van de voorzieningen-rechter te Almelo op goede gronden mogen aannemen datzij geen inbreukmaakte op hetmerkrecht vanAlisun.UltraSun heeft direct na ontvangst van het voormelde arrest vanhet Gerechtshof te Arnhem vermeden om het merk Sun-Lounger binnen de Benelux te gebruiken.b Alisun kan buiten de grenzen van de Benelux geen aan-spraakmaken opmerkbescherming.c Het arrest van het Gerechtshof te Arnhem kan niet andersworden gelezen dan dat het daarin vervatte gebod om iedergebruik van het teken ’Sunlounger’ te staken en gestaakt tehouden, alleen betrekkingheeft op ieder gebruik binnendeBenelux.d Ultra Sun heeft nimmer enig exemplaar van de UltrasunSunLounger 10.000 binnen de Benelux afgezet. De zonne-banken van dat type werden in Duitsland vervaardigd enzijn, voorzover verkoop en levering heeft plaatsgevonden,rechtstreeks vanuit Duitsland in niet tot de Benelux beho-rende landen verkocht en geleverd. Van export vanuit deBenelux is derhalve geen sprake geweest.Dat dit product, ook na voormeld arrest van het Gerechts-hof teArnhem,onderdenaamSunLounger inSloveniëwerdaangeboden, brengt geen inbreuk op het merkrecht vanAlisunmet zichmee.e Alisun heeft geen schade geleden ten gevolge van de ver-koopvanapparatuurdoorUltraSun.Alisunheefthaarmerktot voor kort niet of nauwelijks gebruikt. Eerst in 2004 isAlisun werkelijk gebruik gaan maken van het merk ’Sun-Lounge’. Bovendien richt Ultra Sun zich met haar produc-ten uitsluitend op de professionele markt, terwijl Alisunzich richt op de consumentenmarktmet producten van eengeheel andere kwaliteit en prijs.f Ultra Sun heeft niet aangehaakt bij de bekendheid van hetdoor Alisun gedeponeerdemerk Sunlounge.g Het merk SunLounger is in de markt van zonnebankeneenzwakmerkwaaraanweinigonderscheidendekrachtkanworden ontleend met dienovereenkomstige gevolgen voordemogelijkheid om schade te veroorzaken.

De beoordeling van het geschil en demotivering van de beslissing4 Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de EenvormigeBeneluxwet op de merken (verder: BMW), is de rechtbankbevoegd om van de vordering van Alisun kennis te nemen.

Verklaringen voor recht5 Ultra Sun betwist niet, althans doet zij dat onvoldoendegemotiveerd, datAlisun voorzover het het grondgebied vandeBeneluxbetreft, sinds26 september2001houdster isvanhet woordmerk ’Sun lounge’ voor onder meer zonneban-ken en solaria.Voorts heeft Ultra Sun de stelling van Alisun dat Ultra Sundoor het gebruik van het teken ’Sunlounger 10.000’ in hetverleden inbreuk heeft gemaakt op het merk Sun LoungevanAlisunniet, althans onvoldoendegemotiveerd, betwist.Ultra Sun heeft gesteld dat zij, direct nadat zij de uitspraakvan het Gerechtshof te Arnhem had ontvangen, haar bro-chures die bestemd waren voor verspreiding binnen de Be-nelux zodanig heeft aangepast dat daarin hetmerk of teken

Sunlounger niet meer voorkomt en dat zij een zonnebankwaarop het teken SunLounger 10.000 was aangebracht uithaar showroomheeft verwijderd.Op grond van het vorenstaande komt de rechtbank tot deconclusie dat vaststaat dat Ultra Sun in het verleden binnenhet grondgebied van de Benelux inbreuk heeft gemaakt ophetmerkrecht van Alisun.6 Alisun heeft de rechtbank onder meer verzocht te verkla-ren voor recht dat Ultra Sun inbreuk heeft gepleegd en in-breuk pleegt op hetmerkrecht Sun Lounge van Alisun.De rechtbankkanniet vaststellenofUltra Sunopdedagvande uitspraak van het eindvonnis nog steeds inbreuk pleegtop het merkrecht van Alisun, zodat dat deel van de vorde-ring dient te worden afgewezen.Aangezienuit rechtsoverweging5volgtdatUltra Sun inhetverleden inbreuk op het merkrecht van Ultra Sun heeft ge-pleegd, zal de rechtbank in haar eindvonnis de vordering inzoverre toewijzen dat zij voor recht zal verklaren dat UltraSun in het verleden inbreuk heeft gepleegd op merkrechtvan Alisun op hetmerk Sun lounger.7 Met betrekking tot de stelling van Ultra Sun dat zij opgrond van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Al-melo van 19 september 2002 op goede gronden aan heeftmogen nemen dat zij geen inbreuk op het merkrecht vanAlisun maakte en dat zij derhalve bij het gebruik van hetmerkSunLounger10.000niet tekwader trouwheeftgehan-deld, overweegt de rechtbank het volgende.8 Alisun heeft gesteld dat zij zich op 8 februari 2002 tot Ul-tra Sun heeft gewend met de mededeling dat Ultra Sun in-breuk maakte op merkrecht van Alisun en dat Ultra Sundaaropheeft geantwoorddat zij die inbreukniet zal staken.Ter staving vanhaar stellingheeftAlisunverwezennaar eenvan Ultra Sun afkomstig faxbericht d.d. 9 april 2002 (pro-ductie 4 bij conclusie van eis). Ultra Sun heeft de stellingenvan Alisun niet weersproken en niet betwist dat het fax-bericht van haar afkomstig is, zodat de rechtbank er vanuitzal gaan dat dit bericht door Ultra Sun is verzonden. In datfaxbericht stelt Ultra Sun zich op het standpunt dat hetmerk Sun lounge en het teken Sunlounger van Ultra Sunniet identiek zijn. Vaststaat dat Ultra Sun, ondanks de me-dedeling van Alisun dat Ultra Sun inbreuk op haar merkmaakt,het tekenSunLoungerna februari2002 isblijvenge-bruiken.De stelling van Ultra Sun dat zij op grond van de uitspraakvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelomocht aannemen dat zij door het gebruik van het tekenSunLounger geen inbreuk maakte op het merkrecht vanAlisun, dient te worden verworpen.Een uitspraak van een voorzieningenrechter is immers nietmeer dan een voorlopig oordeel over een zaak, terwijl bo-vendien in dit geval tegen die uitspraak nog een rechtsmid-del konworden aangewend, hetgeen ook is gebeurd. In ver-band daarmee dient het feit dat Ultra Sun kennelijk op deuitspraak van de voorzieningenrechter te Almelo heeft ver-trouwd, voor haar rekening en risico te blijven.Uit het vorenstaande volgt datUltra Sunbij het gebruik vanhet teken SunLounger 10.000, niet te goeder trouw heeftgehandeld en tevens dat de handelwijze van Ultra Sun je-gens Alisun onrechtmatig was.



9 Alisun heeft de rechtbank onder meer verzocht te verkla-ren voor recht dat Ultra Sun door inbreuk te maken op hetmerkrecht van Alisun jegens haar onrechtmatig heeft ge-handeld en handelt.Gelet op het vorenoverwogene, zal de rechtbank de vorde-ring van Alisun tot verklaring voor recht dat Ultra Sun on-rechtmatig jegens haar heeft gehandeld bij haar eindvonnistoewijzen.De rechtbankkanniet vaststellenofUltra Sunopdagvandeuitspraakvanhet eindvonnisnogsteedsonrecht-matig jegens Alisun handelt, zodat dat deel van de vorde-ring dient te worden afgewezen.

Staking van het gebruik van hetmerk Sunlounger of overeenkomendmerk10 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, gevorderd dat UltraSun wordt veroordeeld om de inbreuk op het merk vanAlisun,bestaandeuithetaanbiedenvanproductenvoorzienvan het teken Sunlounger of overeenkomend teken, te sta-ken en gestaakt te houden.11VoortsheeftAlisun, zakelijkweergegeven,gevorderddatUltra Sun wordt veroordeeld tot betaling van een dwang-som van € 5.000,– per individueel product, of, naar keuzevan eiseres, voor elke dag of gedeelte daarvan dat gedaagdehandelt in strijd met de onder rechtsoverweging 10 be-doelde veroordeling.12 Alisun heeft haar vordering gebaseerd op het feit dat zijdoor depot en registratie van het merk Sun lounge bij hetBenelux-Merkenbureau houdster van dat merk is gewor-den. De vordering is derhalve gestoeld op de BMW.13Ultra Sunbetwist niet (langer) dat zij het gebruik vanhetteken Sunlounger of een daarmee overeenstemmend tekendient te staken en gestaakt dient te houden. Wel heeft zijterecht aangevoerd dat het depot en de registratie bij hetBenelux-Merkenbureau met zich meebrengt dat de in derechtsoverwegingen 10 en 11 bedoelde vorderingen slechtsbetrekking kunnen hebben op het gebruik van het onder-havige merk binnen de tot de Benelux behorende landenNederland, België en Luxemburg.De BMW is immers gebaseerd op het door die drie landengesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van19 maart 1962.14 Tegen de veroordeling van [lees: tot. Red.] de door AlisungevorderdedwangsommenheeftUltra Sunzichniet verzet.15 Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank de in rechts-overweging 10 en 11 bedoelde vorderingen bij haar eind-vonnis toewijzen, voorzover het betreft het gebruik binnende Benelux van het teken Sunlounger of een daarmee over-eenkomend teken.

Productvoorraad16 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, gevorderd dat UltraSun wordt bevolen om binnen twee weken na de beteke-ning van dit vonnis alle producten die zijn voorzien van hetteken Sunlounger, die zij in voorraad heeft, te verwijderenen te vernietigen, zulks op straffe van de verbeurte van eendwangsom van € 5.000,– per individueel product of, terkeuze van Alisun, voor elke dag of gedeelte daarvan dat Ul-tra Sunmet de nakoming van dat bevel in gebreke blijft.17 Nu vaststaat dat Ultra Sun inbreuk op het merk vanAlisun heeft gemaakt en zij zich voorts niet tegen deze vor-dering heeft verzet, anders dan er terecht op te wijzen dathet merkrecht van Alisun niet verder gaat dan de grenzen

van de Benelux, zal de rechtbank de vordering van Alisunbijhaareindvonnistoewijzen,voorzoverhetbetreftproduc-tendieUltra SunbinnendegrenzenvandeBenelux invoor-raad heeft.

Overige vorderingen van Alisun18Met betrekking tot de vorderingen vanAlisun zoals dezezijn geformuleerd indepunten6 tot enmet 9 opbladzijden7 en 8 van de dagvaarding, zal de rechtbank Alisun opdra-gen zich bij akte uit te laten over de volgende vragen:1 met betrekking tot de vordering zoals geformuleerd inpunt 6:a ziet de vordering uitsluitend op de klanten van Ultra Sunof ook op de klanten van de dealers van Ultra Sun? Indiendit laatste het geval zou zijn, hoe stelt Alisun zich dit danvoor nu die dealers geen partij bij deze procedure zijn?;b ziet de vordering uitsluitend op producten die binnen deBeneluxaanklantengeleverdzijnofheeftdievorderingookbetrekking op het gebied daarbuiten?Indien dit laatste het geval is, waarop is de vordering dangebaseerd, nu Ultra Sun heeft gesteld dat de zonnebankenvan het type Sunlounger 10.000 in Duitsland zijn vervaar-digd en rechtstreeks vanuit dat land zijn geleverd aan klan-ten in niet tot de Benelux behorende landen?;c naar het voorlopig oordeel van de rechtbank kande vorde-ring van Alisun, nu deze op de BMW is gebaseerd uitslui-tend betrekking hebben op de verkoop van inbreukma-kende producten die in de Benelux zijn verkocht of dievanuit de Benelux zijn verkocht. Is het juist dat de vorde-ring van Alisun zo dient te worden gelezen?;d waaruit blijkt volgens Alisun dat Ultra Sun vanuit de Be-neluxinbreukmakendeproductenheeftaangebodenenver-kocht aan klanten buiten de Benelux?;2 met betrekking tot de vordering zoals geformuleerd inpunt 7:ziet deze vordering uitsluitend op de productie en de leve-ring binnen het grondgebied van de Benelux of ook op hetgrondgebied buitendeBenelux? Indiendit laatste het gevalzouzijn,opwelkegrondslag isdevorderingdangebaseerd?;3 met betrekking tot de vordering zoals geformuleerd inpunt 8:zietdezevorderinguitsluitendopdeverkoopendeverhuurbinnen het grondgebied van de Benelux of ook op hetgrondgebied buitendeBenelux? Indiendit laatste het gevalzouzijn, opwelke grondslag is de vorderingdangebaseerd?Op grond waarvan zou Ultra Sun bijvoorbeeld naar de me-ning van Alisun veroordeeld kunnen worden tot afdrachtvan de winst die zij zou hebben gemaakt op in Duitslandgeproduceerde en rechtstreeks vanuit dat land aan klantenbuiten het grondgebied van de Benelux geleverde produc-ten die waren voorzien van het teken Sunlounger 10.000?;4 met betrekking tot de vordering zoals geformuleerd inpunt 9:ziet deze vordering uitsluitend op het grondgebied van deBenelux of ook op het grondgebied daarbuiten? Indien ditlaatste het geval zou zijn ten gevolge van welke door UltraSun verrichte handelingen binnen het gebied van de Bene-lux zou Alisun dan schade hebben geleden?19 De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.



Rechtdoende:

I Draagt Alisun op om zich bij akte uit te laten over de inrechtsoverweging 18 gestelde vragen.II Verwijst de zaak voor het nemen van de onder I bedoeldeakte naar de civiel rolzitting van deze rechtbank van 8 juni2005.IIIHoudt iedere verdere beslissing aan. Enz.

b Eindvonnis, enz.

Ten aanzien van het recht:1 De rechtbank neemt hier over hetgeen dienaangaande invoormeld tussenvonnis d.d. 11 mei 2005 is overwogen enbeslist.

Klantenoverzicht2 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, gevorderd dat UltraSun wordt bevolen om binnen twee weken na betekeningvandit vonnisdoormiddel vaneendooreenregisteraccoun-tant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advo-caat van Alisun gespecificeerd opgave te doen van de klan-ten, aanwieproducten voorzien vanhet teken ’Sunlounger’zijn geleverd, alsmede –per klant – inzicht te verschaffen inreeds verkochte aantallen van het inbreukmakende artikel,de door haar gehanteerde verkoopprijs en alle omzet en debehaalde winst inzake de van het teken ’Sunlounger’ voor-ziene producten, zulks op straffe van verbeurte van eendwangsom van € 5.000,– per dag of gedeelte daarvan datUltra Sunmet de nakoming van het bevel in gebreke blijft.In haar akte d.d. 8 juni 2005 heeft Alisun verduidelijkt datzij in dit verband onder klanten uitsluitend verstaat derechtspersonen ennatuurlijkepersonen, aanwieproductenvoorzien van het merk ’Sunlounger’ rechtstreeks zijn gele-verd door Ultra Sun.3 Ultra Sun heeft zich niet specifiek tegen deze vorderingvan Alisun verweerd. Ultra Sun heeft echter wel, zakelijkweergegeven, aangevoerd dat de vorderingen van Alisunslechts kunnen worden toegewezen voor zover zij betrek-king hebben op het gebruik van het onderhavigemerk bin-nen de Benelux.4 Zoals in voormeld tussenvonnis door de rechtbank reedsis vastgesteld, staat vast dat Ultra Sun in het verleden in-breukheeft gemaaktophetmerkrecht vanAlisun,doorbin-nen het grondgebied van de Benelux waren aan te biedendie waren voorzien van hetmerk ’SunLounger 10.000’.Dit feit brengt met zich mee dat de vordering van Alisun,met inachtneming van hetgeen hieronder is overwogen,dient te worden toegewezen.5 Ultra Sun heeft terecht aangevoerd dat de beschermingvan hetmerkenrecht van Alisun beperkt is tot het grondge-bied van de Benelux, aangezien die bescherming is geba-seerd op de Eenvormige Beneluxwet op demerken (verder:BMW). Daaruit volgt dat de vordering van Ultra Sun [lees:Alisun. Red.] slechts kan worden toegewezen voor zover diebetrekkingheeft opde leveringdoorUltra Sunvan inbreuk-makende artikelen die door haar binnen of vanuit de Bene-lux zijn aangeboden en verkocht.VoortsdientdetermijnwaaropUltraSunaanhetbeveldientte voldoen in redelijkheid gesteld te worden op vier wekenna betekening van dit vonnis.

Producentenoverzicht6 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, gevorderd dat UltraSun wordt bevolen om binnen twee weken na betekeningvan dit vonnis een door een registeraccountant gecontro-leerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van de na-men en de adressen van alle bij de productie van de van hetteken ’Sunlounger’ voorziene producten betrokken(rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres vande (rechts)personen die deze producten aan Ultra Sun heb-ben geleverd of voor haar hebben geproduceerd, zulks opstraffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,– perdag of gedeelte daarvandatUltra Sunmet de nakoming vanhet bevel in gebreke blijft.7 Vast staat dat Ultra Sun inbreuk heeft gemaakt op hetmerkrecht van Alisun. Ultra Sun heeft zich niet tegen dezevordering van Alisun verweerd. De rechtbank zal de vorde-ring derhalve toewijzen, zij het dat de termijnwaaropUltraSun aan het bevel dient te voldoen in redelijkheid gestelddient te worden op vier weken na betekening van dit von-nis.

Winstafdracht en schadevergoeding8 Alisun heeft, zakelijk weergegeven, gevorderd dat UltraSun wordt veroordeeld tot volledige afdracht van de winstdie zij heeft genoten inzake de verkoop en verhuur van pro-ducten die waren voorzien van het teken ’Sunlounger’.Voorts heeft Alisun, zakelijk weergegeven, gevorderd datUltra Sunwordt veroordeeld tot betaling van schadevergoe-ding wegens de door haar gepleegde inbreukmakende acti-viteiten en onrechtmatige daad.9 Met betrekking tot deze vorderingen geldt mutatis mu-tandis hetzelfde als de rechtbank in de rechtsoverwegingen3 tot enmet 5 heeft overwogen.De rechtbank zal derhalve de vorderingen toewijzen, voorzover die betrekking hebben op de levering door Ultra Sunvan inbreukmakende artikelendie door haar binnenof van-uit de Benelux zijn aangeboden en verkocht.Een redelijke toepassing van de artikelen 13A lid 3 en lid 4[lees: lid 4 en lid 5. Red.] BMW, brengt echter met zich meedat de vorderingen tot winstafdracht en schadevergoedingniet cumulatief kunnenworden toegewezen.

Proceskosten10Ultra Sundient als de in het ongelijk gestelde partij in dekosten van deze procedure te worden verwezen.

Rechtdoende:

I Verklaart voor recht dat Ultra Sun inbreuk heeft gepleegdop hetmerkenrecht van Alisun op hetmerk ’Sun Lounge’.II Verklaart voor recht dat Ultra Sun door inbreuk te makenophetonder Ibedoeldemerkenrecht jegensAlisunonrecht-matig heeft gehandeld.III VeroordeeltUltra Sun om na betekening van dit vonnis deinbreuk op het merk van Alisun, bestaande uit het aanbie-den van producten voorzien van het teken ’Sunlounger’ ofovereenkomend teken, binnen de grenzen van de Benelux,te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurtevan een dwangsom van € 5.000,– (...) voor elke dag of ge-deeltedaarvandatUltra Sunmetdenakomingvandeze ver-oordeling in gebreke blijft, zulks met een maximum van€ 100.000,– (...).



IV Beveelt Ultra Sun om binnen twee weken na betekeningvan dit vonnis alle van het teken ’Sunlounger’ voorzieneproducten, die door Ultra Sun binnen de grenzen van deBenelux invoorraadgehoudenworden, te verwijderen en tevernietigen, op straffe vanverbeurte van eendwangsomvan€ 5.000,– (...) per individueel product ten aanzien waarvanUltra Sun met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft,zulksmet eenmaximum € 100.000,– (...).VBeveeltUltra Sunombinnenvierwekennabetekening vandit vonnis doormiddel van eendoor een registeraccountantgecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advocaatvanAlisungespecificeerdopgave tedoenvandeklanten aanwie binnen de Benelux dan wel vanuit de Benelux produc-ten voorzien van het teken ’Sunlounger’ zijn aangebodenen verkocht, alsmede – per klant – inzicht te verschaffen inreeds verkochte aantallen van het inbreukmakende artikel,de door haar gehanteerde verkoopprijs en alle omzet en debehaalde winst inzake de van het teken ’Sunlounger’ voor-ziene producten, op straffe van verbeurte van een dwang-som van € 5.000,– (...) per dag of gedeelte daarvan dat UltraSun met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft, zulksmet eenmaximum van € 100.000,– (...).VI Beveelt Ultra Sun om binnen vier weken na betekeningvan dit vonnis aan Alisun een door een registeraccountantgecontroleerd engecertificeerdoverzicht te verstrekkenvande namen en adressen van alle bij de productie van de vanhet teken ’Sunlounger’ voorziene producten betrokken(rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres vande (rechts)personen, die deze producten aan Ultra Sun heb-ben geleverd of voor Ultra Sun hebben geproduceerd, opstraffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,– (...)per dag of gedeelte daarvan datUltra Sunmet de nakomingvan dit bevel in gebreke blijft, zulks tot een maximum van€ 100.000,– (...).VII VeroordeeltUltra Sun, zulks ter keuze vanAlisun, tot het-zij de volledige afdracht van de winst die Ultra Sun heeftgenoten inzake de verkoop en verhuur van producten, diewaren voorzien en/of zijn voorzien van het teken ’Sunloun-ger’, voor zover Ultra Sun die producten binnen dan welvanuit de Benelux heeft aangeboden en verkocht of ver-huurd, hetzij betaling van de schade die Alisun heeft gele-den ter zake van de door Ultra Sun gepleegde inbreukma-kende activiteiten en onrechtmatige daad, voor zover hetbetreft activiteiten en handelingen die binnen danwel van-uit de Benelux zijn verricht, nader op te maken bij staat ente vereffenen volgens de wet en vermeerderd met de wette-lijke rente daarover vanaf 30 augustus 2002 tot aan de dagder algehele voldoening.VIII Veroordeelt Ultra Sun in de kosten van deze procedure,tot op heden aan de zijde van Alisun begroot op € 1.170,40(...) aan verschotten en € 1.356,– (...) wegens het salaris vanhaar procureur.IX Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.XWijst het anders ofmeer gevorderde af. Enz.

Nr. 79 Rechtbank te Utrecht, 2 november 2005

(GWK/Qpay)

Mr. H.J.H. vanMeegen

Art. 198, lid 3 RvArtikel 198, lid 3 RV bepaalt dat partijen verplicht zijn mee te

werken aan een door de rechtbank bevolen deskundigenonderzoek.Ook de vraag of van een partij kan worden verlangd mee te werkenaan een deskundigenonderzoek (en dus ook het overleggen van be-paalde gegevens) in het geval dit bewijs tegen zijn stellingen kan op-leveren,moet bevestigendwordenbeantwoord.De enkelemededelingvan verweerders dat zij niet bereid zijn hun software aan de deskun-dige over te leggen kan derhalve niet aan toewijzing van het verzoektot bevelen van een voorlopig deskundigenbericht in de weg staan.Het belangvanGWKbij het onderhavige verzoek is gelegen inhet feitdat zij meent aanwijzingen te hebben dat verweerders inbreuk ma-ken ophaar auteursrecht dat rust op de software van ’Contante Beta-lingen’. Om te kunnen beoordelen of het raadzaam is een (bodem)-procedure tegen verweerders te beginnen, wenst zij door middel vaneen voorlopig deskundigenbericht inzicht te krijgen in haar proces-kansen. Hier staat tegenover het belang van verweerders dat zij heb-ben bij het geheim houden van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.Nupartijen zich als concurrenten in dezelfde branche begeven, nog inhetgeheelnietvaststaatdaterdaadwerkelijk inbreukwordtgemaaktop het door GWK geclaimde auteursrecht, en verweerders in een eer-der stadiumGWK (onder geheimhouding) inzage in de software heb-ben aangeboden, is de rechtbank van oordeel dat GWK misbruikmaakt van haar bevoegdheid door onder deze omstandigheden eenvoorlopig deskundigenonderzoek te verlangen.

Art. 202 RvAan de rechter komt in beginsel geen discretionaire bevoegdheid

toe ten aanzien van een verzoek tot een voorlopig deskundigenonder-zoek.Dit is echter anders indien de rechter op grondvan in zijn beslis-sing te vermelden feiten en omstandigheden van oordeel is dat hetverzoek in strijd is met een goede procesorde, dat van de bevoegdheidtoepassing van dit middel te verlangen misbruik wordt gemaakt ofdat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaar-wichtig geoordeeld bezwaar.

GWK-Bank NV te Amsterdam, verzoekster, procureur mr.J.J.W.Remme, advocaatmr. J.M.B. Seignette teAmsterdam,tegen1AugustinusAntoniusAdrianusvanderStap,h.o.d.n.Qpayte Amersfoort,2 Dick Adriaan Pronk te Benthuizen,3 Remke AlbertinaMartha Schermer te Overveen,4 Qpay Holding BV i.o. te Amersfoort, verweerders, procu-reurmr. P.J. Soede, advocaatmr.M. A.Mak te Amsterdam.

2 Vaststaande feiten2.1 Van der Stap en Pronk zijn voormalig werknemers vanGWK. In verband met een reorganisatie bij GWK is hundienstverband per 1 november 2004 respectievelijk 1 ja-nuari 2005 beëindigd. Schermer heeft in de periode van1 april 2004 tot 31 juli 2004 op basis van een overeenkomstvan opdracht werkzaamheden voor GWK verricht.2.2 Van der Stap en Pronk zijn in hun functies bij GWK be-trokken geweest bij de ontwikkeling van het product ’Con-tante Betalingen’. Dit product is een geautomatiseerd sys-



teem dat consumenten in staat stelt om openstaandefacturen te voldoen door middel van een contante betalingop een betaalpunt.2.3 Van der Stap en Pronk hebben het product ’BetaalDirect’ ontwikkeld en dit ondergebracht bij Qpay. ’BetaalDirect’ bestaat uit een businessmethode waarbij een consu-ment een factuur kan betalen bij een winkel of bank die isaangesloten bij Qpay. Qpay verzorgt hierbij de administra-tieve en financiële backoffice afhandeling van de betaling.2.4 Qpay is door Van der Stap, Pronk en Schermer op 1 april2005 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer vanKoophandel en Fabrieken voor Gooi en Eemland.

3Het verzoek3.1 GWK is van mening dat verweerders onrechtmatigjegens haar hebben gehandeld door bij de ontwikkelingvan het product ’Betaal Direct’ gebruik te maken vanauteursrechtelijk beschermde computerprotocollen encomputersoftware van GWK. Daarnaast meent zij grondente hebben om aan te nemen dat Van der Stap en Pronk reedstijdens hun dienstverband bij GWKhebben gewerkt aan deontwikkeling van ’Betaal Direct’. Zij wijzen daarbij ondermeer op het feit dat de eenmanszaak Qpay al op 1 juli 2004is ingeschreveninhetHandelsregister.OokdedomeinnaamQpay.nl is reedsvoordebeëindigingvandedienstverbandengeregistreerd.3.2GWK is voornemens een vordering tegen verweerders inte stellen teneinde verder onrechtmatig handelen te voor-komen en schadevergoeding te vorderen. Alvorens daartoeover te gaan wenst GWK dat een deskundige op het gebiedvan systeemontwikkeling de beiden systemen (’ContanteBetalingen’ en ’Betaal Direct’) vergelijkt op de gebruiktebroncode en onderliggende architectuur. Daartoe zoudenbeide partijen een volledige beschrijving van de architec-tuur van de gebruikte software, waaronder een schemati-sche weergave, alsmede een beschrijving door middel vaneen SQl-script van het gebruikte datamodel en de broncodeaan de deskundigemoeten overleggen.

4Het verweer4.1 Verweerders betwisten dat zij onrechtmatig gehandeldhebben ten opzichte vanGWK. Zij stellen daartoe dat ’Con-tante Betalingen’ en ’Betaal Direct’ weliswaar raakvlakkenmet elkaar hebben,maar dat het twee verschillendeproduc-ten zijn. ’Contante Betalingen’ zou een product zijn dat opde frontoffice ziet, terwijl ’Betaal Direct’ juist de backofficevoor zijn rekening neemt.4.2Wat betreft het verzoek tot een voorlopig deskundigen-bericht zijn verweerders vanmening dat het verzoek wordtingesteld om te bewerkstelligen dat zij hun software ter be-schikking stellen. Qpaywenst haar software niet (meer) aanGWK of een deskundige te verschaffen en zal dit ook nietvrijwillig doen. Nu, naar demening van verweerders, Qpayniet gedwongen kanworden omde software van ’Betaal Di-rect’ aan de deskundige te overleggen, en de deskundigederhalve geen vergelijkend onderzoek zal kunnen verrich-ten, moet het verzoek worden afgewezen.Voor het geval dat de rechtbank van oordeel zou zijn dat opverweerders wel de verplichting rust om haar software af tegeven, hebben verweerders erop gewezen dat de softwarevertrouwelijk bedrijfsgegevens bevat en dat zij in een eer-der stadiumheeft aangebodenhaar software te laten onder-

zoeken. Nu GWK onder deze omstandigheden toch eenvoorlopig deskundigenonderzoek verlangd, zou zij mis-bruikmaken van haar bevoegdheid. Ook dit gegeven verzetzich, volgens verweerders, tegen toewijzing van het ver-zoek.

5 Beoordeling van het verzoek(...)5.2Wat betreft het verzoek tot het bevelen van een voorlo-pig deskundigenbericht overweegt de rechtbank als volgt.Een voorlopig deskundigenonderzoek als bedoeld in arti-kel 202 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering(Rv) kan ertoe dienen eenpartij demogelijkheid te verschaf-fen aan de hand van het uit te brengen deskundigenberichtzekerheid te verkrijgen omtrent de voor de beslissing vaneengeschil relevante feiten enomstandighedenenaldusbe-ter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedurete beginnen of voort te zetten. Aan de rechter die heeft teoordelen over het verzoek een dergelijk onderzoek te gelas-ten, komt naar vaste jurisprudentie – ondermeer verwoordin het arrest HR 19 december 2003, NJ 2004, 584 –- geendiscretionaire bevoegdheid toe. Hij dient het onderzoek inbeginsel te gelasten, mits het daartoe strekkende verzoekterzake dienend en voldoende concreet is en feiten betreftdie met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen wor-den. Dit is echter anders indien de rechter op grond van inzijn beslissing te vermelden feiten en omstandigheden vanoordeel is dat het verzoek in strijd is met een goede proces-orde, dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel teverlangenmisbruikwordt gemaakt of dat het verzoekmoetafstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig geoor-deeld bezwaar. Tegen deze achtergrond zullen hierna deverweren van verweerders worden besproken.5.3 Volgens verweerders zal de deskundige niet over de on-derliggende stukken kunnen beschikken. Zij voeren daar-toe aan dat zij niet bereid zijn hun software aan de deskun-dige te overleggen [lees: over te leggen. Red.] en dat zijdaartoe niet gedwongen kunnen worden aangezien in hetNederlands recht geen recht op afgifte van bewijsmateriaalbestaat. Nu de deskundige niets zal kunnen onderzoeken,dient het verzoek, zo luidt het verweer, te worden afgewe-zen.Naar het oordeel van de rechtbank kan dit verweer nietslagen. Artikel 198 lid 3 Rv bepaalt immers dat partijen ver-plicht zijn mee te werken aan een door de rechtbank bevo-len deskundigenonderzoek. Ook de vraag of van een partijkan worden verlangdmee te werken aan een deskundigen-onderzoek (en dus ook het overleggen van bepaalde gege-vens) in het geval dit bewijs tegen zijn stellingen kan ople-veren, moet bevestigend worden beantwoord. Dat hetonderzoek eventueel bewijs tegen een partij kan opleveren,maakt niet dat het bevelen van een voorlopig deskundigen-onderzoek afhankelijk moet worden gesteld van de bereid-heid tot medewerking van die partij (HR 12 juni 1953, NJ1954, 61).Doordezemedewerking teweigerenkan eenpar-tij weliswaar het onderzoek verijdelen, doch de rechtbankkan daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geradenacht. De enkelemededeling van verweerders dat zij niet be-reid zijn om de benodigde gegevens aan de deskundige terbeschikking te stellen, kanderhalve niet aan toewijzing vanhet verzoek in de weg staan.5.4 Nu het eerste verweer niet kan slagen, zal de rechtbankingaanophet door verweerders als tweede opgeworpen ver-



weer, namelijk datGWKmisbruikmaakt vanhaar bevoegd-heid door in de gegeven omstandigheden een voorlopigdeskundigenbericht te verlangen. Hieromtrent overweegtde rechtbank als volgt. Een verzoek tot het houden van eenvoorlopigdeskundigenberichtkanwordenafgewezenopdegrond dat van de bevoegdheid tot het bezigen van dit mid-delmisbruikwordtgemaakt.Vanzodanigmisbruikkanon-der meer sprake zijn wanneer GWK wegens de onevenre-digheid van de over en weer betrokken belangen inredelijkheidniet tothetuitoefenenvandiebevoegdheidkanworden toegelaten. Het belang van GWK bij het onderha-vige verzoek is gelegen in het feit dat zij meent aanwijzin-gen te hebben dat verweerders inbreuk maken op haar au-teursrechtdatrustopdesoftwarevan’ContanteBetalingen’.Om te kunnen beoordelen of het raadzaam is een (bodem)-procedure tegen verweerders te beginnen, wenst zij doormiddel van een voorlopig deskundigenbericht inzicht tekrijgen in haar proceskansen. Hier staat echter tegenoverhet belang van verweerders dat zij hebben bij het geheimhouden van vertrouwelijk bedrijfsgegevens. Het houdenvan een voorlopig deskundigenbericht brengt immers metzich mee dat verweerders hun werkwijze en ontwikkelde

softwaremet betrekking tot het product ’Betaal Direct’ zul-lenmoeten prijsgeven.Nupartijen zich als concurrenten indezelfde branche begeven, nog in het geheel niet vaststaatdat er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het doorGWK geclaimde auteursrecht en verweerders in een eerderstadium GWK (onder geheimhouding) inzage in de soft-ware hebben aangeboden, is de rechtbank van oordeel datGWK misbruik maakt van haar bevoegdheid door onderdeze omstandigheden een voorlopig deskundigenonder-zoek te verlangen. De rechtbank zal dan ook het verzoekvan GWK afwijzen.5.5 De rechtbank zal GWK, als de in het ongelijk gesteldepartij, veroordelen in de kosten van deze procedure.

6 Beslissing

De rechtbank:6.1wijst het verzoek af;6.2 veroordeeltGWK inde kosten vandit geding, tot aandezebeschikking aan de zijde van verweerders begroot op€ 908,– aan salaris procureur en € 244,– aan verschotten.Enz.

W E T G E V I N G

Rectificatie: Afschaffing waarmerkingsplicht

Tenonrechte is inBijbladnummer8/9devolgendezinopge-nomen in de nieuwe tekst van art. 52, lid 1 Row 1995.

’Daarnaast doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend hetbureau binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepa-len termijn een vertaling in het Nederlands toekomen van de conclu-sies van het verleende octrooi.’

De juiste, sinds 1 augustus jl. geldende tekst van art. 52, lid1 Row 1995 luidt:

1.Degene aanwie eenEuropees octrooi is verleend, doet hetbureau binnen een bij algemenemaatregel van rijksbestuurte bepalen termijn een vertaling in het Nederlands toeko-men van de tekst waarin het Europees Octrooibureau be-sluit dat octrooi te verlenen. Bij indiening van de vertalingwordt een bedrag betaald, waarvan de hoogte en de termijnwaarbinnenbetaling geschiedt, bij algemenemaatregel vanrijksbestuur worden bepaald.



B E R I C H T E N

Nieuwe boeken

GertWürtenberger, Paul vanderKooij, BartKiewiet enMar-tin Ekvad, European Community Plant Variety Protection; hand-boek op het gebied van kwekersrecht; Oxford University Press;ISBN-10: 0-19-928616-7, ISBN-13: 978-0-19-928616-4; £95,– (hardcover).

Guide on surveying the economic contribution of the copyright-basedindustries; Genève,WIPO, 2003.

Prof.mr.F.A.M.Stroink,Het bestuursrecht beschermd: liber ami-corum; DenHaag, SDU.

Mr. dr. J.J. Dijkstra enmr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert, Juri-dische aspecten van kennismanagement; deel 1 reeks Monografieën;Rotterdam, Essentials i.s.m. NVB; ISBN: 90 77252 02 9;€ 25,–.

PAO-cursus ’Recente jurisprudentie octrooirecht’

Datum: 31 oktober 2006;Tijd: 12.30 – 17.00 uur;Locatie: PAOUtrecht;Docenten: prof. mr. J.J. Brinkhof (cursusleider), mr. R.E. Eb-bink enmr. ir. F.A.T. van Looijengoed;Onderwerpen: de cursus ’Recente jurisprudentie octrooi-recht’ is de opvolger van de cursus ’Actualiteiten octrooi-recht’. Uitsluitend de belangrijkste uitspraken op het ge-bied van het octrooirecht van Kamers van Beroep van hetEuropees Octrooibureau en van Nederlandse en buiten-landse rechters worden behandeld;Prijs: € 450,–;NOvA-punten: 4;Inlichtingen/inschrijven: www.law.uu.nl/pao.

PAO-cursus ’Kunst en recht’

Datum: 17 november 2006;Tijd: 12.30 – 17.45 uur;Locatie: CentraalMuseum te Utrecht;Docenten: mr. R.J.Q. Klomp (cursusleider), prof. mr. F.W.Grosheide en prof. mr. C. Kelk;Onderwerpen: opmultidisciplinairewijzewordthet rechtbe-handeld van de (beeldende) kunsten; overzicht vanuit resp.

verbintenissenrecht, strafrecht en auteursrecht. De cursuswordt onderbroken voor een rondleiding van een uur langsde hoogtepunten van hetmuseum;Prijs: € 495,– (incl. boek, rondleiding enmuseumkaartje);NOvA-punten: 4;Inlichtingen/inschrijven: www.law.uu.nl/pao.

PAO-cursus ’Multidisciplinair internationaal recht’;Drieluik East Asian Business Law

Prijs: geheel drieluik: € 1250,–;NOvA-punten: 12 (geheel drieluik);Inlichtingen/inschrijven: www.law.uu.nl/pao.I ’Inleiding ondernemen in Oost-Azië’Datum: 16 november 2006;Tijd: 12.30 – 17.15 uur;Locatie: PAOUtrecht;Docenten: dr. W.M. Visser ’t Hooft, mr. J. Holthuis, prof. mr.F.W. Grosheide enmr. J.J.G. van der Zwaan LLM;Prijs: € 475,–;NOvA-punten: 4;II ’Ondernemen in Japan en Zuid-Korea’Datum: 23 november 2006;Tijd: 12.30 – 17.15 uur;Locatie: PAOUtrecht;Docenten: dr. W.M. Visser ’t Hooft, mr. G. Janssen en mr. E.van Solkema;Prijs: € 475,–;NOvA-punten: 4;III ’Ondernemen in China en Vietnam’Datum: 30 november 2006;Tijd: 12.30 – 17.15 uur;Locatie: PAOUtrecht;Docenten: prof. dr. G. Michielse, dhr. Y. Guo LLB, mw. N.Zhang LLM;Prijs: € 475,–;NOvA-punten: 4.

EPO Patent Information Conference 2006

Datum: 6 – 8 november 2006;Locatie: Coral BeachHotel te Paphos, Cyprus;Inlichtingen/inschrijven: www.european-patent-office.org/epidos/conf/epopic2006/index.php.



O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N

Register van Octrooigemachtigden

De directeur vanOctrooicentrumNederlandmaakt bekenddat de inschrijvingen van de volgende personen op de daar-bij vermelde datumophun verzoek zijn doorgehaald in hetregister van octrooigemachtigden:de heer dr. J.J. den Boer op 21 augustus 2006; de heer ir.C.J.A. Soutendam 31 augustus 2006; de heer drs. F.G.M.Hermans op 8 september 2006; de heer drs. F. Barendregtop 21 september 2006.

Op 5 september 2006 zijn ingeschreven in het register vanOctrooigemachtigden mevr. ir. T.B. Sazonova en de heer ir.A.J. Kruk.

N E C R O L O G I E Ë N

InMemoriammr. J.B. van Benthem(oud-voorzitter van de Octrooiraad, ex-president Euro-pees Octrooibureau)

Maandagochtend 11 september is de heer mr. J.B. (Bob)van Benthemop 85-jarige leeftijd overleden. De crematie-plechtigheid vond plaats op vrijdagmiddag 15 septemberin de aula van het crematorium Eikelenburg in Rijswijk.Mede door de overweldigende belangstelling uit Neder-landenEuropawasheteenindrukwekkendebijeenkomst.

Bob van Benthem werd in de toespraken uitvoerig ge-roemd om zijn vele grote verdiensten. Tijdens en na zijnloopbaan ontving hij al onderscheidingen van de staats-hoofdenvanBelgië,Oostenrijk, LuxemburgenDuitsland.Bij zijn pensionering in 1985 werd hij benoemd tot Com-mandeur in de orde vanOranje-Nassau.DeUniversiteitenvan München en Straatsburg hebben hem vanwege zijneminente verdiensten eredoctoraten verleend.

Bob van Benthem begon zijn loopbaan als juridisch amb-tenaar op 1 september 1946 bij de Octrooiraad. Al gauwgenoot hij waardering voor zijn werk als secretaris; de be-noeming tot lid en vervolgens juridisch ondervoorzittervan de Octrooiraad waren daarop een logisch vervolg. Op1 september 1968werd hij benoemd tot Voorzitter van deOctrooiraad. Vele malen vertegenwoordigde hij Neder-land op internationale bijeenkomsten over de industriëleeigendom. Hij heeft ruimschoots zijn bijdrage geleverdaan de voorbereidende werkzaamheden met betrekkingtot diplomatieke conferenties, o.a. de herziening van deConventie van Parijs te Stockholm (1967), Verdrag tot sa-menwerking inzake octrooien in Washington (1970), het

Europese Octrooi Verdrag te München (1973) en hetGemeenschaps-octrooiverdrag te Luxemburg (1975). Aande grote rol die hij heeft gespeeld bij de ontwikkeling vanhet industriële eigendomsrecht, zowel nationaal als inter-nationaal, heeft zijn opvolger, ir. J.J. Dekker, bij zijn af-scheid waarderende woorden gewijd (Bijblad 1977, blz.302/3).

Bob vanBenthemwordtwel de architect vanhet Europeesoctrooistelsel genoemd.Alsgeestelijk vader enpionier vanhet octrooiwezen in Europa was hij op doorslaggevendewijze betrokken bij de voorbereidende werkzaamhedenvoordeoprichtingvanhetEuropeesOctrooibureau (EOB).Tijdens de constitutionele vergadering op 19 oktober1977 werd hij gekozen als eerste president van het EOB.Met doorzettingsvermogen, grondige kennis van zaken,discipline, visie en overtuigingskracht gaf hij inMünchenzeven en een half jaar leiding aan het EOB. Voor zijn me-dewerkers was hij een voorbeeld vanwege zijn Europeseidealisme, gezonde verstand en ruime blik. ’Zijn overtui-gingskracht, persoonlijkheid en inzet droegen er in be-langrijke mate toe bij dat het Octrooibureau zich zo posi-tief heeft kunnen ontwikkelen’, aldus de huidige EOB-president, Alain Pompidou, in zijnwaarderendewoordenover de betekenis van de man die de eerste president vanhet EOBwas.Een groot en tegelijkertijd aimabelmens is heengegaan.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere dierbaren veelkracht en sterkte toe.

OctrooicentrumNederland, september 2006



No Job Name · 2013-11-01 · INHOUD Actualiteiten...

Documents

Transcript of No Job Name · 2013-11-01 · INHOUD Actualiteiten...