Guía para PYMEs Europeas sobre I+D en China · 2018-05-10 · pero puede usar el contrato para...

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Introducción a la I+D

Desarrolle su estrategia de I+D

Titularidad de la PI

Cesión de la PI

Creación de carteras de PI valiosas

Estudio de caso de una PYMEConsejos importantes

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Guía para PYMEs Europeas sobre I+D en China

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Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente la postura u opinión de la Comisión Europea. Los servicios de la Oficina de Información de DPI en China para PYME no son de naturaleza legal o consultiva y no se acepta ninguna responsabilidad derivada de cualquier acción realizada en base a sus servicios. Antes de ejercer acciones específicas en relación con la protección de los DPI o de la aplicación de derechos se recomienda a los clientes que consulten con un asesor independiente.

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1. Introducción a la I+D

Muchas PYMEs europeas no son conscientes de que l levan a cabo actividades de I+D en China porque carecen de laboratorios o instalaciones de investigación en tal país, pero de hecho gran parte de dichas empresas emprenden actividades que se pueden clasificar como investigación o como desarrollo. Algunos ejemplos de I+D incluirían una PYME que suscribe un contrato con una empresa local para utilizar a sus ingenieros para desarrollar un prototipo de un producto o aplicación comercial, o una PYME que trabaja con investigadores locales en una universidad china para diseñar una base de datos digital a la que pueden acceder a través de Internet usuarios en Europa.

La propiedad intelectual (PI) es un factor muy importante para las PYMEs europeas que vienen a China con la intención de aprovechar el potencial de mercado para el crecimiento de su negocio o contratar a personal

de desarrollo tecnológico. Al emprender actividades de I+D en China, se crea nueva propiedad intelectual y es preciso

derechos sobre la misma para evitar desacuerdos posteriores.

Esta guía pone de relieve algunas cuestiones importantes que se deben valorar cuando se l levan a cabo actividades de investigación y desarrollo en China, y describe estrategias y técnicas que podrían resultar útiles. Cabe destacar que las prácticas legales aquí descritas deben entenderse en el contexto de modelos específicos de negocio y métodos concretos de desarrollo de tecnologías.

2. Desarrolle su estrategia I+D

Cuando se abordan los derechos de propiedad intelectual (DPI) relacionados con la I+D, a menudo se piensa en aspectos como la titularidad de los DPI, la concesión de l icencias, el cumplimiento, etc. A pesar de que todos estos temas son importantes, es aconsejable analizar las siguientes c u e s t i o n e s a n t e s d e h a b l a r d e estructuras jurídicas con su abogado.

1) ¿Dónde está su mercado según su modelo de negocio actual?

Si se centra en el mercado chino, sus

Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaHerramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China


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socios comerciales en China podrían exigirle mucho, hasta compartir la propiedad de los DPI, a cambio de ayudarle a desarrollar el producto y el mercado.

2) ¿Quiénes serán los inventores?

Si los principales inventores no son de nacionalidad china, tendrá mucho más poder de decisión en lo que respecta al control de los DPI. Si, por el contrario, se espera que el equipo chino haga contribuciones esenciales, la titularidad de los DPI será un tema más delicado a la hora de negociar los términos del acuerdo. Para retener a los inventores tendrá que

e incentivos si no se les va a conceder la propiedad sobre la innovación.

Asimismo, es preciso tener en cuenta la situación jurídica de cada uno de los inventores chinos. Si se trata de un empleado de otra entidad, por ejemplo un investigador de una universidad local, puede que esté obligado por ley a ceder sus derechos de PI a dicho empleador. Hacer caso omiso de las obligaciones legales contraídas por el inventor puede causarle serios problemas.

3) ¿Esta tecnología será útil para otras áreas?

Muy a menudo, las PYMEs introducen una tecnología prometedora para desarrollar aplicaciones o productos adecuados para el mercado chino. Con frecuencia se hace hincapié en los DPI relacionados con

desarrollados. No obstante, la tecnología subyacente puede ser útil para otros sectores. El control de los DPI de la tecnología subyacente y el resultado de las iniciativas de I+D puede reportar beneficios mucho mayores.

4) ¿Está dispuesto a entregar sus DPI a cambio de acciones?

Los socios chinos con los que trabaje pueden ser igualmente celosos de los DPI. ¿Está dispuesto a intercambiar sus DPI por acciones, opciones sobre acciones y otras participaciones en sus empresas en

China? La respuesta a esta pregunta puede ayudarle a encontrar soluciones creativas en China.

5) ¿Qué ocurriría si su empresa fracasa en China?

Los DPI podrían ser el único activo que le quede si su negocio fracasa en China. Por ejemplo, si su negocio actual cierra, ¿puede utilizar con garantías la PI desarrollada en otro lugar, en otros campos o con otros socios? Ponerse en el peor de los casos le permitirá idear un plan de contingencia.

3. Titularidad de la PI

La titularidad de la PI es un problema menor si simplemente constituye su propia entidad en China para llevar a cabo todas las actividades de I+D. Puede optar por presentar solicitudes de patente a

China. Asignar los DPI a una entidad extranjera puede proporcionarle mayor flexibilidad para adaptarse a las futuras necesidades operativas y financieras de su negocio. Sin embargo, son cada vez más las



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empresas que solicitan los DPI a nombre de sus filiales chinas para optar a los planes de incentivos ofrecidos por los gobiernos locales chinos.

Si depende hasta cierto punto de su socio comercial, la t i tu lar idad de los DPI puede resul tar más complicada. A continuación se enumeran algunas fórmulas habituales:

Propiedad exclusiva de los DPI por parte de las PYMEs europeasPropiedad exclusiva de los DPI por parte de los socios comerciales chinosPropiedad compartida de las PYMEs europeas y los socios comerciales chinos. Las condiciones en que se desarrollará tal propiedad conjunta pueden estipularse por medio de contratos.

La cuestión de la propiedad puede ser delicada cuando concierne a PYMEs extranjeras y socios comerciales chinos. Un excesivo enfrentamiento por la propiedad pondrá en peligro futuras cooperaciones empresariales. Por tanto, es aconsejable revisar periódicamente los modelos de negocio establecidos y firmar siempre contratos de mutuo acuerdo en lo que se refiere a la propiedad, las cesiones y otras herramientas legales que impulsen sus intereses comerciales compartidos, de modo que la propiedad

se da cuenta de que la herramienta de software que ha desarrollado puede ser empleada para otro modelo de negocio con el cual su socio comercial chino no guarda relación, puede que tenga que redactar cuidadosamente el acuerdo de modo que le otorgue el margen de maniobra necesario para usar la tecnología en otros campos. De no hacerlo, es probable que ello conduzca a futuras disputas.

4. Cesión de la PI

La cesión de derechos de PI es un contrato que

otros su PI de manera gratuita o a cambio de regalías u otros servicios. En la mayoría de los contratos de I+D la cesión constituye un aspecto clave. Cuanta mayor influencia tenga el socio comercial en China

en lo que respecta a conocimiento del mercado y habilidad de ejecución, más probable es que se plantee la opción de la cesión de derechos.

E n l a p r á c t i c a , l a c e s i ó n d e d e r e c h o s e s probablemente una de las herramientas legales más importantes que las PYMEs suelen pasar por alto. En parte esto se debe a que las PYMEs no siempre confían en la eficacia y exigibilidad de los contratos que firman con sus socios chinos. Por ejemplo, se

con la ejecución de las resoluciones judiciales. Si bien estos temores no siempre son infundados, las PYMEs no deberían minimizar la importancia de los contratos, ya que la ausencia de un acuerdo por escrito implica estar avocado al desastre. Se deberían valorar cuidadosamente las opciones de cesión de derechos antes de entablar negociaciones.

En China están permitidos los tipos habituales de licencias, tales como la exclusiva y la no exclusiva. Las leyes y normativas están diseñadas para proporcionar una gran autonomía a las partes para que decidan qué hacer con sus licencias de PI. Las partes pueden negociar y alcanzar un acuerdo mutuo basándose en los siguientes términos:

Territorio de la licencia: ¿La licencia cubre China os es aplicable a nivel mundial? ¿Es preferible disponer de una licencia que cubra una

Duración de la licencia: ¿Cuando expira la l icencia? ¿Cómo debe renovarse? ¿Puede revocarse la licencia bajo ciertas circunstancias



Cesión de PI: ¿Va a ceder los derechos sobre sus patentes? ¿Qué piensa hacer respecto a los derechos de autor y las marcas comerciales? ¿Cómo abordará los tipos de PI menos habituales,

confidencial sobre los clientes o las habilidades especiales? Algunas innovaciones pueden no estar completamente protegidas por la patente, la marca comercial o las leyes de derechos de autor, pero puede usar el contrato para protegerse. Para más información sobre la protección de los secretos comerciales, consulte los siguientes documentos del Mostrador: «Guía para proteger los secretos comerciales en China» y «Guía sobre la utilización de contratos para proteger sus Derechos de Propiedad Intelectual en China».

Productos cedidos contemplados por la licencia: es preciso definir claramente qué tipos de productos o servicios cubre la licencia.

Regalías: puede optar por un pago a tanto alzado, por cánones periódicos, etc. o incluso no cobrar regalías durante un tiempo y luego

empezar a hacerlo. Asimismo, es preciso abordar

Limitaciones de la licencia: ¿Debe ofrecer garantías o acceder a todas las peticiones de su socio chino? Piense en la forma de limitar su exposición a responsabilidades.

Otros términos clave: cada licencia es diferente; una única plantilla no puede satisfacer todas sus necesidades. Trabaje con su abogado, piense en

sus socios comerciales.

Nota importante: en el contexto del desarrollo conjunto de PI, recuerde que la legislación china no permite a las empresas extranjeras retener la propiedad sobre mejoras introducidas por sus socios chinos a menos que estos sean remunerados de algún modo por dichas invenciones. La remuneración podría consistir en un pago en efectivo, dividendos, participación en el capital u otros tipos de derechos de propiedad. Las leyes chinas también exigen que la empresa extranjera que aporta las tecnologías apruebe la calidad y utilidad de las mismas, así como que asuma responsabilidades en caso de que tal tecnología infrinja los derechos legales de terceros. Por tanto, las PYMEs europeas y sus socios comerciales chinos deben alcanzar soluciones justas y viables antes de proceder a un acuerdo.

5. Creación de carteras de PI valiosas

Tras alcanzarse un acuerdo con los socios chinos sobre las cuestiones de propiedad y cesión de derechos, los pasos realmente necesarios para desarrollar una cartera de PI valiosa requieren de disciplina y buenas prácticas de gestión. Debido a las limitaciones presupuestarias de la mayoría de las PYMEs, no sería realista plantearse solicitar y registrar todas sus invenciones y, por lo tanto, es preciso llevar a cabo un análisis para determinar cuáles deben solicitarse. Recuerde que es prácticamente imposible hacer valer sus derechos o demostrar la propiedad sobre invenciones no patentadas.

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A continuación se muestra una lista de las acciones esenciales que se deben tener en cuenta:

Calidad de la redacción de las patentes: el proyecto inicial puede redactarse en chino o en un idioma extranjero. Incluso puede presentar una solicitud internacional (PCT) desde China si resulta conveniente desde un punto de vista estratégico y de costes. Sin embargo, si la solicitud ha de ser traducida, se debe prestar atención a la calidad de la traducción. Para más información sobre cómo registrar patentes en China, consulte la guía del Mostrador «Patentes y Marcas Comerciales en China».

Licencia de solicitud para extranjeros: si la invención ha sido desarrollada en China, ya sea por parte de ingenieros europeos o chinos, para presentar una solicitud de patente sobre dicho invento se precisa una licencia de solicitud para extranjeros, otorgada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). Las licencias se suelen conceder sin demora, a menos que la tecnología esté vinculada a aspectos controvertidos como la seguridad nacional.

Entidad solicitante: si una entidad china creada por una PYME extranjera, ya sea como única propietaria o con un socio chino, conserva la propiedad de todos los DPI, dicha entidad debe presentar una solicitud de patente en su propio nombre. Posteriormente, las patentes pueden transferirse o cederse a la PYME extranjera. Si una PYME extranjera logra ser propietaria en exclusiva de todas las tecnologías subyacentes a las actividades de I+D, puede solicitar las patentes en su nombre.

Transferencia de patentes tras la solicitud: el Gobierno chino ha impuesto restricciones (o prohibido, en ciertos casos) a la transferencia de la propiedad de ciertos tipos de tecnologías a personas físicas o jurídicas extranjeras. Dichas tecnologías son en su mayoría innovaciones únicas o con importantes efectos a largo plazo sobre los intereses sociales, económicos y

tecnológicos de China. Por ejemplo, se prohíbe la exportación de tecnologías relacionadas con la fabricación de medicina tradicional china, topografía, cría de ganado, cifrado y seguridad de redes informáticas. Si las PYMEs extranjeras creen que las tecnologías desarrolladas en el marco de las actividades de I+D en China son de esta naturaleza, es recomendable comprobar el Catálogo de Importaciones Prohibidas y Tecnología Restringida. Para más información, consulte la guía del Mostrador «Transferencia de Tecnología en China».

PI distinta a las patentes: además de las patentes, los derechos de autor y los secretos comerciales también pueden ser de gran importancia. La t i tu lar idad de la PI o los acuerdos de cesión deben incluir información pormenorizada sobre los derechos de autor y los secretos comerciales. En cuanto a los primeros, no es necesario registrar las obras ante autoridades como la Administración Nacional de Derechos de Autor, pero puede resultar útil como prueba de que se ostentan tales derechos.

Inscripción y registro de licencias: si se adopta una licencia de PI en actividades de I+D, es posible que la legislación china exija su registro e inscripción. Puede ser necesario registrar o inscribir las licencias de tecnología ante autoridades públicas locales, tales como el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y La Oficina

cumplir varios requisitos legales. Si la licencia cuenta con cláusulas de pago de regalías, la inscripción y el registro son obligatorios en virtud de las normas de control de divisas aplicables a los pagos remitidos desde bancos chinos a cuentas bancarias en el extranjero.

Normas de remuneración a empleados: si una PYME europea contrata a personas para llevar a cabo actividades de I+D y contribuir a las invenciones, conviene tener en cuenta las normas chinas de remuneración a empleados. Dichas normas tienen por objeto garantizar que

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por sus invenciones patentadas. La normativa en vigor permite que el empleador y los trabajadores establezcan cómo debe gratificarse a estos últimos por sus invenciones. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo entre empleador y trabajador, se aplicará la legislación china en materia de patentes. Por ejemplo, un inventor o «creador-empleado» puede reclamar el 2 % de

de las patentes de invención o de modelo de utilidad de las que son responsables. También se debe tener en cuenta que si la remuneración acordada en el contrato es demasiado baja (y

por tanto considerada «irrazonable» según la ley china) las disposiciones que la establecen serán declaradas nulas y el empleador deberá abonar una cuantía superior. Para conocer la definición de reembolso «razonable» se puede consultar la ley de patentes china, la cual estipula que, en ausencia de otros acuerdos, el empleador debe abonar al empleado responsable de una patente de invención un bonus de no menos de 3.000 CNY y, en el caso de las patentes de modelo de utilidad o de diseño, de 1.000 CNY. Para más información sobre contratos, consulte la «Guía del Mostrador sobre la utilización de contratos para proteger sus Derechos de Propiedad Intelectual en China».

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Ejercicio de estudio de caso

Una PYME europea ha creado un algoritmo y un prototipo de software únicos en el campo de los buscadores de vídeos. La PYME ha encontrado un prometedor socio comercial chino para emprender actividades conjuntas de I+D. El propósito de tales actividades es lanzar un producto de software adecuado para los motores de búsqueda chinos. El socio comercial chino cuenta con un equipo de I+D y una gran capacidad de comercialización en China, y ofrece una participación en su empresa actual a cambio de los derechos de PI sobre los futuros resultados de I+D. ¿Cómo deberían abordarse las cuestiones relativas a los DPI?

Consejo

Titularidad de la PI:europea mantenga la titularidad total sobre los DPI. Se podría optar por una titularidad compartida de la PI en China y exclusiva fuera de tal país.

Cesión de derechos: la PYME europea debe considerar las posibles aplicaciones del algoritmo y el software en otros sectores además del de los motores de búsqueda. La PYME podría plantearse conceder una licencia en exclusiva para el sector de los motores de búsqueda a los socios comerciales chinos pero reservarse el derecho a utilizar las tecnologías para aplicarlas a otros sectores, por ejemplo, los sistemas de vigilancia o de control del

debe tener en cuenta la posibilidad de que la empresa conjunta no prospere o se encuentre ante una situación como la quiebra del socio chino. Según la ley china de quiebras, la licencia otorgada a la entidad en bancarrota puede ser revocada sin compensación.

Cartera de PIsolicitud de patentes, gestionar las tecnologías no patentadas, los códigos fuente, etc. Este punto es fundamental para minimizar el riego de futuras disputas.

En primer lugar, debería revisar su estrategia de negocio y hacerse las siguientes preguntas: ¿Con quién está negociando? ¿Cuál es el potencial de sus tecnologías en I+D? ¿Cuáles son los peores desenlaces posibles?

Los dos elementos más importantes que se deben tener en cuenta al confeccionar un acuerdo de I+D

Para construir una PI de calidad es preciso gestionar varios aspectos importantes: la redacción de solicitudes de patente, la licencia de solicitud para extranjeros, la remuneración a empleados, etc.

Consejos importantes


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