El uso de marcas en InternetEl caso Google

(en Europa)

Maximiliano MarzettiPhD Candidate

European Doctorate in Law and EconomicsUniversità di Bologna & Erasmus Rotterdam Universiteit

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¿Cómo funciona Google Adwords?Google permite elegir como

palabra clave (keyword) la marca de un tercero. ¿Infracción marcaria?

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¿Cómo funciona un motor de búsqueda? Enlaces

Patrocinados(Adwords)

Resultados Naturales

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Francia

Casos:

1. Louis Vuitton Malletier (C-236/08)2. Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08)3. Centre national de recherche en relations

humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

contra Google France y Google, Inc.

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Petición de decisión prejudicial

• Cour de Cassation (Paris)

• Interpretaciones disímiles de tribunales europeos nacionales sobre si el uso de marcas como keywords en el servicio Adwords de Google constituye infracción marcaria

(Reino Unido: NO; Francia: SÍ; Alemania, Austria y Países Bajos: indecisos)

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Legislación

• Directiva 89/104/CEE del Consejo

Marcas Nacionales - Armonización

• Reglamento (CE) 40/94 del Consejo

Marca Comunitaria

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información/Directiva de Comercio Electrónico

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Elementos para que exista infracción marcaria (cumulativos)

1. Uso sin autorización del titular

2. Uso en el tráfico comercial

3. Uso para productos o servicios idénticos

4. Riesgo de confusión (incluye el de asociación)

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Opinión del Abogado General Poiares Maduro

1. El uso de keywords iguales o similares marcas de terceros por parte de anunciantes no infringe el derecho marcario europeo no hay riesgo de confusión (el internauta no es tonto, rechazo a la teoría del initial interest confusion)

2. Tampoco hay infracción de parte del proveedor de servicios de referenciación (no hay «uso» en sentido marcario)

3. Sin embargo, el proveedor de servicios de referenciación no se haya alcanzado por la exención de responsabilidad (hosting) de la Directiva de Comercio Electrónico

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Opinión del Abogado General Poiares Maduro

• El acceso de los usuarios de Internet a información relativa a una marca no debe limitarse al titular de la marca ni ser limitado por éste

• Riesgo de slippery slope: hoy contra enlaces patrocinados, mañana contra resultados naturales, etc. (chilling effect)

• Rechazo de la aplicación de la teoría del contributory infringement (US) de Google por sitios que ofrezcan o vendan falsificaciones

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Sentencia del Tribunal de Justicia(Gran Sala) de 23 de marzo de2010 (petición de decisiónprejudicial planteada por la Courde cassation — Francia)

(Asuntos C-236/08 a 238/08)10

1) [Omissis] el titular de una marca está facultadopara prohibir a un anunciante que, a partir de unapalabra clave idéntica a la marca, que hayaseleccionado sin consentimiento del titular en elmarco de un servicio de referenciación en Internet,haga publicidad de productos o servicios idénticos aaquellos para los que se ha registrado la marca,cuando dicha publicidad no permite o apenaspermite al internauta medio determinar si losproductos o servicios incluidos en el anuncioproceden del titular de la marca o de una empresaeconómicamente vinculada a éste o si, por elcontrario, proceden de un tercero.

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2) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido [establecido por la legislación marcaria]

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3) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE delParlamento Europeo y del Consejo debeinterpretarse en el sentido de que la norma se aplicaal prestador de un servicio de referenciación enInternet cuando no desempeñe un papel activo quepueda darle conocimiento o control de los datosalmacenados. Si no desempeña un papel de estetipo, no puede considerarse responsable alprestador de los datos almacenados a petición delanunciante, a menos que, tras llegar a suconocimiento la ilicitud de estos datos o de lasactividades del anunciante, no actúe con prontitudpara retirar los datos o hacer que el acceso a ellossea imposible. 13

Análisis del fallo

• El titular de la marca podrá impedir el uso de la misma como keyword por parte de competidores

• Establece un safe harbour para Google en Europa para su servicio de Adwords (vía analógica, proveedor de hosting)

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Dudas I

• ¿Qué pasa si el internauta usa una marca sólo para buscar información comercial sobre sus competidores?

• ¿Es Google mejor que los tratados internacionales para liberalizar el comercio internacional?

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¿Google Adwords como liberalizador del comercio internacional?

Para Emprendedores:• Disminuye las barreras de entrada a mercados y

regiones donde los costos de la publicidad tradicional son prohibitivos.

• No sufre presiones proteccionistas a la que están sometidos los países (rent seeking).

Para Consumidores:• Mayor competencia significa mayores

posibilidades de elección, productos de mayorcalidad a menores costos.

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Dudas II

• Permanece irresuelto el tema de la regulación dela WWW: los DPI son nacionales y el alcance deGoogle/Internet no reconocen fronteras.

• Riesgo de fragmentación regulatoria. GoogleAdwords no infringe el derecho de marcas enEuropa. ¿Y en EE.UU.? ¿Y en el esto del mundo?¿Forum Shopping?

• Además, la regulación asimétrica pueden crearventajas y desventajas competitivas para lasempresas según donde estén situadas/reguladas

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¿Regular Internet?

¿Cómo regulamos Internet?

¿Regulamos Internet?

¿Autoregulación? ¿Soft Law?

¿Tratado multilateral en materia marcas en Internet/indemnidad de los proveedores de servicios de referenciación pagos?

¿OMPI u OMC? ¿Otro foro?

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Repensando el análisis económico del derecho de marcas

• ¿Cuál es el fundamento para el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo?

• ¿Es el derecho a la marca igual al derecho de propiedad clásico?

• ¿Se puede adaptar el análisis canónico de Landes y Posner (1987 y 2003) y Economides (1998) a la economía de la Web 2.0?

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Gracias por su atención

Se agradecen críticas constructivas, destructivas, comentarios y

sugerencias:

maximiliano.marzetti@edle-phd.eu

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