SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 65-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y

136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: HALUX (denomi-

nativa). Actor: sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº

2010-00034 ...................................................................................................

Proceso 91-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 lite-

ral a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de

oficio, del artículo 135 literal i) de la misma Decisión; con fundamento en

la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca:

“BIZCOPAN ZAPATOCA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2011-00316 .....

Proceso 88-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en

la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la

República de Colombia. Actor: Sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL

AG. Marca: “ALDO” (denominativa). Expediente Interno N° 2011-00391 ...

Proceso 90-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 lite-

ral a), 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión; con fundamento en

la consulta solicitada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la República

del Perú. Marca: “REDITUX” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1059-

2009 ..............................................................................................................

Proceso 101-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos

154 y 155 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicita-

da por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte

Suprema de Justicia, de la República del Perú. Asunto: “Infracción de

derechos de propiedad intelectual”. Expediente Interno: Nº 064-2012 .......

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2230

Lima, 26 de agosto de 2013

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GACETA OFICIAL 26/08/2013 2.68

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losquince días del mes de mayo del año dos miltrece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, relativa a los artículos 134, 135literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, dentro delproceso interno Nº 2010-00034.

El auto de 25 de abril de 2013, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la refe-rida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad SODIMAC COLOMBIAS.A.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad THOMAS &BETTS INTERNATIONAL, INC. y sociedadCOOPER INDUSTRIES, INC.

a) Hechos.

1. El 28 de marzo de 2007, la sociedad SODI-MAC COLOMBIA S.A. solicitó, ante la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, el registrocomo marca del signo HALUX (denomina-tivo), para distinguir productos comprendi-

dos en la Clase 11 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 576 de 31de mayo de 2007. Contra dicha solicitud pre-sentaron oposiciones la sociedad THOMAS& BETTS INTERNATIONAL, INC sobre la basede su marca HAZLUX (denominativa) y lasociedad COOPER INDUSTRIES, INC. sobrela base de su marca HALO (denominativa)ambas registradas para distinguir productosde la Clase 11 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

3. Por Resolución Nº 7812 de 24 de febrero2009, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,declaró “infundada la oposición (…)” y negóel registro como marca del signo solicitado.Contra dicha Resolución la sociedad SODI-MAC COLOMBIA S.A. interpuso recurso dereposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 26623 de 28 de mayo de 2009,confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº36155 de 21 de julio de 2009, revocó el artícu-lo primero de la decisión contenida en laResolución Nº 7812, el cual quedó así: “De-clarar fundada la oposición presentada porla SOCIEDAD THOMAS & BETTS INTERNA-TIONAL, INC e infundada la oposición pre-sentada por la sociedad COOPER INDUS-TRIES, INC.”; y, confirmó en sus demás par-tes la Resolución Nº 7812. De esta maneraquedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. in-terpuso demanda contencioso administra-tiva contra las mencionadas resoluciones.

PROCESO 065-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el

Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Marca: HALUX (denominativa). Actor: sociedad

SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2010-00034.


b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. ensu escrito de demanda presentó los siguientesargumentos:

1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Deci-sión 486.

2. Entre los signos en conflicto no existe co-nexión competitiva “puesto que estamos enpresencia de signos que distinguen produc-tos de una misma clase (11) pero que po-drían coexistir en el mercado, teniendo encuenta que los productos que cada uno pro-tege son suficientemente diferentes (…)”. Lamarca registrada HAZLUX distingue “arte-factos para descargas eléctricas de alta in-tensidad y partes de los mismos” mientrasque la marca solicitada HALUX distingue“aparatos de alumbrado, especialmente, lám-paras, linternas y reflectores de luz”.

3. Afirma que, de acuerdo a la teoría de la finali-dad, los signos en conflicto tienen finalidadesde uso diferentes.

4. De acuerdo a la teoría de la sustitución yaque “Su finalidad es tan diferente, que la sus-titución se hace IMPOSIBLE”.

5. Los artefactos para descargas eléctricas dealta intensidad, productos distinguidos porHAZLUX, son destinados a un público espe-cializado.

6. Los productos distinguidos por los signos enconflicto “no presentan conexidad competiti-va capaz de generar riesgo de confusión (…)el examen no puede limitarse a concluir quepor tratarse de productos relacionados con la‘electricidad’ entonces presentan conexidadcompetitiva (…) se trata de productos muydiferentes con finalidades, consumidores ymercados totalmente diferentes. El exami-nador no puede entonces, apartarse de larealidad del mercado al momento de realizarel examen”.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-das “no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. El signo solicitado HALUX (denominativo) “en-cuadra dentro de las causales de irregistra-bilidad establecidas en el literal a) del artícu-lo 136 de la Decisión 486 (…)”.

3. Se negó el registro del signo solicitado ya que“se estableció que entre el signo solicitadoHALUX (Nominativo) y la marca HAZLUX, sepresentan similitudes susceptibles de gene-rar confusión o de inducir a error al públicoconsumidor en tanto la marca solicitada re-produce a la marca registrada en cinco desus seis grafemas, siendo el único elementodiferenciador la supresión de la letra ‘Z’ en susílaba inicial HA con respecto a la sílaba HAZde la marca registrada HAZLUX”.

4. Por lo que, “se observa que existen semejan-zas fonéticas y ortográficas al realizar el co-tejo sucesivo entre HALUX y HAZLUX, demanera que el cambio enunciado no es sufi-cientemente significativo para distinguirlasentre sí generándose por tal razón riesgo deconfusión entre los consumidores”.

5. Afirma que entre los signos en conflicto síhay conexión competitiva.

d) Tercero interesado.

La sociedad THOMAS & BETTS INTERNATIO-NAL, INC tercero interesado en el proceso, ensu contestación a la demanda manifestó:

1. El signo solicitado a registro HALUX estáincurso en la causal de irregistrabilidad con-tenida en el literal a) del artículo 136 de laDecisión 486 ya que entre los signos enconflicto existe similitud.

2. Afirma que “tanto desde el punto de vistavisual, como desde el de la gramática y lafonética de los signos, se puede evidenciarque entre ambos signos existe una ampliaserie de similitudes que saltan a la vista y aloído del consumidor (…)”.

3. Sobre el hecho de que la demandante mani-fiesta que no existe conexión competitivaentre los productos distinguidos por los sig-nos en conflicto “para el caso que nos ocupa


no es predicable que se trate de productosque aún estando en la misma clase del no-menclátor internacional son productos disí-miles (…). En consecuencia, el riesgo deconfusión y de asociación que resulta de lacomparación de la composición de las mar-cas cotejadas es aún más evidente y mani-fiesto al ponerse de presente los productosque pretenden identificar el signo cuyo regis-tro se solicita”.

4. De tal manera, afirma que entre los productosque distinguen los signos en conflicto sí hayconexión competitiva.

5. Entre los signos en conflicto hay riesgo deconfusión.

No se encuentra en el expediente copia a lacontestación de la demanda por parte del otrotercero interesado sociedad COOPER IN-DUSTRIES, INC.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión486 objeto de la solicitud de interpretación pre-judicial, forman parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina, conforme lo dis-pone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo HALUX (denominativo),fue el 28 de marzo de 2007, en vigencia de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo solicitado por el consultante se interpre-tarán los artículos 134 literal a), 135 literal b) y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

b) carezca de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.


1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles de re-presentación gráfica. La naturaleza del produc-to o servicio al cual se ha de aplicar una marcaen ningún caso será obstáculo para su regis-tro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido,da un concepto de marca, indica los requisitosque debe reunir un signo para ser registradocomo marca y hace una enumeración ejempli-ficativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acercadel origen o la calidad del producto o servicio.Este artículo hace una enumeración enunciativade los signos que pueden constituir marcas, porlo que el Tribunal dice que “Esta enumeracióncubre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propósi-to de extender el alcance de la noción de mar-ca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresdice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exi-

gir expresamente el requisito de la ‘perceptibili-dad’, porque ya está implícito en el propio con-cepto de marca como bien inmaterial en el prin-cipal de sus requisitos que es la aptitud distinti-va”. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen deMarcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Car-tagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio,2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráficajuntamente con la distintividad, constituyen losrequisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algoperceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso incluso, la ca-lidad del producto o servicio, sin riesgo de con-fusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).


Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo HALUX(denominativo), cumple con los requisitos delartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cote-jo marcario.

Se abordará el tema en virtud de que en el pro-ceso interno se debate el posible riesgo deconfusión y/o asociación entre el signo solici-tado HALUX (denominativo) y las marcas so-bre la base de las cuales se presenta la oposi-ción HAZLUX (denominativa) registrado a favorde la sociedad THOMAS & BETTS INTERNA-

TIONAL, INC. y la marca HALO (denominativa)registrada a favor de la sociedad COOPER IN-DUSTRIES, INC.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del refe-rido artículo 136, no son registrables como mar-cas los signos que, en el uso comercial, afec-ten indebidamente los derechos de terceros,especialmente cuando sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismos ser-vicios o productos, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación.Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de protegerlos según su grado de notorie-dad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios que


amparan, para que se configure la irregistra-bilidad, de donde resulta que el hecho de quelos signos en cuestión amparen productos oservicios que pertenezcan a diferentes clases,no garantiza por sí la ausencia de riesgo deconfusión y/o asociación, toda vez que dentrode los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión com-petitiva y en consecuencia, producir riesgo deconfusión y/o de asociación y como tal consti-tuirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo deconfusión será necesario verificar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-

janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base a prin-cipios y reglas que la doctrina y la jurispruden-cia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dichoriesgo de asociación, los empresarios se bene-ficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo


referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarsepor todos los medios la disección de las

denominaciones comparadas, en sus diver-sos elementos integrantes”. (Fernández-No-voa, Carlos. Fundamentos de Derecho deMarcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984,p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputae identificar la posible existencia o no de simili-tud o identidad, entre los signos en conflicto.Además, se recomienda al consultante la im-portancia de determinar la posible existencia ono de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema en razón a que el signo so-licitado HALUX es denominativo y los signossobre la base de los cuales se presenta laoposición por parte de THOMAS & BETTS INTER-NACIONAL, INC. es HAZLUX denominativa ypor parte de la sociedad COOPER INDUSTRIES,INC. es HALO denominativa.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acús-


ticas o fonéticas, formados por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de sig-nos se subdividen en: sugestivos que son losque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por el signo; y arbitrarios que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denomina-tivos, sean simples o compuestos, el Tribunalha manifestado que los signos deben ser obser-vados en conjunto y con la totalidad de loselementos que lo integran, sin descomponer suunidad fonética y gráfica, teniendo en cuentala totalidad de las sílabas y letras que formanlos vocablos de las marcas en pugna, sin per-juicio de destacar aquellos elementos dotadosde especial eficacia diferenciadora, atribuyen-do menos valor a los que ofrezcan disminuyandicha función. Para realizar esta labor, se con-sidera que el Juez Consultante deberá tenerpresente que:

1. Se considerarán semejantes las marcascomparadas cuando la sílaba tónica de lasmismas ocupa la misma posición y es idénti-ca o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclu-siva del administrador o juez nacional, en sucaso, quienes deben aplicar los criterios elabo-rados por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haberelementos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

4. Conexión competitiva entre productos dela misma Clase.

Además de los criterios referidos a la compa-ración entre signos, es necesario tener encuenta los productos que distinguen dichos sig-nos en la Clase 11 a efectos de establecer laposible conexión competitiva y en su caso apli-car los criterios relacionados con la misma. Enel presente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos ubicados en la misma clase y,que según el demandante son diferentes y es-pecifican el tipo de productos que amparan, elconsultante deberá analizar si se trata en efec-to de un caso de conexión competitiva.

A saber, el signo solicitado HALUX (denomina-tivo) distingue “aparatos de alumbrado, espe-cialmente, lámparas, linternas y reflectores deluz” y la marca registrada HAZLUX (denomi-nativa) distingue “artefactos para descargaseléctricas de alta intensidad y partes de losmismos”.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina señala que sehan elaborado algunas pautas o criterios quepueden conducir a establecer o fijar la similitudo la conexión competitiva entre los productos oservicios que se sintetizan: (i) La inclusión delos productos o servicios en una misma clasedel nomenclátor; (ii) Canales de comercializa-ción; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Re-lación o vinculación entre los productos o ser-vicios; (v) Uso conjunto o complementario deproductos o servicios; (vi) Partes y acceso-rios; (vii) Mismo género de los productos o servi-


cios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabi-lidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supues-to, y a fin de verificar la semejanza entre losproductos en comparación, el consultante ha-brá de tomar en cuenta, en razón de la regla dela especialidad, la identificación de dichos pro-ductos en las solicitudes correspondientes y suubicación en el nomenclátor; además podrá ha-cer uso de los criterios elaborados por la doctri-na para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre el producto identificado en la soli-citud de registro del signo como marca y elamparado por la marca ya registrada o ya solici-tada para registro. A objeto de precisar que setrata de productos semejantes, respecto de loscuales el uso del signo pueda inducir al públicoa error, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables al caso, concurran enforma clara y en grado suficiente, toda vez queninguno de ellos bastará, por sí solo, para laconsecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en laG.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002).

Debe considerar que, si bien el derecho que seconstituye con el registro de un signo comomarca, por virtud de la regla de la especialidad,en principio cubre únicamente los productos oservicios identificados en la solicitud y ubicadosen una de las clases de la Clasificación Intern-acional de Niza, la pertenencia de dos produc-tos o servicios a una misma clase no pruebaque sean semejantes, así como su pertenenciaa distintas clases tampoco prueba que seandiferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en elsentido de que los consumidores estimen quelos productos o servicios son sustituibles entresí para las mismas finalidades, y la comple-mentariedad, relativo al hecho de que los con-sumidores juzguen que los productos o servi-cios deben utilizarse en conjunto, o que el usode uno de ellos presupone el del otro, o que unono puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitivapodría surgir en el ámbito de los canales decomercialización o distribución de los produc-tos o servicios, provenientes de la identidad osimilitud en la utilización de medios de difusióno publicidad. En tal sentido, si ambos productoso servicios se difunden a través de los medios

generales de publicidad (radio, televisión o pren-sa), cabe presumir que la conexión entre ellosserá mayor, mientras que si la difusión se reali-za a través de revistas especializadas, comuni-cación directa, boletines o mensajes telefóni-cos, es de presumir que la conexión será me-nor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señaladoque: “serán competitivamente conexos todoslos productos vendidos en establecimientos es-pecializados o en pequeños lugares de expen-dio donde signos similares pueden ser confun-didos cuando los productos guardan tambiénrelación, ya que en grandes almacenes en losque se venden al público una amplia gama deproductos dispares, para evaluar la conexión sehace necesario subdividirlos en las diversassecciones que los integran, e involucrar en elanálisis aspectos tales como la identidad o dis-paridad de los canales de publicidad”. (Proceso50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739,de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clasede consumidor o usuario y su grado de aten-ción al momento de identificar, diferenciar yseleccionar el producto o servicio. A juicio delTribunal, “el consumidor al que debe tenerse encuenta para establecer el posible riesgo deconfusión entre dos marcas, es el llamado ‘con-sumidor medio’ o sea el consumidor común ycorriente de determinada clase de productos,en quien debe suponerse un conocimiento y unacapacidad de percepción corrientes (...)” (Pro-ceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 136 literal a) de laDecisión 486, también se encuentra prohibidoel registro del signo cuyo uso pueda inducir alpúblico a error si, además de ser idéntico osemejante a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, tienepor objeto un producto o servicio semejante alamparado por la marca en referencia, sea quedichos productos o servicios pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas, o se lo asocia el producto o servicio a unorigen empresarial distinto. Asimismo debeconsiderar que, cuando se dan los criterios deconexión competitiva, los mismos deberánaplicarse cuando concurran en forma clara y engrado suficiente y no en forma aislada.


En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo HALUX (denominativo), cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos enel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina y si no se encuen-tra incurso dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lamisma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión y/o de asociación para que se confi-gure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre losproductos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud fonética se da entre sig-nos que al ser pronunciados tienen un sonidosimilar. La determinación de tal similitud depen-de, entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarseen cuenta las particularidades de cada caso,pues la percepción por los consumidores de lasletras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y foné-tica.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de unsigno, se debe tener en cuenta la totalidad de

los elementos que lo integran y, al tratarse designos denominativos, es necesario conservarla unidad gráfica y fonética del mismo, sin serposible descomponerlo, tomando en cuenta loscriterios señalados en la presente interpretaciónprejudicial.

SEXTO: Además de los criterios referidos a lacomparación entre signos, es necesario teneren cuenta los criterios relacionados con la co-nexión competitiva entre los productos. En elpresente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos que pertenecen a la mismaClase 11, pero que especifican el tipo de pro-ducto que amparan, el consultante deberáanalizar si se trata en efecto de un caso de co-nexión competitiva, con base en los criteriosexpuestos en la presente interpretación pre-judicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2010-00034,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 15 días del mesde mayo del año dos mil trece, procede a resol-ver la solicitud de Interpretación Prejudicial for-mulada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera dela República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 770, de 16 de abril de 2013,recibido en este Tribunal vía correo electrónicoel mismo día, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,de la República de Colombia, solicita a esteTribunal interpretación prejudicial, a fin de resol-ver el Proceso Interno Nº 2011-00316.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedente del proceso interno que dio lugar ala presente solicitud, los siguientes:

II. LAS PARTES.

Demandante: MERCADO ZAPATOCA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO (SIC),DE LA REPÚBLICA DE COLOM-BIA.

Tercero interesado: HECTOR MIGUEL DÍAZPLATA.

1. Determinación de los hechos relevantes:

- El 28 de septiembre de 2009, el señor HÉC-TOR MIGUEL DÍAZ PLATA solicitó a la Su-perintendencia de Industria y Comercio elregistro de la marca BIZCOPAN ZAPATOCA(mixta) para distinguir “pan y bizcochería” de

la Clase 30 de la Clasificación Internacionalde Niza.

- Dicha solicitud fue publicada en la Gacetade la Propiedad Industrial Nº 610 de 30 denoviembre de 2009.

- Contra dicha solicitud, la sociedad MERCA-DO ZAPATOCA S.A. formuló oposición confundamento en la confundibilidad con lasmarcas previamente registradas ZAPATO-CA (mixtas), de certificados de registro Nº362305, Nº 393894 y Nº 17185, pertenecien-tes a las Clases 29 y 30 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

- Mediante Resolución Nº 22052, de 28 de abrilde 2010, la Dirección de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio declaró fundada la oposición presentadapor la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A.y denegó el registro de la marca BIZCOPANZAPATOCA (mixta).

- Contra la citada Resolución, el solicitanteinterpuso recurso de reposición y en sub-sidio el de apelación. El primero fue resueltomediante Resolución Nº 29920, de 10 de ju-nio de 2010, en el sentido de revocar la Re-solución Nº 22052 y declarar infundada laoposición presentada, otorgando así el re-gistro solicitado.

- La sociedad opositora interpuso recurso deapelación, el mismo que fue resuelto median-te Resolución Nº 15959, de 28 de marzo de2011, confirmando la Resolución Nº 29920,quedando así agotada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la demanda:

La sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A. ma-nifestó en su demanda lo siguiente:

PROCESO 091-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo

135 literal i) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada porel Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

de la República de Colombia. Marca: “BIZCOPAN ZAPATOCA” (mixta).Expediente Interno: Nº 2011-00316.


- Es titular de las marcas ZAPATOCA (mixta)en las Clases 29 y 30.

- “Con las resoluciones demandadas la enti-dad oficial violó el artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. (…) Observamos que la marcapretendida a registro reproduce el 100% de lamarca registrada, lo que implica que encon-trar diferencias basadas en la expresiónBIZCOPAN, resulta totalmente improceden-te, pues de hecho son expresiones que pue-den ser utilizadas por cualquier empresario”.

- “Adicionalmente es importante tener encuenta el tema relacionado con la conexidadde productos y servicios, tema que es des-cartado por completo por parte de la Super-intendencia de Industria y Comercio, pues demanera arbitraria y subjetiva llega a la con-clusión que los signos no son semejantes ypor tanto realizar examen de comparación delos productos y servicios de cada uno esinnecesario (…)”.

- “La reproducción total verbal y conceptualde la expresión ZAPATOCA previamente re-gistrada como marca comercial para distin-guir productos de la Clase 30 de la Clasifica-ción Internacional de Niza genera confundi-bilidad marcaria y se produce riesgo de con-fusión o de asociación entre los signos enconflicto”.

3. Fundamentos de la contestación a la de-manda:

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO (SIC) manifestó lo siguiente:

- “Con la expedición de las resoluciones acu-sadas proferidas por el Jefe de la División deSignos Distintivos y el Superintendente De-legado para la Propiedad Industrial de laSuperintendencia de Industria y Comercio,no se ha incurrido en violación alguna de lasnormas contenidas en la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina”.

- “Teniendo en cuenta los criterios jurispru-denciales y doctrinarios de confundibilidadencuentra que los signos BIZCOPAN ZA-PATOCA (mixto) y ZAPATOCA (mixto), des-

pués del primer impacto general, no son sus-ceptibles de crear confusión o riesgo de aso-ciación, pues a pesar de que coinciden en lapalabra ZAPATOCA, es preciso señalar quepor tratarse de un término de uso común(pues hace referencia a una ciudad ubicadaen el departamento de Santander) y por endecarente de los elementos de novedad y fanta-sía debe excluirse de su cotejo al no brindarelementos para determinar la originalidad delas marcas materia de debate”.

- “En el aspecto nominativo, salta a la vista unelemento adicional como lo es la expresiónBIZCOPAN, la cual goza de las característi-cas de originalidad y fantasía, por tratarse deuna unión de los términos “bizcocho” y “pan”,el cual no es de uso común en la comunidad.Adicional a ello, se cuenta con una composi-ción gráfica que, junto con el resto de loselementos de la marca, evitan que se pre-sente de forma alguna riesgo de confundi-bilidad con las marcas alegadas por el accio-nante”.

No se envía copia de la contestación de la de-manda del tercero interesado HECTOR MI-GUEL DÍAZ PLATA, por cuanto mediante autode 26 de junio de 2012 se resolvió no tenerla porcontestada.

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Orde-namiento Jurídico de la Comunidad Andina, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez Consultante solici-ta la interpretación prejudicial de los artículos134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina. Se proce-derá a interpretar los artículos 134 literales a)y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. De ofi-cio, se interpretará el artículo 135 literal i) de lamisma Decisión.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:


DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

i) puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia geográfica, la naturaleza, el modode fabricación, las características, cuali-dades o aptitud para el empleo de los pro-ductos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:


(…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el presente caso, el señor HÉCTOR MIGUELDÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia deIndustria y Comercio el registro de la marcaBIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distin-guir “pan y bizcochería” de la Clase 30 de laClasificación Internacional de Niza.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido, da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal señala que: “Esta enumeracióncubre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propósitode extender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDADVIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel OteroLastres señala que: “(…) es un acierto del ar-tículo 134 no exigir expresamente el requisito


de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícitoen el propio concepto de marca como bien in-material en el principal de sus requisitos que esla aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Ma-nuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 delAcuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica delPerú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

• La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imáge-nes, fórmulas u otros soportes, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor.

• La distintividad, es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y dife-renciar en el mercado los productos o servi-cios, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y cons-tituye el presupuesto indispensable para queésta cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y, en sucaso, incluso, la calidad del producto o servi-cio, sin riesgo de confusión o asociación.

Para efectos de registro del signo, de conformi-dad con el literal a) del artículo 135 de la Deci-sión 486 se exige que: “(…) el signo deberá serapto para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de otros idénticos osimilares, con el objeto de que el consumidor ousuario los valore, diferencie y seleccione, sinriesgo de confusión o de asociación en torno asu origen empresarial o a su calidad (…) estaexigencia se expresa también a través de laprohibición contemplada en el artículo 135, lite-ral b, de la Decisión 486 en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA YSUS SUELAS”, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-

gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo solicitadoBIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) para distinguirproductos comprendidos en la Clase 30, cumpleo no con los requisitos del artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, y si no se encuentra dentro de las cau-sales de irregistrabilidad previstas en los artícu-los 135 y 136 de la referida Decisión.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el presente caso, el señor HÉCTOR MIGUELDÍAZ PLATA solicitó a la Superintendencia deIndustria y Comercio el registro de la marcaBIZCOPAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir“pan y bizcochería” de la Clase 30 de la Clasifi-cación Internacional de Niza. Contra dicha soli-citud, la sociedad MERCADO ZAPATOCA S.A.formuló oposición con fundamento en laconfundibilidad con las marcas previamenteregistradas ZAPATOCA (mixtas) de las Cla-ses 29 y 30 de la Clasificación Internacional deNiza.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintividad.Establece que no son registrables signos quesean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrina


tradicionalmente se ha referido a dos clases:al de confusión y/o de asociación. Actualmente,la lista se ha extendido y se han clasificadootros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-ger los signos distintivos según su grado denotoriedad 1.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El ries-go de confusión es la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto piense queestá adquiriendo otro (confusión directa), o quepiense que dicho producto tiene un origen em-presarial diferente al que realmente posee (con-fusión indirecta). El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-mica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominati-va: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Ofi-cial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o de asociación entre losconsumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

• La similitud ortográfica. Se da por la se-mejanza de las letras entre los signos a com-pararse. La sucesión de vocales, la longitudde la palabra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión.

• La similitud fonética. Se da por la coinci-dencia en las raíces o terminaciones, y cuan-do la sílaba tónica en las denominacionescomparadas es idéntica o muy difícil de dis-tinguir. Sin embargo, se debe tener en cuen-ta las particularidades de cada caso, paradeterminar una posible confusión.

• La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Reglas para el cotejo entre signos distinti-vos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, te-niendo en cuenta su unidad ortográfica, audi-tiva e ideológica.

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcasposeen una imagen atractiva que puede ser empleadaen la promoción de productos o servicios distintos. Lacreación de esta imagen no es casual, sino que obe-dece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se venexpuestos estos signos son: dilución del valor atrac-tivo de la marca, uso parasitario de las representacio-nes positivas que condensa el signo, utilización de lamarca para productos o servicios distintos de formaque pueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradi-cionalmente por el sistema de marcas, sólo el prime-ro (dilución del valor atractivo de la marca) era mere-cedor de una protección ampliada. Para ello la marcadebía revestir determinadas características, entre lascuales, era relevante la implantación del signo enprácticamente la totalidad del público de los consu-midores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo demarcas debían merecer una protección contra losotros riesgos señalados. La conclusión a la que sellegó fue que el fundamento común a estos riesgos, noera tanto la gran implantación que goza el signo en eltráfico económico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o se tratade dañar negativamente. Surgen entonces los térmi-nos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’para definir a este nuevo tipo de signo que condensauna elevada reputación y prestigio que lo hace mere-cedor de una protección más allá de la regla de laespecialidad”.


• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión y/ode asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presunto com-prador, pues un elemento importante para elexaminador, es determinar cómo el productoo servicio es captado por el público consumi-dor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 dejulio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca:“DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS

En el presente caso, se comparan el signo so-licitado BIZCOPAN ZAPATOCA (mixto) con lasmarcas previamente registradas ZAPATOCA(mixtas).

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado. La jurisprudencia indica: “La marca mixtaes una unidad, en la cual se ha solicitado elregistro del elemento nominativo como el gráfi-co, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su inte-gridad y no a sus elementos por separado”. 2

En la comparación entre marcas mixtas, el ele-mento predominante en el conjunto marcario

será el denominativo, como norma general;aunque en algunos casos pueda ser más im-portante el elemento gráfico; en todo caso, en lacomparación entre los signos mixtos deberáexaminarse todo el conjunto, tanto el elementográfico como el elemento denominativo, vista surelevancia para que el público consumidor iden-tifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina queen la marca mixta predomina el elemento deno-minativo compuesto, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que para esepropósito ha establecido la doctrina; y, si porotro lado, en la marca mixta predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendoéstas coexistir pacíficamente en el ámbito co-mercial.

Con base a los criterios expuestos, el JuezConsultante deberá identificar cuál de estoselementos prevalece y tiene mayor influenciaen la mente del consumidor, si el denominativocompuesto o el gráfico, y proceder a su cotejocon el elemento correspondiente del otro signoa fin de determinar el riesgo de confusión, con-forme a los criterios contenidos en la presenteinterpretación.

Fernández Novoa ofrece los siguientes cri-terios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:Marca: “LOREX”.

“(...) ha de ser realizada una visión de con-junto o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 3

Dentro de las marcas denominativas están lasdenominativas compuestas, que son las inte-gradas por dos o más palabras. Al respecto, elTribunal ha establecido que: “No existe prohibi-ción alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significa-ción conceptual, con o sin el acompañamientode un gráfico (...)”. 4

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo compuesto,caso que haya de juzgarse sobre el riesgo deconfusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo y node esta marca, resultando que no habrá riesgode confusión “cuando los vocablos añadidos alos coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficaciaparticularizadora que conduzca a identificar elorigen empresarial evitando de este modo queel consumidor pueda caer en error”. 5

En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 6

4. PALABRAS DE USO COMÚN, GENÉRICASY DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓNDE LOS SIGNOS. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, la SUPERINTENDENCIADE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) manifestóque: “Teniendo en cuenta los criterios jurispru-denciales y doctrinarios de confundibilidad en-cuentra que los signos BIZCOPAN ZAPATOCA(mixto) y ZAPATOCA (mixto), después del pri-mer impacto general, no son susceptibles decrear confusión o riesgo de asociación, pues apesar de que coinciden en la palabra ZAPA-TOCA, es preciso señalar que por tratarse de untérmino de uso común (pues hace referencia auna ciudad ubicada en el departamento de San-tander) y por ende carente de los elementos denovedad y fantasía debe excluirse de su cotejoal no brindar elementos para determinar la origi-nalidad de las marcas materia de debate”.

Por otro lado, el demandante alegó que la pala-bra BIZCOPAN es genérica e informa sobre lanaturaleza de los productos a distinguir.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pa-labras, prefijos o sufijos, raíces o terminacio-nes, que individualmente consideradas puedenestimarse como expresiones descriptivas, ge-néricas o de uso común, por lo que no puedenser objeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Al respecto, este Tribunal ha establecido que sise trata de palabras de uso común, éstas nodeben tomarse en cuenta al efectuar el examende registrabilidad del signo solicitado a regis-tro; tal circunstancia constituye una excepcióna la regla de que el examen de las marcas deberealizarse atendiendo a una simple visión de lossignos que se enfrentan, en donde el todo pre-valece sobre sus partes o componentes.

El Tribunal ha sostenido que la dimensión ge-nérica de un signo debe apreciarse en concre-to, “según el criterio de los consumidores y larelación del signo con el producto que pretendedistinguir, considerando las características de3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL

DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 13-IP-2001, ya citado.6 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,

de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, ci-

tando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SACMANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


éste y el nomenclátor de que haga parte”, te-niendo presente que una o varias palabras po-drán ser genéricas en relación con un tipo deproductos o servicios, pero no en relación conotros. Además, “la dimensión genérica de talespalabras puede desaparecer si, al hacerse par-te de un conjunto, adquieren significado propioy fuerza distintiva suficiente para ser registra-das como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Mar-ca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CON-CRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en laGaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto, el Tribunal ha expresado que,para fijar el carácter genérico de los signos esnecesario preguntarse ¿qué es? frente al pro-ducto o servicio de que se trata, por cuanto si larespuesta emerge exclusivamente de la deno-minación genérica, ésta no será lo suficiente-mente distintiva en relación a dicho producto oservicio, no pudiendo, por tanto, ser registradacomo marca. (Proceso 07-IP-2001, Marca: LA-SER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de11 de abril de 2001).

En relación con los signos conformados porpalabras descriptivas, la norma comunitaria yla doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusiva-mente sobre las características de los produc-tos o de los servicios que buscan identificar. Alrespecto, el tratadista Fernández-Novoa seña-la que el signo descriptivo debe tener la virtuali-dad de comunicar las características (calidad,cantidad, destino, etc.) a una persona que noconoce el producto o servicio.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486establece la irregistrabilidad de los signos des-criptivos, incluyendo en dicha prohibición a lossignos que designen exclusivamente la cali-dad, la cantidad, el destino, el valor, la proce-dencia geográfica, la época de producción uotros datos característicos o informaciones delos productos o de los servicios, puesto que sitales características son comunes a los produc-tos o servicios el signo no será distintivo y, enconsecuencia, no podrá ser registrado. Se in-cluye en esta causal de irregistrabilidad lasexpresiones laudatorias referidas a esos pro-ductos o servicios. La descriptividad de unsigno surge principalmente de la relación direc-ta entre éste y los productos o servicios paralos cuales está destinado a identificar. Un signo

será descriptivo en relación directa con dichosproductos o servicios, mas no con todo el uni-verso de productos o servicios.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sos-tenido que, uno de los métodos para determinarsi un signo es descriptivo, es formularse la pre-gunta ¿cómo es? el producto o servicio que sepretende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, Marca:“MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta OficialNº 686, de 10 de julio de 2001).

La exclusividad del uso que confiere el dere-cho obtenido a través del registro descarta quepalabras comunes, descriptivas y/o genéricasque pertenecen al dominio público, puedan serutilizados únicamente por un titular marcario.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enlos casos en los que se trate de denominacio-nes conformadas por palabras comunes, des-criptivas y/o genéricas, la distintividad se de-be buscar en el elemento diferente que integrael signo.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por pala-bras comunes, descriptivas y/o genéricas, di-chas palabras al estar combinadas con otraspueden generar signos completamente distin-tivos, caso en el cual se puede proceder a suregistro.

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por palabrascomunes, descriptivas y/o genéricas, éstas nodeben ser consideradas a efecto de determinarsi existe confusión, siendo ésta una circunstan-cia de excepción a la regla de que el cotejo delas marcas debe realizarse atendiendo a unasimple visión de conjunto de los signos que seenfrentan, donde el todo prevalece sobre suscomponentes.

La marca débil es aquella que no posee lasuficiente fuerza distintiva para impedir el re-gistro de marcas con cierto grado de similitud, adiferencia de las marcas arbitrarias o de fanta-


sía. Ahora bien, todo signo registrado comomarca puede hacerse débil en el mercado deproductos o servicios de que se trate. Al res-pecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo sig-no registrado como marca puede hacerse débilen el mercado de productos o servicios de quese trate. En efecto, si uno de los elementos queintegran el signo es de carácter genérico o deuso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, mar-ca: DIGITAL SMOKING, publicado en la GacetaOficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El titular de una marca débil, al contener éstapalabras comunes, descriptivas y/o genéricasno puede impedir su inclusión en marcas deterceros, y fundar en esa sola circunstancia laexistencia de confundibilidad, ya que entoncesse estaría otorgando al oponente un privilegioinusitado sobre una raíz de uso general o nece-sario. Esto necesariamente tendrá efectos so-bre el criterio que se aplique en el cotejo. Y porello se ha dicho que esos elementos de usocomún son marcariamente débiles, y que loscotejos entre marcas que los contengan debenser efectuados con criterio benevolente.

5. INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

En el presente caso, HÉCTOR MIGUEL DÍAZPLATA solicitó a la Superintendencia de Indus-tria y Comercio el registro de la marca BIZCO-PAN ZAPATOCA (mixta) para distinguir “pan ybizcochería” de la Clase 30 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

Al respecto, este Tribunal aclara que “Zapa-toca” es el nombre de un municipio del depar-tamento de Santander ubicado en Colombia, yes por ello que se abordará el tema de lasindicaciones geográficas por ser pertinente alcaso.

Las Indicaciones Geográficas comprenden lasIndicaciones de Procedencia y las Denomina-ciones de Origen. Las primeras son indicacio-nes geográficas cuya función consiste en brin-dar información sobre el lugar en el que el co-rrespondiente producto es extraído, producido,cultivado o elaborado; las segundas son indica-ciones geográficas que además de proporcionarinformación sobre la procedencia geográfica delproducto, suscitan en la mente del consumidor

la idea de que en el producto de que trate con-curren ciertas cualidades o características queson debidas, en mayor o menor grado, al me-dio geográfico del mismo, y que lo discriminanpositivamente de los otros productos de igualespecie o naturaleza.

Indicaciones de procedencia.

Ahora bien, entre los elementos no suscepti-bles de registro como signos distintivos se en-cuentra el denominado lugar de origen; estaprohibición que radica en el hecho de que esautilización produce que en la mente del consu-midor se asocie el signo con una determinadalocalidad o zona geográfica.

En caso de que se produzca un engaño a losmedios comerciales o al público en general, encuanto a la procedencia de un producto, convie-ne la correcta aplicación de lo dispuesto en losartículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486que expresan:

“Artículo 221.- Se entenderá por indicaciónde procedencia un nombre, expresión, ima-gen o signo que designe o evoque un país,región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de proceden-cia no podrá usarse en el comercio en rela-ción con un producto o un servicio, cuandofuese falsa o engañosa con respecto a suorigen o cuando su uso pudiera inducir alpúblico a confusión con respecto al origen,procedencia, calidad o cualquier otra carac-terística del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo ante-rior, también constituye uso de una indica-ción geográfica en el comercio el que sehiciera en la publicidad y en cualquier docu-mentación comercial relativa a la venta, ex-posición u oferta de productos o servicios.”

Teniendo siempre presente que la función prin-cipal de la marca es la de identificar y distinguirlos productos y los servicios de un comerciantede los de otro.

Para que se configure el supuesto expresado,es importante que se constituya el artificio encuanto al lugar de procedencia, para lo cual esnecesario que concurran los siguientes presu-puestos:


- Que el signo consista en una indicación deprocedencia o un símbolo que directa o indi-rectamente designe un lugar geográfico de-terminado.

- Que el lugar geográfico directa o indirecta-mente designado, se caracterice por la fabri-cación de los bienes respectivos, es decir,que exista un estrecho vínculo entre el lugargeográfico y éstos.

- Que los bienes para los cuales ha sido soli-citado el registro no tengan el origen o proce-dencia geográfica a la que el signo hacealusión.

En definitiva, si un signo exclusivamente desig-na o describe un lugar de origen, sin que medienotros elementos que lo puedan hacer distintivo,no es apto para ser registrado.

Ámbito de la Protección de una indicaciónde procedencia.

Para que un País Miembro otorgue protección auna indicación de procedencia deberá cumplir-se con lo señalado en el artículo 223 de la De-cisión 486, que dice “Toda persona podrá indi-car su nombre o su domicilio sobre los produc-tos que comercialice, aún cuando éstos provi-nieran de un país diferente, siempre que sepresente acompañado de la indicación precisa,en caracteres suficientemente destacados, delpaís o lugar de fabricación o de producción delos productos o de otra indicación suficientepara evitar cualquier error sobre el verdaderoorigen de los mismos.”

Dando aplicación a esta norma, cuando un sig-no que contenga un nombre geográfico deberáindicar al pie de ella, en forma visible y clara-mente legible, el lugar de fabricación del pro-ducto. De ser una denominación caprichosa ode fantasía, tal exigencia debe también cumplir-se.

Denominación de origen.

A manera referencial se indica que la denomina-ción de origen está constituida por el nombre deun país, de una región, localidad o sitio específi-co que sirve para designar el origen de un bieny, con ello, sugerir sus cualidades por procederexclusivamente de un lugar geográfico determi-nado.

Fernández-Novoa sostiene:

“(...) se permite impedir … la utilización delnombre geográfico por parte de terceros, tan-to si se utiliza aisladamente, como si se uti-liza con ciertos vocablos que se insertanpara localizar la denominación geográfica ymostrar, de este modo, el verdadero origende la mercancía. En efecto, si a las empre-sas ajenas a la región o localidad respectivale está vedado por completo el empleo de ladenominación geográfica, es indudable quela misma conservará íntegramente su poderdistintivo y su fuerza de atracción publicitariaen beneficio del interés económico nacionaly los intereses de particulares de las corres-pondientes empresas y productores.” 7

Para que se configure el supuesto expresadoen líneas anteriores, el Tribunal en su jurispru-dencia ha manifestado que es ineludible que seconstituya el artificio en cuanto al lugar de pro-cedencia, para lo cual es necesario que concu-rran los presupuestos ya enunciados anterior-mente.

Si un signo exclusivamente designa o descri-be un lugar de origen, la procedencia geográfi-ca del producto, sin que existan otros elemen-tos que lo conviertan en distintivo, no es regis-trable.

En efecto, en caso de que se produzca un en-gaño a los medios comerciales o al público engeneral, en cuanto a la procedencia de un pro-ducto, se debe tener en consideración la prohi-bición del artículo 135 de la Decisión 486:

“Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

l) consistan en una indicación geográficanacional o extranjera susceptible de indu-cir a confusión respecto a los productos oservicios a los cuales se aplique”;

Teniendo siempre presente que la función prin-cipal de la marca es la de identificar y distinguirlos productos y los servicios de un comerciantede los de otro.

7 En su libro “La Protección Internacional de las de-nominaciones Geográficas“ Editorial Tecnos, Ma-drid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98.


Por tanto, para que se dé el supuesto enuncia-do, es necesario que concurran los siguientespresupuestos:

1. Que el signo consista en una indicación geo-gráfica nacional o extranjera susceptible deinducir a confusión respecto a los productoso servicios a los cuales se aplique.

2. Que en su empleo pueda inducir al público aerror con respecto al origen, procedencia,cualidades o características de los bienespara los cuales se usan las marcas.

Finalmente, es preciso tener en cuenta quebasta que exista riesgo de inducir a error conrespecto a la procedencia del producto para noregistrar el signo solicitado.

6. SIGNOS ENGAÑOSOS.

En efecto, el juez consultante deberá consi-derar, asimismo, el impedimento de registro delos signos engañosos y, dar aplicación a lodispuesto en el artículo 135 literal i) de la Deci-sión 486 referida, que indica lo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

i) puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia geográfica, la naturaleza, el modode fabricación, las características, cuali-dades o aptitud para el empleo de losproductos o servicios de que se trate”;

Este literal considera, entre las prohibiciones,al engaño a los medios comerciales o al públicoen general, en cuanto a la procedencia geográfi-ca, la naturaleza, el modo de fabricación, lascaracterísticas o cualidades, etc. del producto,debiendo tenerse presente que la función princi-pal de la marca es la de identificar y distinguirlos productos y los servicios de un comerciantede los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardarel orden público amparando, por un lado, alconsumidor, por medio de proteger su autono-mía y de evitar que incurra en error al elegir yutilizar un determinado producto o servicio porestimar, equivocadamente, que adquiere uno de

ciertas características o de determinada proce-dencia, cuando en realidad se hace de otrodiferente que no tiene las especificidades de-seadas o requeridas; y, por otro, protegiendo alproductor, pues cuando se prohíbe el registro designos engañosos, se impide o evita el uso deprácticas desleales de comercio que menosca-ben el legítimo posicionamiento que hayan lo-grado en el mercado productos identificadoscon marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estasconsideraciones de orden público en beneficiode la colectividad, son las que deben orientar elcriterio de la Oficina Nacional Competente en elexamen de registrabilidad de las marcas some-tidas a aprobación para registro, con miras a laprotección del interés general del mercado debienes y servicios y de quienes intervienen en elmismo como productores y consumidores”. 8

En el mismo sentido, en reiteradas ocasioneseste Órgano Jurisdiccional ha manifestado:

“De esta manera, a entender del Tribunal, sele otorga a la administración la facultad dedeterminar cuándo un signo tiene por fin pro-vocar un riesgo de confusión, aprovechandodel conocimiento o prestigio de otra marca,para beneficiarse de la venta de productossimilares, pero que obedecen a una líneanueva que quizás no cumpla con las mismasexigencias de calidad y cualidad de un pro-ducto reconocido en el mercado, disfrazán-dose una actitud defraudatoria que al serdetectada debe causar la denegación del re-gistro en aras de la protección general de losconsumidores”. 9

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, pa-ra que se configuren las prohibiciones previstasen este artículo debe contemplarse en el signocuya registrabilidad es debatida, la indicacióngeográfica de procedencia del producto o servi-cio que pretende amparar, para lo cual será ne-

8 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca:“COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DELTRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Tomo IV, Pág. 166.

9 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca:“SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


cesario que concurran los siguientes presu-puestos: (i) Que el signo consista en una indi-cación de procedencia o un símbolo que directao indirectamente designe un lugar geográficodeterminado; (ii) Que el lugar geográfico directao indirectamente designado se caracterice porla fabricación de los bienes respectivos, es de-cir, que exista un estrecho vínculo entre el lugargeográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes paralos cuales ha sido solicitado el registro no ten-gan el origen o procedencia geográfica a la queel signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, mar-ca: VILCAGUA, publicado en la Gaceta OficialNº 1228, de 12 de agosto de 2005).

Basta que exista el riesgo de engaño para noregistrar el signo solicitado.

7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, el signo solicitado BIZCO-PAN ZAPATOCA (mixto) pretende distinguir“pan y bizcochería” de la Clase 30, mientras quelas marcas registradas ZAPATOCA (mixtas)distinguen productos de las Clases 29 y 30.

La marca registrada de Certificado Nº 362305identifica “carne, pescado, aves y caza; ex-tractos de carne, frutas y legumbres en conser-va, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, com-potas, huevos, leche y productos lácteos; acei-tes y grasas comestibles”, productos compren-didos en la Clase 29 de la Clasificación Inter-nacional de Niza. La marca registrada de certifi-cado Nº 393894 ampara “café, té, cacao, azú-car, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café,harinas y preparaciones hechas de cereales,pan, pastelería y confitería, helados comesti-bles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvospara esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo”, productos com-prendidos en la Clase 30 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado al-gunas pautas o criterios que pueden llevar aestablecer o fijar cuándo se da la conexióncompetitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro producto, es decir, que los productos seancomplementarios o vayan a utilizarse conjunta-mente. 10

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-dores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclator

b) Canales de comercializaciónc) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre los productose) Uso conjunto o complementario de los mis-

mosf) Partes y accesoriosg) Mismo géneroh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto o el servicio deseado. Esto a suvez se encuentra relacionado con el grado deatención que presta la persona al momento derealizar su elección, lo que dependerá del tipode consumidor, a saber, conforme a la doctrina:a) el profesional o experto, b) elitista y experi-mentado, c) el consumidor medio.

10 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.242 - 246.


A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)” 11.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregistra-bilidad señaladas en los artículos135 y 136 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia. Se debe tener en cuen-ta que basta con la posibilidad deriesgo de confusión y/o de asocia-ción para que opere la prohibiciónde registro.

TERCERO: En la comparación entre marcasmixtas, el elemento predominanteen el conjunto marcario será eldenominativo, como norma gene-ral; aunque en algunos casos pue-da ser más importante el elementográfico; en todo caso, en la compa-ración entre los signos mixtos de-berá examinarse todo el conjunto,tanto el elemento gráfico como el

elemento denominativo, vista su re-levancia para que el público consu-midor identifique la marca y distin-ga el producto.

CUARTO: Al momento de realizar el corres-pondiente examen de registrabili-dad no deben tomarse en cuentalos elementos de uso común, des-criptivos y/o genéricos, a efectosde determinar si existe confusión;ésta es una excepción al principiode que el cotejo de las marcas de-be realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se en-frentan. La distintividad se buscaen el elemento diferente que inte-gra el signo.

QUINTO: Las Indicaciones Geográficas com-prenden las Indicaciones de Proce-dencia y las Denominaciones deOrigen. Las primeras son indica-ciones geográficas cuya funciónconsiste en brindar información so-bre el lugar en el que el correspon-diente producto es extraído, produ-cido, cultivado o elaborado; las se-gundas son indicaciones geográfi-cas que además de proporcionarinformación sobre la procedenciageográfica del producto, suscitanen la mente del consumidor la ideade que en el producto de que trateconcurren ciertas cualidades o ca-racterísticas que son debidas, enmayor o menor grado, al mediogeográfico del mismo, y que lo dis-criminan positivamente de los otrosproductos de igual especie o natu-raleza.

Entre los elementos no suscepti-bles de registro como signos dis-tintivos se encuentra el denomi-nado lugar de origen; prohibiciónque radica en el hecho de que esautilización produce que en la mentedel consumidor se asocie el signocon una determinada localidad ozona geográfica. Para el caso delas indicaciones geográficas, si unsigno exclusivamente designa odescribe un lugar de origen, sin quemedien otros elementos que lopuedan hacer distintivo, no puede

11 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


ser susceptible de registro. Bastaque exista riesgo de inducir a errorcon respecto a la procedencia delproducto para no registrar el signosolicitado.

SEXTO: Según lo determina el artículo 135literal i) de la Decisión 344, no sonregistrables los signos engañosospara los medios comerciales o parael público consumidor, respecto dela procedencia geográfica, la natu-raleza o el modo de fabricación delos productos, puesto que ello se-ría atentatorio a la buena fe delconsumidor y constituiría una prác-tica desleal frente a la libre com-petencia en el comercio de bienesy de servicios. Basta que exista elriesgo de engaño para no registrarel signo solicitado.

SÉPTIMO: Para llegar a determinar la similitudentre dos signos se ha de conside-rar también los criterios que permi-ten establecer la posible conexióncompetitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcasen las Clases 29 y 30. Deberá te-nerse en cuenta en ese contexto,en principio, que al no existir co-nexión, la similitud de los signosno impediría el registro de la marcaque se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.



Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA




PROCESO 88-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la

solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de laRepública de Colombia. Actor: Sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Marca: “ALDO” (denominativa). Expediente Interno N° 2011-00391.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, alos veintidós (22) días del mes de mayo del añodos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-

blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-


tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de ocho (8)de mayo de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad ALDO GROUP IN-TERNATIONAL AG.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

Tercero Interesado: el señor SILVANO ALDOSICILIA.

1.2. Actos demandados

La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONALAG plantea que se declare la nulidad de lassiguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 015092 de 25 de marzo de2011, por medio de la cual la Directora deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio resolvió declarar fun-dada la oposición presentada por SILVANOALDO SICILIA y negar, en consecuencia, elregistro del signo “ALDO” (denominativo), so-licitado por la sociedad ALDO GROUP IN-TERNATIONAL AG, para distinguir produc-tos comprendidos en la clase 14 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

- Resolución No. 26424 de 23 de mayo de2011, por medio de la cual la Directora deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio resolvió el recurso dereposición y confirmó la decisión anterior.

- Resolución No. 34449 de 24 de junio de 2011,por medio de la cual el Superintendente Dele-gado para la Propiedad Industrial resolvió elrecurso de apelación y confirmó la decisióncontenida en la Resolución No. 015092 de 25de marzo de 2011.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- El 3 de septiembre de 2010, la sociedadALDO GROUP INTERNATIONAL AG. solicitóel registro del signo “ALDO” (denominativo),para distinguir productos comprendidos en laclase 14 de la Clasificación Internacional deNiza.

- El 20 de octubre de 2010, el extracto de lasolicitud de registro fue publicado en la Ga-ceta de la Propiedad Industrial No. 621.

- El señor SILVANO ALDO SICILIA presentóoposición a la solicitud de registro, bajo elargumento del registro previo de su marca“ALDO” (mixta) para amparar productos dela clase 25 de la Clasificación Internacionalde Niza.

- El 25 de marzo de 2011, la Directora de Sig-nos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio expidió la Resolución No.015092, por medio de la cual resolvió decla-rar fundada la oposición presentada porSILVANO ALDO SICILIA y negar, en conse-cuencia, el registro del signo “ALDO” (deno-minativo), solicitado por la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG, para distin-guir productos comprendidos en la clase 14de la Clasificación Internacional de Niza.

- La sociedad ALDO GROUP INTERNATIO-NAL AG., dentro del término legal, interpusoel recurso de reposición y en subsidio el deapelación en contra de la Resolución men-cionada.

- El 23 de mayo de 2011, la Directora de Sig-nos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio expidió la Resolución No.26424, por medio de la cual atendió el recur-so de reposición y confirmó la decisión ante-rior.

- El 24 de junio de 2011, el Superintendente De-legado para la Propiedad Industrial expidió laResolución No. 34449, por medio de la cualatendió el recurso de apelación y confirmó ladecisión contenida en la Resolución No. 015092de 25 de marzo de 2011, quedando de estamanera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONALAG., en su escrito de demanda expresa, en loprincipal, los siguientes argumentos:


- “En el presente caso, al revisar en conjuntoel signo solicitado y el opositor se puedenapreciar diferencias, pues se debe tener pre-sente que las expresiones son diferentes;por lo que debió tenerse en cuenta que elsigno registrado cuenta no solo de una partenominativa sino además de una parte GRÁFI-CA, por lo que no se genera una confusión.La configuración entonces de los elementosque componen cada signo hace que existandiferencias que permiten al consumidor indivi-dualizarlos”.

- “(…) en el presente caso, la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG solicitó el re-gistro de la marca ALDO (nominativa) paraidentificar accesorios de moda, a saber, jo-yería, relojes y llaveros. Por su parte, SILVA-NO ALDO SICILIA GUZZO tiene registradasu marca ALDO (mixta) para identificar vesti-dos, calzados, sombrerería, ropa interior mas-culina y femenina, ropa exterior masculina yfemenina, camisas, sacos, pantalones, pan-taloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas,brassieres, pantys y ropa deportiva. Por lotanto, tenemos que para la marca solicitadaALDO para clase 14, los productos de la mis-ma han sido limitados en el sentido de excluirlos que pudieran tener alguna relación conlos productos que se identifican con la marcaALDO ya registrada en clase 25”.

- “Con la descripción presentada de los pro-ductos distinguidos con los signos se lograilustrar cómo cada una de las marcas se in-clina por una especialidad distinta, de talforma que la conexión competitiva se desva-nece y prima el ya mencionado principio deespecialidad de las marcas, contrario a loconsiderado por la autoridad marcaria en lasresoluciones objeto de nulidad”.

- Cita procesos en los cuales se videncia “unasistemática negativa a conceder la marcasolicitada contrariando la ley, los preceden-tes jurisprudenciales y la doctrina”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su escrito de contestación a la deman-da expresa, en lo principal, los siguientes ar-gumentos:

- “(…) la marca solicitada ALDO (Nominati-va) frente a la marca previamente solicitadaALDO (MIXTA), no es claramente diferencia-ble, de manera que los signos confrontados

si son analizados en conjunto, teniendo encuenta su identidad ortográfica, auditiva eideológica y de manera sucesiva, enfatizandoen las semejanzas y no en las diferencias,definitivamente son confundibles”.

- “(…) se advierte que el componente predomi-nante es el vocablo ‘ALDO’, debido a la fuer-za de que están dotadas las palabras. Tam-bién se puede advertir, que el signo solicita-do a registro reproduce el componente conmayor carga distintiva de la marca registrada,la expresión ALDO, razón por la cual hay se-mejanza entre los signos en cotejo. Por lodemás, el signo solicitado no cuenta con ele-mentos adicionales que le impriman la sufi-ciente fuerza distintiva”.

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte del señor SILVANO ALDOSICILIA.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, las normas cuya inter-pretación se solicita, forman parte del ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 8 de mayo de2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repú-blica de Colombia, ha solicitado la interpreta-ción prejudicial de los artículos 134 y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina.


El Tribunal considera que procede la interpre-tación de los artículos correspondientes a laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por haber constatado, en los documen-tos aparejados al expediente, que la solicitudrelativa al registro del signo “ALDO” (denomi-nativo), fue presentada el 3 de septiembre de2010, en vigencia de la Decisión 486 menciona-da.

Se limitará la interpretación del artículo 134 alliteral a).

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.



(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:


(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos y mixtos;- Conexión competitiva;- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-

te para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

Tomando en cuenta que la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el regis-tro del signo “ALDO” (denominativo), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 14de la Clasificación Internacional de Niza, de-viene necesario hacer referencia al concepto demarca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-


ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344,está implícitamente contenido en la definicióndel artículo 134 mencionado, toda vez que unsigno para que pueda ser captado y apreciado,es necesario que pase a ser una expresiónmaterial identificable, a fin de que al ser apre-hendida por medios sensoriales y asimilada porla inteligencia, penetre en la mente de los con-sumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-

cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo “ALDO”(denominativo), para distinguir productos com-prendidos en la clase 14 de la ClasificaciónInternacional de Niza, cumple con los requisitosdel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, y si no se en-cuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el regis-tro del signo “ALDO” (denominativo), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 14de la Clasificación Internacional de Niza y queel señor SILVANO ALDO SICILIA presentó opo-sición a la solicitud de registro, bajo el argu-mento del registro previo de su marca “ALDO”(mixta) para amparar productos de la clase 25de la Clasificación Internacional de Niza; sehará referencia a la identidad y la semejanza deun signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-


nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 1

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o deservicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería abso-luto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisión po-sible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-

lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 2

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica la

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracte-rizada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 4

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económi-ca”. 5

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual radicaen poner de manifiesto los aspectos ortográ-ficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor res-pecto de la denominación aunque en algunoscasos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es dela misma denominación o marca. El tercer yúltimo criterio, es la confusión ideológica,que conlleva a la persona a relacionar el sig-no o denominación con el contenido o signifi-cado real del mismo, o mejor, en este puntono se tiene en cuenta los aspectos materia-les o auditivos, sino que se atiende a lacomprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.


cas que se estiman de gran utilidad en el pro-ceso de comparación entre signos distintivos,así: 8

“a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general ode conjunto de la marca es la impresiónque el consumidor medio tiene sobre lamisma y que puede llevarlo a confusiónfrente a otras marcas semejantes que seencuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en con-flicto como si fuera un consumidor o unusuario, para poder evaluar con el mayoracierto si se presentan entre ellas simili-tudes tan notorias que induzcan al erroren la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferenciasque existan entre las marcas que secomparan. La similitud general entre dosmarcas no depende de los elementos dis-tintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes o de la semejantedisposición de esos elementos.” 9, 10.

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓNENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIX-TOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lasmarcas en controversia son “ALDO” (denomi-nativa) y “ALDO” (mixta); el Tribunal consideraconveniente examinar lo concerniente a las mar-cas denominativas y mixtas, por corresponder alas clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos, llamados tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y, arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre el signo que le permite diferenciarlo de otrosexistentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de mar-cas denominativas, aplicables al presente caso,y que han sido recogidos en varios pronuncia-mientos del Tribunal, como en el emitido en elProceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C.No. 1185 de 12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lo

8 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C.No. 233 de 19-XI-96.

9 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de31999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNDAD ANDINA.

10 Consultar también, al respecto, las InterpretacionesPrejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FORMAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca“DIDA”.


tanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 11

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 12

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas y mixtas debeidentificar, como ha sido dicho, cuál de los ele-

mentos prevalece y tiene mayor influencia enla mente del consumidor, si el denominativo o elgráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-lizada, “en el análisis de una marca mixta hayque esforzarse por encontrar la dimensión máscaracterística de la misma: la dimensión quecon mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor; y que, por lo mismo, de-termina la impresión general que la marca mixtava a suscitar en los consumidores”. 13

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina yexpresadas en la presente interpretación preju-dicial; y, si por otro lado, en la misma predomi-na el elemento gráfico frente al denominativo, enprincipio, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamenteen el ámbito comercial.

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente proceso, la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el regis-tro del signo “ALDO” (denominativo), para distin-guir productos comprendidos en la clase 14 14

de la Clasificación Internacional de Niza y el se-ñor SILVANO ALDO SICILIA presentó oposi-ción a la solicitud de registro, bajo el argumentodel registro previo de su marca “ALDO” (mixta)para amparar productos de la clase 25 15 de laClasificación Internacional de Niza; en tal virtud,deviene necesario referirse al tema de la co-nexión competitiva entre productos.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado al-gunas pautas o criterios que pueden llevar aestablecer o fijar cuándo se da la conexióncompetitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues

11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJAVIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

13 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICANASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 Clase 14.- “Metales preciosos y sus aleaciones uartículos de estas materias o de chapado no com-prendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedraspreciosas; relojería e instrumentos cronométricos”.

15 Clase 25.- “Vestidos, calzados, sombrerería”.


tal circunstancia podría dar lugar a que se leshallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro producto, es decir, que los productos seancomplementarios o vayan a utilizarse conjunta-mente. 16

Asimismo, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-tos a que se refieren los signos en conflicto,para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido lossiguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta reglatiene especial interés en el caso sub judicey ocurre cuando se limita el registro a unoo varios de los productos de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para de-mostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidor

la similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tien-da cocinas y refrigeradoras, que vender enotra helados y muebles; en consecuencia,esa relación entre los productos comercia-lizados también influye en la asociaciónque el consumidor haga del origen empre-sarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confu-sión en caso de que esa similitud sea talque el consumidor medio de dichos pro-ductos asuma que provienen de un mismoproductor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de su últi-ma finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-

16 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.242 - 246.


ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).” 17

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión aproductos en diferentes clases, el Juez Consul-tante deberá analizar si se trata, en efecto, deun caso de conexión competitiva.

3.7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

En el presente proceso, la sociedad ALDOGROUP INTERNATIONAL AG. cita procesosen los cuales se evidencia “una sistemáticanegativa a conceder la marca solicitada contra-riando la ley, los precedentes jurisprudencialesy la doctrina”; en tal virtud, el Tribunal estimaadecuado referirse al tema de “Autonomía de laOficina Nacional Competente para tomar susdecisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, quesi bien se refiere a normas de la Decisión 344 esaplicable al presente caso:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-

miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 deenero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO”(mixta).


Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el ca-so de que no hubiesen sido presentadas oposi-ciones; como ya se indicó, la Autoridad Compe-tente en ningún caso queda eximida de realizarel examen de fondo para conceder o negar elregistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la Oficina Nacional Competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, inde-pendiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina deRegistro Marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformidadcon lo establecido por el artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas por

los artículos 135 y 136 de la mencionadaDecisión. La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de lareferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabili-dad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación de-berá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.

4. Las marcas denominativas utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, individualo conjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).La combinación de estos elementos, al serapreciados en su conjunto, produce en elconsumidor una idea sobre la marca que lepermite diferenciarla de las demás existentesen el mercado.

Al comparar una marca denominativa y unamixta se determina que si en ésta predominael elemento verbal, debe procederse al co-tejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrinay recogidas en esta providencia; y, si porotro lado, en la marca mixta predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, no ha-bría, en principio, lugar a la confusión entrelas marcas, pudiendo éstas coexistir pacífi-camente en el ámbito comercial.


5. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión, la similitud delos signos no impediría el registro de la mar-ca que se solicite.

6. La Oficina Nacional Competente debe, nece-sariamente, realizar el examen de registra-bilidad del signo solicitado para registro, elque comprenderá el análisis de todas lasexigencias establecidas por la Decisión 486.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presentadasoposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientementede su contenido, favorable o desfavorable,que resuelva las oposiciones en el caso dehaberlas, y determine la concesión o la dene-gación del registro de un signo, deberá plas-marse en resolución debidamente motivada,la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.

• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2011-00391, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO





PROCESO 90-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136

literal h), 224 y 228 de la misma Decisión; con fundamento en la consultasolicitada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada

en lo Contencioso Administrativo, de la República del Perú. Marca:“REDITUX” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1059-2009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 22 de mayo de 2013,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Corte Superior de

Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada enlo Contencioso Administrativo, de la Repúblicadel Perú.


VISTOS:

Mediante Nota Nº 5-12-Q/017, de 15 de abril de2013, la Embajada del Perú presenta el OficioNº 635-2013-P-CSJLI/PJ de 15 de marzo de2013, mediante el cual la Corte Superior deJusticia de Lima, Quinta Sala Especializada enlo Contencioso Administrativo, de la Repúblicadel Perú, solicita a este Tribunal interpretaciónprejudicial, a fin de resolver el Proceso InternoNº 1059-2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: SOCIEDAD IMCLONE LLC.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DE-FENSA DE LA COMPETENCIAY DE PROTECCIÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL(INDECOPI), de la República delPerú.

Tercero interesado: Dr. Reddy´s Laborato-ries Limited (antes EskeS.R.L.).


- Mediante Expediente Administrativo Nº341232 -2008/OSD, Eske S.R.L. solicitó el18 de enero de 2008 el registro de la marcaREDITUX (denominativa) para distinguirproductos farmacéuticos de la Clase 05 de laClasificación Internacional de Niza.

- ImClone LLC (antes Imclone Systems Incor-porated) el 18 de marzo de 2008 formulóoposición en contra de la solicitud de registroen base a su marca registrada ERBITUX(denominativa) de la misma Clase 05.

- La Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI con fecha 21 de mayo de 2008, dictóla Resolución Nº 8638-2008/OSD-INDECOPI,que declaró infundada la oposición formula-da por ImClone LLC (antes Imclone SystemsIncorporated) y concedió a favor de Eske

S.R.L. el registro de la marca REDITUX (de-nominativa).

- ImClone LLC (antes Imclone Systems Incor-porated) interpuso recurso de apelación con-tra la resolución de primera instancia solici-tando se declare fundada su oposición y, enconsecuencia, se deniegue el registro de lamarca solicitada.

- El Tribunal de Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual dictó el 23 deenero de 2009, la Resolución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPI que confirmó la resoluciónanterior.

- La sociedad IMCLONE LLC impugna la Re-solución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPI ante laCorte Superior de Justicia de Lima, QuintaSala Especializada en lo Contencioso Admi-nistrativo, de la República del Perú.


La sociedad IMCLONE LLC. manifestó en sudemanda lo siguiente:

- “La Resolución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPImateria de la presente acción judicial no seencuentra arreglada a ley y es inválida eineficaz debido a que ha concedido a registrola marca REDITUX, siendo ésta confundiblecon la marca ERBITUX de IMCLONE LLC(antes IMCLONE SYSTEMS INCORPORA-TED)”.

- “Constituye un hecho no controvertido sinouno aceptado por las partes, que las marcasen litigio distinguen productos que guardanconexión competitiva. Asimismo, estimamosque existe confusión entre las marcas encuestión”.

- “El prestigio de la marca ERBITUX debe te-nerse en consideración al momento de esta-blecer si es o no confundible con la marcaREDITUX solicitada por ESKE S.R.L.”.

- “El hecho que la partícula TUX se encuentrepresente en otras marcas registradas per-tenecientes a terceros, de ninguna mane-ra puede determinar que dicha terminaciónTUX no deba ser considerada al momento deefectuar el análisis de los signos en conflic-


to, por cuanto el examen comparativo de lossignos debe efectuarse en forma global”.

- Cita resoluciones administrativas emitidas porel Indecopi, así como sentencias de la CorteSuprema.

- El SENAPI de Bolivia ha reconocido la noto-riedad de la marca ERBITUX, por lo que debeser reconocida en el Perú, de conformidadcon el artículo 224 de la Decisión 486.


El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), ma-nifestó lo siguiente:

- “Respecto a que el signo solicitado a registroresultaría confundible con su marca notoriaERBITUX. El argumento de la supuesta no-toriedad no es uno que haya sido discutidoen sede administrativa, ni mucho menos paraque el que las partes hayan tenido la opor-tunidad de contradecir en su oportunidad, nirespecto del cual la autoridad administrativahaya podido siquiera pronunciarse, resultan-do aplicable por ende lo dispuesto por elartículo 30 de la Ley 27584 – Ley del Procedi-miento Administrativo General”.

- “Por otra parte, respecto a la supuesta con-fundibilidad de los signos y tal como se se-ñaló en sede administrativa, la Sala coincidi-rá con nosotros en que entre el signo solicita-do REDITUX y la marca registrada ERBITUX,desde el punto de vista fonético resultabafácil advertir que, si bien los signos compar-tían la sílaba final TUX, el diferente sonidoque producían sus sílabas iniciales (RE-DI/ER-BI) determinaba que su impacto sonorode conjunto fuese distinto”.

- “Finalmente, en lo que concierne a la riguro-sidad en el examen de registrabilidad de lasmarcas que distinguen productos farmacéuti-cos y similares de la Clase 05 de la Clasifica-ción Internacional de Niza, debemos enfati-zar que en el presente caso el Tribunal deINDECOPI no ha dejado de realizar un exa-men riguroso como lo ha dejado entrever lademandante”.

5. Fundamentos de tercero interesado

El tercero interesado Dr. Reddy´s Laborato-ries Limited (antes Eske S.R.L.) manifestó losiguiente:

- Los signos confrontados no son similares algrado de causar riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

- Las partículas ER- y –TUX son comunes en laClase 05.

- La declaración de notoriedad de la marcaERBITUX ha sido otorgada recién el día 01 demarzo de 2012, esto es, después de casicuatro años de otorgada la marca registradaREDITUX en el año 2008.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretaciónprejudicial de los artículos 136 literal a) y 235 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Procede la interpretación del artículo136 literal a), sin embargo, este Tribunal noconsidera pertinente interpretar el artículo 235de la Decisión 486. Además, de oficio, se inter-pretarán los artículos 134 literal a), 136 literalh), 224 y 228 de la Decisión 486.


DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-


tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:


(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamenteconocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector per-tinente, independientemente de la manera oel medio por el cual se hubiese hecho cono-cido.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre losmiembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro.

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:


1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. SUSREQUISITOS.

De la interpretación prejudicial del Ordena-miento Comunitario Andino.

De las disposiciones previstas en los artículos32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina se desprendeque es de la competencia de este órgano juris-diccional supranacional la interpretación, por víaprejudicial, del ordenamiento jurídico de la Co-munidad, mientras que la aplicación de dichoordenamiento, en las causas sometidas válida-mente al conocimiento de los Tribunales de losEstados Miembros, al igual que la interpreta-ción y aplicación del respectivo ordenamientojurídico nacional, así como el examen y valora-ción de los hechos controvertidos en aquellascausas, corresponden a los Tribunales compe-tentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional,en el ámbito de la consulta prejudicial, se fun-da en la necesidad de garantizar la uniformidaden la interpretación y aplicación de la normacomunitaria en el ámbito de cada uno de losEstados Miembros. Por ello, de admitir la con-sulta que formule el Tribunal Nacional, este Tri-bunal de Justicia deberá pronunciarse a su res-pecto mediante la expedición de una providen-cia en que se limitará a precisar el contenido yalcance de la norma comunitaria, no de la nor-ma nacional, relativa al caso concreto. De estemodo, el órgano jurisdiccional comunitario con-tribuye con el órgano jurisdiccional nacional enla configuración de la sentencia que éste habráde dictar, en la causa sometida a su conoci-miento, con el objeto de asegurar en ella laaplicación uniforme del ordenamiento jurídico dela Comunidad.

Dictada la providencia interpretativa y transmiti-da al órgano jurisdiccional consultante, éstedeberá acogerla en la sentencia que pronuncie,toda vez que se trata de una obligación previstaen un tratado integrante del ordenamiento jurídi-co fundamental de la Comunidad Andina, cuales el Tratado de Creación de su Tribunal deJusticia. Y puesto que los órganos jurisdiccio-nales nacionales constituyen parte orgánica yfuncional de los Estados Miembros, el incumpli-miento de la obligación citada constituiría unainfracción del ordenamiento comunitario imputa-ble al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Tratado, “(…) losjueces nacionales que conozcan en un procesode alguna norma comunitaria que deba ser apli-cada por ellos en un juicio interno, deben pediral Tribunal Andino la interpretación de dichanorma (…)”. (Proceso 10-IP-94, caso: Nombresde publicaciones periódicas, programa de ra-dio y televisión y estaciones de radiodifusión,publicado en la Gaceta Oficial Nº 177, de 20 deabril de 1995, criterio reiterado en el Proceso01-IP-2002, caso: JOHANN MARIA FARINA, pu-blicado en la Gaceta Oficial N° 786, de 25 deabril de 2002).

Por tanto, la interpretación prejudicial no es nipuede asimilarse a una prueba, tampoco es lasimple absolución de un cuestionario, ni estállamada a constituirse en un informe de exper-tos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

De la consulta facultativa y de la consultaobligatoria.

El Tribunal considera importante referirse a laoportunidad en la que debe solicitarse la inter-pretación prejudicial.

Cualquier juez de un País Miembro puede, deoficio o a petición de parte, solicitar a este Tri-bunal de Justicia la interpretación de los princi-pios y normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina —contenidasen el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos eInstrumentos adicionales; en el Tratado deCreación del Tribunal y sus Protocolos Modifi-catorios; en las Decisiones del Consejo Andinode Ministros de Relaciones Exteriores y de laComisión; en las Resoluciones de la SecretaríaGeneral de la Comunidad; y en los Convenios deComplementación Industrial y otros que adop-ten los Países Miembros en el marco del proce-so de integración andina—, en todos aquelloscasos en que el citado ordenamiento deba seraplicado o sea controvertido por las partes en unproceso interno.

Se conoce como consulta facultativa, cuandolos órganos judiciales nacionales cuyas deci-siones sean susceptibles de ulterior recurso enderecho interno —o si sólo fueran procedentesrecursos que no permitan revisar la norma sus-tantiva comunitaria (Proceso 01- IP-87, caso:Aktiebolaget VOLVO, publicado en la GacetaOficial Nº 28, de 15 de febrero de 1988), están


obligados, en todos los procesos en que debaaplicarse o se controvierta una norma comuni-taria, a solicitar la interpretación prejudicial, in-cluso cuando ya exista un pronunciamiento an-terior del Tribunal sobre la cuestión debatida(Proceso 07-IP-89, caso: patente de invenciónsolicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicado enla Gaceta Oficial Nº 53, de 18 de diciembre de1989,) o sobre casos similares o análogos (Ca-so: Aktiebolaget VOLVO, ya citado).

Por otra parte la consulta obligatoria se da apropósito de los recursos que no permiten larevisión de la norma sustantiva comunitaria, elTribunal se manifestó en los términos siguien-tes: “Resulta claro entonces el alcance de estanorma en el sentido de que si los recursos queexistan, según el derecho interno, no permitenrevisar la aplicación que se haga de la normacomunitaria, tales recursos no deben ser teni-dos en cuenta para determinar si la solicitud deinterpretación es obligatoria o tan sólo facultati-va (…)”. (Proceso 03-IP-90, caso: NIKE INTER-NATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº70, de 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud deinterpretación prejudicial, este Órgano Jurisdic-cional reitera que “La interpretación que realizael Tribunal es para cada caso concreto por loque la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicacióndentro del sistema interpretativo andino” (Proce-so 04-IP-94, caso: EDEN FOR MAN (etiqueta),publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 deseptiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpreta-ción prejudicial es obligatoria —jueces naciona-les de única o de última instancia ordinaria—, elplanteamiento de la solicitud lleva consigo lasuspensión del proceso interno hasta el pronun-ciamiento del Tribunal comunitario, el cual seconstituye en un presupuesto procesal de lasentencia (Proceso 06-IP-99, caso: HOLLYWOODLIGHTS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 468,de 12 de agosto de 1999) que debe tener pre-sente el juez nacional antes de emitir su fallo(Caso: Nombres de publicaciones periódicas,programa de radio y televisión y estaciones deradiodifusión, ya citado), y cuya inobservanciapuede derivar en acciones de incumplimiento yvicios procesales (Proceso 11-IP-96, caso:BELMONT, publicado en la Gaceta Oficial Nº299, de 17 de octubre de 1997).

En efecto, en el caso de la consulta obligatoria,cuando no cabe un recurso ulterior, la inobser-vancia del trámite constituye una clara viola-ción al principio fundamental del debido procesoy, en consecuencia, debería acarrear su nuli-dad, si es que dicha sentencia puede ser mate-ria de un recurso de casación o de un recursode amparo, toda vez que las normas que garan-tizan el derecho al debido proceso son de ordenpúblico y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón de los principios deaplicación inmediata y efecto directo de las nor-mas de derecho comunitario, éstas pasan aformar parte del ordenamiento interno de losPaíses Miembros, sin necesidad de ningunafórmula de incorporación o de recepción, ge-nerándose así para el juez nacional la obliga-ción de cumplirla y aplicarla.

En este sentido, la suspensión del proceso y laconsiguiente solicitud de interpretación prejudi-cial (cuando es obligatoria) constituye un requi-sito previo e indispensable para que el juezpueda dictar sentencia toda vez que él “no pue-de decidir la causa hasta no haber recibido lainterpretación autorizada de las normas comu-nitarias”. Este “requisito previo” debe entender-se incorporado a la normativa nacional comouna norma procesal de carácter imperativo ycuyo incumplimiento debe ser visto como unaviolación al debido proceso.

De la oportunidad de la solicitud de inter-pretación prejudicial.

La solicitud puede formularse en cualquier mo-mento, antes del pronunciamiento de la senten-cia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, yacitado), aunque, a los efectos de lograr unacomprensión in toto de la cuestión debatidaconviene que aquella se lleve a cabo despuésde haberse oído a las partes, de modo que eljuez nacional tenga los elementos de juicio ne-cesarios para resumir, en dicha solicitud, elmarco fáctico y jurídico del litigio.

De los requisitos de la solicitud de interpre-tación prejudicial.

La solicitud del juez nacional debe motivarse demanera resumida pero completa, a objeto deque el Tribunal alcance una comprensión deconjunto del tema sometido a consulta. Porello, dicha solicitud debe incluir un informe su-


cinto de los hechos que el consultante conside-re relevantes, la relación de las normas delordenamiento jurídico de la Comunidad Andinacuya interpretación se requiere, así como lasalegaciones formuladas en torno a su aplica-ción.

Además, la solicitud deberá ir acompañada deuna copia de los documentos necesarios quesustenten el informe de los hechos y de lasdisposiciones aplicables, todo ello con el ob-jeto de hacer útil al juez nacional la interpreta-ción prejudicial que emane del Tribunal comuni-tario. De otro modo, la citada interpretaciónpodría alcanzar tal grado de generalidad y abs-tracción que resultaría inútil, en consecuencia,tanto para decidir el caso concreto como paraasegurar la aplicación uniforme del derechocomunitario (Proceso 30-IP-99, caso: DENIM,publicado en la Gaceta Oficial Nº 497, de 18 deoctubre de 1999).

De la competencia del Tribunal Comunita-rio.

Requerida la interpretación prejudicial, pasa aser de la exclusiva competencia del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina la determina-ción de las normas pertinentes a interpretar. Enconsecuencia, el Tribunal podrá establecer siinterpreta la totalidad de las normas solicitadas,o si, según su pertinencia para el caso concre-to, suprime la interpretación de unas o agrega lade otras. Además, podrá absolver las consul-tas en el orden de prelación que estime condu-cente (Proceso 01-IP-94, caso: MC POLLO SUPOLLO RICO, publicado en la Gaceta Oficial Nº164, de 2 de noviembre de 1994).

De las obligaciones del Juez Consultante.

Una vez notificada la interpretación prejudicialal juez nacional, éste deberá continuar la trami-tación del proceso interno y, en su sentencia,adoptar el pronunciamiento del Tribunal comuni-tario (Artículo 35 del Tratado de Creación delTribunal). Además, según lo dispone el artículo128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal,deberá remitir a éste la sentencia que dicte encada uno de los casos que haya sido objeto deinterpretación. (Criterios reiterados en los Pro-cesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, caso: ALPIN yALPINETTE, publicados en la Gaceta Oficial Nº912, de 25 de marzo de 2003, respectivamen-te).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juezde un País Miembro no solicite interpretaciónprejudicial cuando ésta es obligatoria, constitu-ye un incumplimiento por parte del País Miem-bro respecto de las obligaciones emanadas delas normas que conforman el Ordenamiento Ju-rídico de la Comunidad Andina, siendo esteincumplimiento susceptible de ser demandadoa través de una acción de incumplimiento, deacuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tra-tado de Creación de este Tribunal y 107 y si-guientes de su Estatuto.

En el presente caso, la consulta solicitada porla Corte Superior de Justicia de Lima, Quin-ta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo, de la República del Perú,corresponde a una interpretación prejudicial fa-cultativa, al tratarse del juez de primera instan-cia. Asimismo, este Tribunal aclara que la in-terpretación prejudicial puede ser solicitada demanera directa al Tribunal, sin ser necesarioque sea a través de la Embajada del Perú niexhortos.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el presente caso, Eske S.R.L. solicitó el 18de enero de 2008 el registro de la marca REDI-TUX (denominativa) para distinguir productosfarmacéuticos de la Clase 05 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido, da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumera-ción ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, color


determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal señala que: “Esta enumeracióncubre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propó-sito de extender el alcance de la noción demarca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVER-SIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Las-tres señala que: “(…) es un acierto del artículo134 no exigir expresamente el requisito de la‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en elpropio concepto de marca como bien inmaterialen el principal de sus requisitos que es la apti-tud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Ré-gimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuer-do de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

• La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imáge-nes, fórmulas u otros soportes, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor.

• La distintividad, es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y dife-renciar en el mercado los productos o servi-cios, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y cons-tituye el presupuesto indispensable para queésta cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y, en sucaso, incluso, la calidad del producto o servi-cio, sin riesgo de confusión o asociación.

Para efectos de registro del signo, de conformi-dad con el literal a) del artículo 135 de la Deci-sión 486 se exige que: “(…) el signo deberá serapto para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de otros idénticos osimilares, con el objeto de que el consumidor ousuario los valore, diferencie y seleccione, sinriesgo de confusión o de asociación en torno asu origen empresarial o a su calidad (…) estaexigencia se expresa también a través de laprohibición contemplada en el artículo 135, lite-ral b, de la Decisión 486 en referencia, segúnla cual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA YSUS SUELAS”, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo solicitadoREDITUX (denominativo) para distinguir pro-ductos comprendidos en la Clase 05, cumple ono con los requisitos del artículo 134 de la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, y si no se encuentra dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD POR CONFUNDI-BILIDAD CON UNA MARCA. RIESGO DECONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. REGLASPARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIG-NOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, Eske S.R.L. solicitó elregistro de la marca REDITUX (denominativa)para distinguir productos farmacéuticos de laClase 05, mientras que ImClone LLC (antesImclone Systems Incorporated) formuló oposi-ción en contra de la solicitud de registro en


base a su marca registrada ERBITUX (deno-minativa) de la misma Clase 05.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintivi-dad. Establece que no son registrables signosque sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente,la lista se ha extendido y se han clasificadootros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-ger los signos distintivos según su grado denotoriedad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa;“SHERATON”, publicado en la Gaceta OficialN° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o de asociación entre losconsumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

• La similitud ortográfica. Se da por la se-mejanza de las letras entre los signos a com-pararse. La sucesión de vocales, la longitudde la palabra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión.

• La similitud fonética. Se da por la coinci-dencia en las raíces o terminaciones, y cuan-do la sílaba tónica en las denominacionescomparadas es idéntica o muy difícil de dis-tinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcasposeen una imagen atractiva que puede ser empleadaen la promoción de productos o servicios distintos. Lacreación de esta imagen no es casual, sino que obe-dece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se venexpuestos estos signos son: dilución del valor atrac-tivo de la marca, uso parasitario de las representacio-nes positivas que condensa el signo, utilización de lamarca para productos o servicios distintos de formaque pueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradi-cionalmente por el sistema de marcas, sólo el prime-ro (dilución del valor atractivo de la marca) era mere-cedor de una protección ampliada. Para ello la marcadebía revestir determinadas características, entre lascuales, era relevante la implantación del signo enprácticamente la totalidad del público de los consu-midores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo demarcas debían merecer una protección contra losotros riesgos señalados. La conclusión a la que sellegó fue que el fundamento común a estos riesgos, noera tanto la gran implantación que goza el signo en eltráfico económico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o se tratade dañar negativamente. Surgen entonces los térmi-nos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’para definir a este nuevo tipo de signo que condensauna elevada reputación y prestigio que lo hace mere-cedor de una protección más allá de la regla de laespecialidad”.


las particularidades de cada caso, para de-terminar una posible confusión.

• La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Reglas para el cotejo entre signos distinti-vos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión y/ode asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importante parael examinador, es determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 dejulio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca:“DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de14 de julio de 2006.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS SIMPLES.

En el presente caso, los signos confrontadosREDITUX y ERBITUX son denominativos, por lo

que este Tribunal analizará el tema de la com-paración entre signos denominativos simples.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que for-man un todo pronunciable, dotado o no de signi-ficado conceptual; las palabras pueden prove-nir del idioma español o de uno extranjero, comode la inventiva de su creador, es decir, de lafantasía; cabe indicar que la denominación per-mite al consumidor solicitar el producto o servi-cio a través de la palabra, que impacta y perma-nece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios 2:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, puesesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa la

2 Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobrela materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa,manifiesta lo siguiente:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto osintética, operando con la totalidad de los elemen-tos integrantes, sin descomponer su unidad fonéti-ca y gráfica en fonemas o voces parciales, tenien-do en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativola totalidad de las sílabas y letras que forman losvocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de especialeficacia caracterizante, atribuyendo menos valora los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcascomparadas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica o muydifícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo ordenhabla a favor de la semejanza de las marcas com-paradas porque la sucesión de vocales asume unaimportancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión más ca-racterística de las denominaciones confrontadas:la dimensión que con mayor fuerza y profundidadpenetra en la mente del consumidor y determina,por lo mismo, la impresión general que la denomi-nación va a suscitar en los consumidores”.


misma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de las vo-cales, con lo cual se indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, esto mostraría cómo es captadala marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando los criterios expuestos, debe esta-blecer el riesgo de confusión que pudiera existirentre la marca REDITUX (denominativa) conla marca ERBITUX (denominativa), analizan-do si existen semejanzas suficientes capacesde inducir al público a error, o si resultan tandisímiles que pueden coexistir en el mercadosin generar perjuicio a los consumidores y altitular del signo distintivo.

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (-TUX)

En el presente caso, la sociedad IMCLONELLC. manifestó en su demanda que: “El hechoque la partícula TUX se encuentre presente enotras marcas registradas pertenecientes a ter-ceros, de ninguna manera puede determinar quedicha terminación TUX no deba ser consideradaal momento de efectuar el análisis de los signosen conflicto, por cuanto el examen comparativode los signos debe efectuarse en forma global”.Por ser pertinente al caso abordaremos a conti-nuación el tema de las partículas de uso co-mún.

Al conformar una marca su creador puede haceruso de una gran cantidad de elementos talescomo: prefijos o sufijos de uso común, que porser tales no pueden ser monopolizados por per-sona alguna, por lo que su titular no está facul-tado por la ley para oponerse a que otros losutilicen en el diseño de signos marcarios, siem-pre que el nuevo signo tenga suficiente calidaddistintiva, a fin de no generar la posibilidad deconfusión.

Las partículas de uso común que formen par-te de una marca no deben ser tenidas en cuentaal realizar el examen comparativo de los signos,ésta es una excepción al principio doctrinario deque el cotejo de las marcas se debe realizar

atendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes. Es importanterecalcar que la distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el dere-cho obtenido a través del registro de marcas,descarta que partículas, prefijos o sufijos comu-nes, necesarios o usuales que pertenecen aldominio público, puedan ser utilizados única-mente por un titular marcario, porque al seresos vocablos usuales, no se puede impedirque el público en general los siga utilizando,hacerlo constituirá el monopolio del uso de par-tículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en mar-cas que estén destinadas a proteger productosfarmacéuticos, sino en marcas cualesquieraque sean los productos o servicios destinadosa proteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaen una de sus sentencias ha recogido importan-tes criterios doctrinarios sobre el tema y haexpresado lo siguiente:

‘La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto enque aparece; nadie, en efecto, puede mono-polizar una raíz genérica, debiendo tolerarque otras marcas la incluyan, aunque podránexigir que las desinencias y otros componen-tes del conjunto marcario sirvan para dis-tinguirlo claramente del otro’. (Bertone, LuisEduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Gui-llermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, noobstante su distintividad, el signo puede ha-berse tornado banal ‘por el crecido númerode registros marcarios que lo contienen; nose trata de una cualidad intrínseca del signo,sino de su posición relativa en ese universode signos que constituye el Registro (...).

Otamendi ha señalado que ‘una partícula deuso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa solacircunstancia la existencia de confundibili-dad, ya que entonces se estaría otorgando aloponente un privilegio inusitado sobre unaraíz de uso general o necesario. El titular deuna marca con un elemento de uso común


sabe que tendrá que coexistir con las marcasanteriores, y con las que se han de solicitaren el futuro (...) esto necesariamente tendráefectos sobre el criterio que se aplique en elcotejo. Y por ello se ha dicho que esos ele-mentos de uso común son marcariamentedébiles y que los cotejos entre marcas quelos contengan deben ser efectuados con cri-terio benevolente’. (Otamendi, Jorge: ‘Dere-cho de Marcas’, cuarta edición. Editado porLexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires-2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003,Marca: “& mixta”, publicado en la GacetaOficial Nº 965, del 8 de agosto del 2003)”.

6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

En el presente caso, los signos confrontadospretenden distinguir productos de la Clase 05de la Clasificación Internacional de Niza, por loque resulta pertinente abordar el tema de “lasmarcas farmacéuticas”.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de re-gistro de un signo como marca que ampareproductos farmacéuticos, deberá ser mucho másriguroso, toda vez que estos productos estándestinados a proteger la salud de los consumi-dores. Este riguroso examen, de acuerdo a loseñalado por el Tribunal, tiene su razón de serpor “las peligrosas consecuencias que puedeacarrear para la salud una eventual confusiónque llegare a producirse en el momento de ad-quirir un determinado producto farmacéutico,dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. (Pro-ceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 deagosto de 2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y aná-lisis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud,para evitar precisamente, que el consumidorsolicite un producto confundiéndose con otro, loque en determinadas circunstancias puedencausar un daño irreparable a la salud humana,más aun considerando que en muchos estable-cimientos, aún medicamentos de delicado uso,son expendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno”. (Proceso

30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado enla Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000).

Este razonamiento se soporta en el criterio delconsumidor medio que, en estos casos, es devital importancia ya que las personas que con-sumen productos farmacéuticos no suelen serespecializadas en temas químicos ni farmacéu-ticos y, por lo tanto, son más susceptibles deconfusión al adquirir dichos productos. El crite-rio comentado insta al examinador a ponerse enel lugar de un consumidor medio que, en el casoen cuestión, es la población en general, que vaa utilizar el producto dentro del ámbito de suhogar sin asistencia profesional permanente.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-tante deberá determinar la registrabilidad delsigno solicitado REDITUX (denominativo),examinando cuidadosamente la posibilidad deriesgo de confusión en el público consumidor deproductos farmacéuticos, y tomando en cuentaque podrían verse involucrados derechos fun-damentales, tales como la salud y la vida.

7. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YLA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL RIES-GO DE DILUCIÓN.

En el presente caso, la sociedad IMCLONELLC. manifestó en su demanda lo siguiente: “ElSENAPI de Bolivia ha reconocido la notoriedadde la marca ERBITUX, por lo que debe ser re-conocida en el Perú, de conformidad con elartículo 224 de la Decisión 486”. Correspondeentonces abordar el tema de “la marca notoria-mente conocida y la prueba de su notoriedad”por ser pertinente al caso.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, le dedica al tema de los signos no-toriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, es-tablece la regulación de los signos notoriamen-te conocidos.

En dicho Título, no sólo se hace referencia a lamarca notoriamente conocida, sino que se am-plía el ámbito de regulación a todos los signosnotoriamente conocidos.

El artículo 224, consagra una definición del sig-no distintivo notoriamente conocido. De éste se


pueden desprender las siguientes característi-cas:

• Para que un signo se considere como notoriodebe ser conocido por el sector pertinente. Elartículo 230 establece qué se debe entenderpor sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinen-tes de referencia para determinar la noto-riedad de un signo distintivo, entre otros,los siguientes:

a) los consumidores reales o potencialesdel tipo de productos o servicios a losque se aplique;

b) las personas que participan en los ca-nales de distribución o comercializacióndel tipo de productos o servicios a losque se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúanen giros relativos al tipo de estableci-miento, actividad, productos o serviciosa los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedadde un signo bastará que sea conocidodentro de cualquiera de los sectores referi-dos en los literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquierade los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado porcualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especia-lidad, territorialidad y de uso real y efec-tivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación, con la regulación que establece la Deci-sión 486, la protección de los signos notoria-mente conocidos, se da de una manera aúnmás amplia.

En efecto, en relación con los principios de es-pecialidad, territorialidad y uso real y efectivode la marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h), de la misma Decisión,

conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examina-dor, en caso de presentarse conflicto entre elsigno a registrar y un signo notoriamente cono-cido, establecerá, de conformidad con el artícu-lo 136, literal h) mencionado, el riesgo de aso-ciación, el de uso parasitario y el de dilución,independientemente de la clase en la que sepretenda registrar el signo idéntico o similar a lamarca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, espreciso señalar que de la propia definición quetrae el artículo 224 de la Decisión 486, se des-prende que no se negará la calidad de notorio alsigno que no lo sea en el País Miembro dondese solicita la protección; basta con que seanotorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deno encontrarse registrado o en trámite de re-gistro en el País Miembro o en el extranjero. Porlo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en consecuencia,se brinda protección a los signos que alcancenel carácter de notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Deci-sión 486 a la marca notoria, va más allá de laexigencia del uso real y efectivo de las marcas,la cual sustenta figuras como la cancelación delregistro de la marca por no uso. En efecto, elartículo 229, literal b), dispone que no se ne-gará el carácter de notorio de un signo por elsólo hecho de que no se haya usado o no seesté usando para distinguir productos o servi-cios, o para identificar actividades o estableci-mientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-


rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, deberá dar cumplimiento a lo indicado en elartículo 228 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos enel mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, se debe tener en cuenta que la doc-trina tradicionalmente se ha referido, por lo ge-neral, a dos clases de riesgo: el de confusión yel de asociación. Actualmente, la lista se ha ex-tendido y se han clasificado otro tipo de ries-gos con el objetivo de proteger los signos dis-tintivos según su grado de notoriedad. La Deci-sión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado laprotección de los signos notoriamente conoci-dos, consagrando cuatro riesgos. De conformi-dad con los artículos 136, literal h), y 226 litera-les a), b), y c), estos son: el riesgo de confu-sión, el de asociación, el de dilución y el de usoparasitario. 3

El riesgo de confusión, es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque dicho producto tiene un origen empresarialdiferente al que realmente posee (confusión in-directa).

El riesgo de asociación, es la posibilidad quetiene el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el generador ocreador de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es cuando el uso deotros signos idénticos o similares, cause eldebilitamiento de la altísima capacidad distinti-va que el signo notoriamente conocido ha gana-do en el mercado, aunque se use para produc-tos, que no tengan ningún grado de conexidadcon los cuales ampara el signo notoriamenteconocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es laposibilidad de que un competidor parasitario, seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios, que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca sal-vaguardar los signos notoriamente conocidosde:

Que el público consumidor caiga en los siguien-tes errores:

Al adquirir determinado producto creo queestá adquiriendo otro;

No tener claro el origen empresarial del signonotoriamente conocido;

Pensar que las empresas productoras tienealgún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo generalha estado ligado con la protección de la marcarenombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:“En efecto, la protección frente al riesgo de di-lución se proyecta sobre las conductas adhe-sivas respecto a las marcas de alto renombresusceptibles de perjudicar la posición competi-tiva de su legítimo titular mediante el debilita-miento de su extraordinaria capacidad distintivaganada a través de la propia eficiencia”. 4

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fer-nández Novoa ha establecido con total aciertolo siguiente:

“Un factor básico del debilitamiento de lamarca renombrada será patente en el casode que un tercero lesione los legítimos intere-ses del titular de la marca renombrada. Lalesión o perjuicio de los intereses del titularde la marca renombrada será patente en elcaso de que un tercero emplee una marcaidéntica o muy semejante a la marca renom-brada para designar productos de bajo preciode calidad inferior.

(…)3 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la

marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, MarceloLa Marca Renombrada en el Actual Régimen Co-munitario Andino de Propiedad Intelectual, enrevista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad AndinaSimón Bolívar, Quito, Ecuador. Disponible en http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf.

4 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283.


En líneas generales cabe señalar que el dañoque acecha a la empresa titular de la marcarenombra es la progresiva destrucción de lafuerza distintiva de la marca que inevitable-mente se produciría si proliferasen las em-presas no competidoras que utilizasen unamarca idéntica o muy semejante a la marcarenombrada”. 5

Es importante tener en cuenta que, en el actualrégimen comunitario andino de propiedad inte-lectual, no se diferencia entre marca renombra-da y marca notoria a efectos de su proteccióncontra los diferentes riesgos en el mercado. Portal motivo, la protección contra el riesgo dedilución es predicable tanto de la marca notoriacomo de la marca renombrada. En este sentido,el juez consultante debe analizar si el signosolicitado para registro podría causar riesgo dedilución de la capacidad distintiva de la marcanotoria ERBITUX.

Por último, en relación con el riesgo de uso pa-rasitario, se protege al signo notoriamente co-nocido contra el aprovechamiento injusto desu prestigio por parte de terceros, sin importar,al igual que en el caso anterior, los productos oservicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria de la marca, perose diferencia del riesgo de dilución en que lafinalidad del competidor parasitario es única-mente un aprovechamiento de la reputación, sinnecesidad de presentar un debilitamiento de lacapacidad distintiva de la marca notoriamenteconocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “Elpropósito perseguido por el competidor parasi-tario es claro: o bien la similitud entre los sig-nos, aunque no medie similitud entre las presta-ciones y sin provocar falsa representación algu-na respecto del origen, sirve para estableceruna relación intelectual que atrae la atencióndel público consumidor de forma superior a laque alcanzaría con el empleo de un signo re-nombrado; o bien la semejanza depara la trans-misión consciente o inconsciente de la reputa-ción que simboliza el signo pese a la falta desemejanza de los productos del competidor conlos originarios. En ambos casos la apropiaciónaprovecha los esfuerzos publicitarios del legíti-

mo titular o el valioso caudal informativo que elconsumidor asocia al signo”. 6

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,es un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional Competente, según sea el caso.El reconocimiento de dicha notoriedad, corres-ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-tente, con fundamento en el artículo 228 de laDecisión 486. Para que se pueda determinar siuna marca es notoriamente conocida se debetener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre losmiembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

6 Ibídem. Pág. 247.5 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y

308.


i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE.

En el presente caso, la sociedad IMCLONELLC. manifestó en su demanda lo siguiente:“El SENAPI de Bolivia ha reconocido la noto-riedad de la marca ERBITUX, por lo que debeser reconocida en el Perú, de conformidad conel artículo 224 de la Decisión 486”.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que, elexamen de registrabilidad que deben realizarlas oficinas nacionales competentes es de ofi-cio, integral y motivado. Además, debe ser au-tónomo tanto en relación con las decisionesemitidas por otras oficinas de registro marca-rio, como en relación con anteriores decisionesproferidas por la propia oficina, en el sentido deque ésta debe realizar el examen de registrabi-lidad analizando cada caso concreto, es decir,estudiando el signo solicitado para registro, lasoposiciones presentadas y la información re-caudada para dicho procedimiento, independien-te de anteriores análisis sobre signos idénticoso similares.

Lo anterior no implica que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación y queno puede utilizar como precedentes sus pro-pias actuaciones, sino que la oficina de registromar-cario tiene la obligación en cada caso dehacer un análisis de registrabilidad con las ca-racterísticas mencionadas, teniendo en cuentalos aspectos y pruebas que obran en cada trá-mite. Además, los límites a la actuación admi-nistra-tiva de dichas oficinas se encuentran da-dos por la propia norma comunitaria y las ac-ciones judiciales para defender la legalidad delos actos administrativos proferidos.

Si bien el Proceso 110-IP-2008, Marca “LANECUADOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº

1675, de 5 de diciembre de 2008, si bien se re-fiere a la Decisión 344, dicho proceso resultaaplicable al presente caso:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura en ca-beza de las Oficinas Nacionales Competen-tes el procedimiento y el respectivo examende registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en re-lación con decisiones emanadas de otrasoficinas de registro marcario (principio de in-dependencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar lospronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de registra-bilidad o irregistrabilidad realizado en otra uotras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Marca: “MONARCH-M, publicado


en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el ca-so de que no hubiesen sido presentadas opo-siciones; como ya se indicó, la Autoridad Com-petente en ningún caso queda eximida de reali-zar el examen de fondo para conceder o negarel registro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la oficina nacional competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.


C O N C L U Y E:

PRIMERO: Los jueces nacionales que conoz-can de un proceso en el que debaaplicarse o se controvierta algunade las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina, pueden o no requerirdel Tribunal Comunitario la inter-pretación de las mismas, siempreque exista la posibilidad de un re-curso ulterior en derecho interno.Únicamente la existencia de un re-curso en el derecho interno quepermita revisar la interpretación dela norma aplicable convierte en fa-cultativa la solicitud de interpreta-ción prejudicial la que, en principio,resulta obligatoria.

En el presente caso, la consultasolicitada por la Corte Superiorde Justicia de Lima, Quinta Sala

Especializada en lo Contencio-so Administrativo, de la Repú-blica del Perú, corresponde a unainterpretación prejudicial facultati-va, al tratarse del juez de primerainstancia. Asimismo, este Tribunalaclara que la interpretación prejudicialpuede ser solicitada de manera di-recta al Tribunal, sin ser necesarioque sea a través de la Embajadadel Perú ni exhortos.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

TERCERO: No son registrables los signos quesegún lo previsto en el artículo 136,literal a) de la referida Decisión 486,y en relación con derechos de ter-ceros, sean idénticos o se aseme-jen a una marca anteriormente so-licitada para registro o registradapara los mismos servicios o pro-ductos o, para productos o servi-cios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar en elpúblico un riesgo de confusión y/ode asociación. De ello resulta, queno es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error oa confusión a los consumidores,sino que es suficiente la existen-cia del riesgo de confusión paraque se configure la prohibición deirregistrabilidad.

TERCERO: Al momento de realizar la compa-ración entre dos signos denomi-na-tivos, el examinador deberá tomaren cuenta los criterios analizadosen la presente providencia.

CUARTO: El Juez Consultante, aplicando loscriterios expuestos, debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-


diera existir entre la marca REDI-TUX (denominativa) con la marcaERBITUX (denominativa), anali-zando si existen semejanzas sufi-cientes capaces de inducir al públi-co a error, o si resultan tan disímilesque pueden coexistir en el merca-do sin generar perjuicio a los con-sumidores y al titular del signo dis-tintivo.

QUINTO: Las partículas de uso común queformen parte de una marca no de-ben ser tenidas en cuenta al reali-zar el examen comparativo de lossignos, ésta es una excepción alprincipio doctrinario de que el cote-jo de las marcas se debe realizaratendiendo a una simple visión deconjunto de los signos que se en-frentan, donde el todo prevalece so-bre sus componentes. Es impor-tante recalcar que la distintividaddebe buscarse en el elemento dife-rente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía quelogre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: Para establecer el riesgo de confu-sión, la comparación y el análisisque debe realizar la Autoridad Na-cional Competente, en el caso deregistro de un signo como marcaque ampare productos farmacéuti-cos, deberá ser mucho más riguro-so, toda vez que estos productosestán destinados a proteger la sa-lud de los consumidores.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una definición designo notoriamente conocido conlas siguientes características:

• Para que un signo se considerecomo notorio, debe ser conocidopor el sector pertinente, enten-diendo por tal, lo consagrado enel artículo 230 de la Decisión486.

• Debe haber ganado dicha noto-riedad, en cualquiera de los Paí-ses Miembros.

• Que haya obtenido dicha noto-riedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una pro-tección más amplia de los signosnotoriamente conocidos, lo que im-plica, por un lado, la ruptura de losprincipios de especialidad, territo-rialidad y del uso real y efectivo dela marca y, por otro, la proteccióncontra los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución y del uso parasita-rio, de conformidad con lo expresa-do en la presente InterpretaciónPrejudicial.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia, corresponde a quien laalega. Éste dispondrá, para eseobjeto, de los medios probatoriosprevistos en la legislación internay el reconocimiento correspondeotorgarlo, según el caso, a la Ofici-na Nacional Competente o a la Au-toridad Nacional Competente, conbase en las pruebas presentadas.

OCTAVO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo en rela-ción con las decisiones emitidaspor otras oficinas de registro marcariode acuerdo a lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberáadoptar la presente interpretación. Asimismo,deberá dar cumplimiento a las prescripcionescontenidas en el párrafo tercero del artículo 128del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mesde mayo de 2013, procede a resolver la solicitudde Interpretación Prejudicial formulada por laSala de Derecho Constitucional y Social Perma-nente de la Corte Suprema de Justicia, de laRepública del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 012-2013-SCS-CS, de 12 deabril de 2013, recibido en este Tribunal el 29 deabril de 2013, la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia, de la República del Perú, solicita laInterpretación Prejudicial del artículo 157 se-gundo párrafo de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, a fin de resolverel proceso interno Nº 064-2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDINGAB.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DE-FENSA DE LA COMPETENCIAY LA PROPIEDAD INTELEC-TUAL – INDECOPI, de la Repú-blica del Perú.

Tercero interesado: ORTEGA DIESEL S.R.L.


- La demandante VOLVO TRADEMARK HOL-DING AB señala que la emplazada ORTEGADIESEL S.R.L. sin contar con autorizaciónpor parte de VOLVO TRADEMARK HoldingAB utiliza en paneles colocados en diversaspartes de su establecimiento comercialla marca VOLVO o variantes de la marcaVOLVO, tanto como letrero principal en suestablecimiento, así como en sus compro-bantes de pago, en los cuales en la partecentral y en caracteres destacados muestranla denominación VOLVO, de manera que hacepensar indebidamente a los consumidoresque expende productos legítimos VOLVO demarca bajo el auspicio de la titular de lamarca, o que ha sido capacitada por la titularde la marca para prestar servicios bajo talmarca, o que se trata de un distribuidor auto-rizado en VOLVO.

- Mediante Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, se

PROCESO 101-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154 y 155 de la

misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala deDerecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de

la República del Perú. Asunto: “Infracción de derechos de propiedadintelectual”. Expediente Interno: Nº 064-2012.







resolvió declarar fundada la acción por in-fracción de derechos de propiedad indus-trial.

- Posteriormente, en segunda instancia ad-ministrativa, mediante Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiem-bre del 2007, dictada por el Tribunal de De-fensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual del INDECOPI, se dispuso: “RE-VOCAR la Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, yen consecuencia, declarar INFUNDADA laacción por infracción a los derechos de pro-piedad industrial interpuesta por VOLVOTRADEMARK HOLDIGN AB contra OrtegaDiesel Sociedad de Responsabilidad Limi-tada”.

La demandante interpuso acción contenciosoadministrativa ante la 5º Sala Especializadaen lo Contencioso Administrativo de la Cor-te Superior de Lima. La sentencia de primerainstancia declaró infundada la demanda inter-puesta por los siguientes motivos:

- De la revisión y análisis de los actuados ad-ministrativos se verifica que mediante la ins-pección ocular al local de la empresa denun-ciada la autoridad administrativa llegó a com-probar que en efecto la empresa denunciadavenía utilizando los signos VOLVO ZONE yVOLVO y diseño, tanto en el letrero ubicadoen el frontis de su local como al interior de él,hecho que incluso no ha sido negado pordicha empresa al contestar la demanda sinopor el contrario, ha sido admitido expresa-mente.

- La autoridad administrativa comprobó ade-más que el uso de tales signos era paraponer en conocimiento del público que endicho local se expendían repuestos dirigidosa los vehículos distinguidos con la marcaVOLVO.

- Tal conclusión, se refuerza en la medida queen el mismo letrero no sólo aparecía la marcaVOLVO sino que aparecían también otrossignos de marcas notorias como BOSCH,PERKINS y SKF, lo que lleva a concluir quedichas marcas eran utilizadas con fines in-formativos al público usuario (el expendio derepuestos), y no para empresas titulares dedichas marcas.

- No existe prueba en el expediente adminis-trativo que indique que ORTEGA DIESEL SRLse publicitaba como un negocio vinculadocon la empresa VOLVO.

- Como se indicó precedentemente, las prohi-biciones establecidas a favor del titular deuna marca, no impiden a los terceros el usode la marca para anunciar, ofrecer en venta oindicar la existencia o disponibilidad de pro-ductos o servicios legítimamente marcados,o para indicar la compatibilidad o adecuaciónde piezas de recambio o de accesorios utili-zables con los productos de la marca regis-trada, siempre que tal uso sea de buena fe,se lleve a cabo con el propósito de informar alpúblico y no sea susceptible de inducirlo aconfusión sobre el origen empresarial de ta-les productos o servicios (de conformidadcon el artículo 157 de la Decisión 486).

- Asimismo, conforme a lo establecido por elartículo 158 de la referida Decisión 486, lasprohibiciones no impiden a los terceros reali-zar actos de comercio sobre los productosamparados por la marca, después de habersido introducidos en el comercio de cualquierpaís por el titular del registro o por personacon el consentimiento del titular, o vincula-da económicamente a él, en particular cuan-do los productos o sus envases o embalajesde contacto directo no hayan sufrido modifi-cación, alteración o deterioro.

- Por ello, este Colegiado comparte el criteriode la administración al entender que la finali-dad del uso de la marca VOLVO por parte deORTEGA DIESEL era netamente informativo.

Posteriormente, la demandante presentó recur-so de apelación y, en segunda instancia, laSala Civil Transitoria de la Corte Suprema,de la República del Perú decidió lo siguiente:“REVOCARON la sentencia apelada, que decla-ra infundada la demanda y reformándola decla-raron FUNDADA la demanda, en consecuenciaNULA la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPIde fecha 18 de septiembre del 2007 y fundadala acción por infracción a los derechos de pro-piedad industrial interpuesta por VOLVO TRA-DEMARK HOLDING AB, encontrándose prohi-bida ORTEGA DIESEL SRL, de usar la marcaVOLVO en letreros, paneles, comprobantes depago, papelería, material publicitario”. Ello enbase a los siguientes fundamentos:


- La actividad de ORTEGA DIESEL SRL nopuede catalogarse como de buena fe, todavez que al ofrecer productos alternativos quevende de distinta procedencia, consignandoen su panel la marca VOLVO, genera confu-sión en el público consumidor respecto alorigen empresarial del producto, por lo quedicha actividad no se encuentra en el su-puesto previsto en el 2do. Párrafo del artículo170 del Decreto Legislativo 823, sino en el1er. Párrafo al estar utilizando la marca de laempresa demandada en beneficio de una ac-tividad comercial, por lo que la conclusión ala que arriba la Sala Superior no se condicecon lo verificado en la Inspección realizada,con lo cual deben estimarse las alegacionesque se exponen en el recurso de apelaciónen los apartados a), b) y d).

Finalmente, el INDECOPI interpone recurso decasación alegando los siguientes fundamen-tos:

- La inaplicación del artículo 157, segundo pá-rrafo de la Decisión 486, norma que prevé unade las limitaciones al derecho de exclusivaque posee el titular de una marca registrada.El supuesto al que alude la Sala en la sen-tencia de vista, se refiere a un supuesto dis-tinto al que se presenta en autos, pues setrata del supuesto en el que un tercero em-plea en el mercado su propio nombre, domi-cilio o seudónimo, un nombre geográfico ocualquier otra indicación cierta relativa a laespecie, calidad, cantidad, etc., de sus pro-ductos o servicios; precisa que las normascitadas en la recurrida resultan completa-mente impertinentes al caso, pues aquí no seha discutido en ningún momento si el signoVOLVO constituye el nombre, domicilio, oseudónimo de la firma ORTEGA DIESEL SRL,lo que se discute es si esta empresa empleólícitamente o no, los signos VOLVO y VOLVOZONE y logotipo para anunciar, ofrecer enventa o indicar la existencia o disponibilidadde productos marcados o para indicar la com-patibilidad o adecuación de piezas de recam-bio o de accesorios utilizables con los pro-ductos de la marca registrada.


La demandante VOLVO TRADEMARK HOLDINGAB ha manifestado lo siguiente:

- Solicita se declare la invalidez e ineficienciade la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI,de fecha 18 de setiembre del 2007, dictadapor el Tribunal de Defensa de la Competenciay de la Propiedad Intelectual del INDECOPIen tanto ella dispuso: “REVOCAR la Resolu-ción Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha12 de marzo de 2007, y en consecuencia,declarar INFUNDADA la acción por infraccióna los derechos de propiedad industrial inter-puesta por VOLVO TRADEMARK HOLDIGNAB contra Ortega Diesel Sociedad de Res-ponsabilidad Limitada”.

- Como pretensión accesoria solicita que seordene a Ortega Diesel SRL que retire todoslos paneles que contengan las marcas VOLVOone y VOLVO y/o cualquier otra confundiblecon esta última. Se le prohíba de usar lasmarcas VOLVO one, VOLVO y/o cualquierotra confundible con esta última. Se le prohíbade usar cualquier símbolo similar a VOLVOone y/o VOLVO como símbolo identificadorde actividades comerciales.


El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPE-TENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL(INDECOPI), manifestó lo siguiente:

- Señala que la demandante contrariamente alo que sostiene, en ningún momento acompa-ñó a su escrito de denuncia, las supuestascopias de la facturas a que hace referencia yque en su opinión serían las que acreditan lasupuesta infracción a su derecho respecto dela marca VOLVO.

- Si bien la empresa ORTEGA DIESEL utiliza-ba la marca VOLVO ZONE y logotipo y VOLVOy diseño, ello no configuraba una infracción alos derechos de propiedad de la empresademandante respecto a su marca VOLVO, enla medida que el uso efectuado por la empre-sa se limitaba a informar las actividades rela-cionadas con la comercialización de repues-tos con los mismos repuestos de la clase 12de la Nomenclatura Oficial que ésta ofrecíase encontraban dirigidos entre otros a losvehículos distinguidos con dicha marca; pruebade ello, es que la empresa ORTEGA DIESELSRL, igualmente incluyó los signos BOSCHy logotipo SKF y logotipo PERKINS tanto en


el frontis de su local como dentro del mismo,lo cual prueba que las marcas antes referi-das no son utilizadas para identificar susactividades económicas ni mucho menos paradistinguir los productos que ofrece.

5. Fundamentos del tercero interesado

El tercero interesado ORTEGA DIESEL SRLha contestado la demanda de la siguiente ma-nera:

- Es cierto que su representante no ha tenidoni tiene autorización alguna por parte de sustitulares para utilizar la palabra o marcaVOLVO en ninguna de sus formas; pero sinembargo, conforme a lo señalado por el artícu-lo 155 inciso d) de la Decisión 486 refiere queel registro de su marca la confiere el derechode impedir que un tercero sin su consenti-miento use en el comercio únicamente unsigno idéntico o similar a la marca registrada,el signo registrado con la palabra y letras quese atribuye como ilegal a su representada enlos cuales no existe similitud ni identidad.

- La palabra que aparece en el letrero de publi-cidad no genera ni ocasiona confusión o ries-go de asociación con el titular del registro,puesto que con total transparencia en losletreros adicionales más cercanos al públicodel mismo frontis exponen con suficiente cla-ridad que importan y comercializan repues-tos alternativos a VOLVO, letrero que por suubicación nunca han sido visualizados en lasfotos ofrecidas como pruebas por el accio-nante.

- Respecto a la posibilidad de ofrecer en ventaproductos originales de la marca VOLVO,sólo importan marcas alternativas que conti-nuamente van a pareciendo como repuestospara VOLVO, además de favorecer a las eco-nomías modestas de los transportistas, ysiendo de interés del cliente por cuestión detiempo y facilidad de desplazamiento, re-curren a algún establecimiento autorizadoVOLVO y obtiene dicho producto para entre-garlo en reventa al cliente, actividad que noestá prohibida por Ley.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-

judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez Consultante solici-ta la interpretación del artículo 157 segundopárrafo de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Se procederá a realizar lainterpretación solicitada y, de oficio, se interpre-tarán adicionalmente los artículos 154 y 155 dela misma normativa.


DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 154

El derecho al uso exclusivo de una marca seadquirirá por el registro de la misma ante larespectiva oficina nacional competente.

Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titularel derecho de impedir a cualquier tercerorealizar, sin su consentimiento, los siguien-tes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo dis-tintivo idéntico o semejante sobre produc-tos para los cuales se ha registrado lamarca; sobre productos vinculados a losservicios para los cuales ésta se ha regis-trado; o sobre los envases, envolturas,embalajes o acondicionamientos de talesproductos;

b) suprimir o modificar la marca con fines co-merciales, después de que se hubiese apli-cado o colocado sobre los productos paralos cuales se ha registrado la marca; so-bre los productos vinculados a los servi-cios para los cuales ésta se ha registrado;o sobre los envases, envolturas, embala-jes o acondicionamientos de tales produc-tos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, em-balajes u otros materiales que reproduz-


can o contengan la marca, así como co-mercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a la marca respecto de cualesquie-ra productos o servicios, cuando tal usopudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Tra-tándose del uso de un signo idéntico paraproductos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a una marca notoriamente conoci-da respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando ello pudiese causar altitular del registro un daño económico ocomercial injusto por razón de una diluciónde la fuerza distintiva o del valor comercialo publicitario de la marca, o por razón deun aprovechamiento injusto del prestigiode la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o si-milar a una marca notoriamente conocida,aun para fines no comerciales, cuando ellopudiese causar una dilución de la fuerzadistintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca, o un aprovechamientoinjusto de su prestigio.

(…)

Artículo 157

Los terceros podrán, sin consentimiento deltitular de la marca registrada, utilizar en elmercado su propio nombre, domicilio o seu-dónimo, un nombre geográfico o cualquierotra indicación cierta relativa a la especie,calidad, cantidad, destino, valor, lugar de ori-gen o época de producción de sus productoso de la prestación de sus servicios u otrascaracterísticas de éstos; siempre que ello sehaga de buena fe, no constituya uso a títulode marca, y tal uso se limite a propósitos deidentificación o de información y no sea ca-paz de inducir al público a confusión sobre laprocedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titu-lar, el derecho de prohibir a un tercero usar lamarca para anunciar, inclusive en publicidadcomparativa, ofrecer en venta o indicar laexistencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados; o para in-

dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada,siempre que tal uso sea de buena fe, selimite al propósito de información al público yno sea susceptible de inducirlo a confusiónsobre el origen empresarial de los productoso servicios respectivos.

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MAR-CA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASEDE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DE-RECHOS.

En el presente caso, la demandante VOLVOTRADEMARK HOLDING AB señala que la em-plazada ORTEGA DIESEL S.R.L. sin contarcon su autorización utiliza en paneles colo-cados en diversas partes de su establecimientocomercial la marca VOLVO o variantes de lamarca VOLVO, tanto como letrero principal ensu establecimiento, así como en sus compro-bantes de pago, en los cuales en la parte cen-tral y en caracteres destacados muestran ladenominación VOLVO, de manera que hacepensar indebidamente a los consumidores queexpende productos legítimos VOLVO de marcabajo el auspicio de la titular de la marca, o queha sido capacitada por la titular de la marcapara prestar servicios bajo tal marca, o que setrata de un distribuidor autorizado en VOLVO.

Nos remitiremos al Proceso 89-IP-2011, en elcual se abordó el presente tema.

“El artículo 154 de la Decisión 486 señala que elderecho al uso exclusivo sobre una marca seobtiene a partir de su registro, por lo que es eltitular de dicho signo el único facultado a usar lamarca o permitir su uso por parte de terceros.

Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que“dentro de la exclusividad que la marca otorga asu titular se ha considerado doctrinariamentedos posibilidades, una positiva y otra negativa.Por la primera se permite al titular usarla, ceder-la o conceder licencia sobre la marca. La se-gunda, la negativa, implica que el titular estáfacultado para prohibir (ius prohibendi) que ter-


ceros usen la marca y, en consonancia, oponer-se al uso y registro de signos idénticos o simila-res a los que él es titular” 1. De lo anterior seadvierte que el registro de un signo como marcano sólo faculta a su titular a su uso exclusivo,sino, además, a prohibir a terceras personas eluso de la marca.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de laexclusividad (la negativa), se debe tener encuenta que ésta “(…) es más amplia que lafaceta positiva. En vez de comprender tan sóloel signo registrado y los productos o serviciosincluidos en el registro, la faceta negativa seextiende, por un lado, a los signos idénticos ysemejantes; y abarca, por otra parte, tanto losproductos o servicios idénticos como los pro-ductos o servicios similares”. 2

Según lo establecido por el artículo 155 de laDecisión 486, el titular de una marca tiene elderecho de impedir que cualquier tercero, sin suconsentimiento, realice los siguientes actos:aplicar o colocar dicho signo, o un signo idénti-co o semejante, sobre productos para los cua-les haya sido registrado, o sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientosde tales productos (literal a), así como suprimiro modificar la marca con fines comerciales so-bre los productos ya nombrados (literal b); losde fabricar, comercializar o detentar etiquetas,envases, envolturas, embalajes u otros mate-riales que reproduzcan o contengan la marca(literal c), los de usar en el comercio un signoidéntico o semejante respecto de cualesquieraproductos o servicios, caso que tal uso pudieracausar un riesgo de confusión o de asociación(literal d); los de usar en el comercio un signoidéntico o similar a una marca notoriamenteconocida respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando esto pudiese causar un dañoeconómico o comercial injusto por razón de unadilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca, o por razón de unaprovechamiento injusto del prestigio de la mar-ca o de su titular (literal e); y, los de usar públi-camente un signo idéntico o similar a una mar-ca notoriamente conocida, aún para fines nocomerciales, cuando ello pudiese causar dilu-

ción de la fuerza distintiva o del valor comercialo publicitario de la marca; o un aprovechamientoinjusto de su prestigio (literal f).

Conforme ha indicado el Tribunal en jurispruden-cia anterior, los mencionados derechos de ex-clusión “pueden subsumirse en la facultad deltitular del registro marcario para ‘impedir’ deter-minados actos en relación con el signo, o, endefinitiva, para ejecutar las acciones del casofrente a terceros que utilicen en el tráfico eco-nómico y sin su consentimiento un signo idénti-co o semejante, cuando dicha identidad o simili-tud sea susceptible de inducir a confusión”. 3

Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuer-do a la Decisión 486 también se deberá tomaren cuenta el riesgo de asociación que la indica-da identidad puede producir”. 4

No obstante, cabe resaltar que el derecho ex-clusivo sobre la marca y el consecuente ejerci-cio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, enpronunciamientos anteriores ha indicado el Tri-bunal que “la exclusividad en el uso de la marcaque otorga el registro es relativa, ya que no setrata de la concesión de un monopolio en elsentido de otorgar pura y llanamente una prefe-rencia única para la explotación de una fuerzade riqueza”. 5

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus ante-cesoras) establece ciertas limitaciones y ex-cepciones al derecho al uso exclusivo de lamarca, las cuales se encuentran precisadas enlos artículos 157, 158 y 159 de la mencionadanormativa comunitaria. Así, el ejercicio de ac-ciones contra terceros puede verse restringidopor: (i) motivos relacionados con la identidad delas persona, su seudónimo o domicilio; propósi-tos de identificación o de información; o con lafinalidad de anunciar la existencia de productoso servicios legítimamente marcados; o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de piezasde recambio o de accesorios utilizables con losproductos de la marca registrada, entre otros(artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho

1 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado enla G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.

2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derechode Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347.

3 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de laresolución interna 0968, dictada por la empresa decapital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C.Nº 690, de 23 de julio de 2001.

4 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal,publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de2008.

5 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en laG.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997.


sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexisten-cia en la Subregión de dos marcas idénticas osimilares a nombre de titulares distintos, cuan-do la marca no esté siendo utilizada en el paísimportador (artículo 159, último párrafo). 6

Estas limitaciones y excepciones se sustentanen la posibilidad del uso en el mercado de unamarca por parte de terceros no autorizados, sincausar confusión en el público. Cabe resaltarigualmente que tales limitaciones y excepcio-nes, por su propia naturaleza, deben ser objetode interpretación restrictiva, y que “su proce-dencia se encuentra supeditada al cumplimien-to de las condiciones expresamente exigidaspor la normativa comunitaria”. 7

A los efectos del caso en concreto, son derelevancia las limitaciones al derecho al usoexclusivo de la marca previstas en el artículo157 de la Decisión 486, que es el tema endebate en el proceso interno que ha dado lugara la presente interpretación prejudicial.

En virtud del artículo 157 de la Decisión 486 eltitular de una marca no podrá impedir que terce-ros la usen en el mercado, siempre y cuando secumplan los requisitos señalados en el referidoartículo 157".

2. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DELA MARCA.

En el presente caso, INDECOPI al interponerrecurso de casación alegó: “La inaplicacióndel artículo 157, segundo párrafo de la Decisión486, norma que prevé una de las limitaciones alderecho de exclusiva que posee el titular de unamarca registrada”.

De igual manera en el Proceso 89-IP-2011 seseñala que:

“El uso de una marca sólo puede ser autorizadopor el titular de la misma y, excepcionalmente,la norma andina permite el uso de una marcasin autorización de su titular.

Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pro-nunciará primero sobre el artículo 157 en suintegridad, para luego pronunciarse específica-mente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marcaque establece el régimen comunitario andinoobedecen a la necesidad de salvaguardar lafunción económica y comercial de este insti-tuto legal 8. Ello porque, como bien apunta eltratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derechode exclusiva inherente a la marca “puede, enalgunos supuestos, originar ciertas disfuncio-nes, las cuales podrían, por un lado, perturbarla propia transparencia en el mercado; y, porotro lado, lesionar los legítimos intereses de loscompetidores al obstaculizar el desarrollo desus actividades”. Así, “con el fin de corregir es-tas eventuales disfunciones, es preciso some-ter el derecho de exclusiva sobre la marca aciertas limitaciones”. 9

Sobre este tema y en el mismo sentido, lajurisprudencia comunitaria europea ha señaladorespecto del artículo 6 (“Limitación de los efec-tos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE 10

que dicho artículo “tiene por objeto conciliar losintereses fundamentales de la protección de losderechos de la marca y los de la libre circula-ción de mercancías, así como los de la libreprestación de servicios, en el mercado común,y ello de forma que el derecho de marca puedacumplir su cometido de elemento esencial delsistema de competencia no falseado que elTratado pretende establecer y mantener (…)” 11.

6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.7 Proceso 69-IP-2000 ya citado.

8 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº 177, del20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96,Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. Nº 289,de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 desetiembre de 1997.

9 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titularde la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial(Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastresy Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p.649.

10 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de1988, relativa a la aproximación de las legislaciones enmateria de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efec-tos de la marca): “1. El derecho conferido por la marcano permitirá a su titular que prohíba a los terceros eluso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de sudirección; b) de indicaciones relativas a la especie, ala calidad, cantidad, al destino, al valor, al origengeográfico, a la época de la obtención del producto ode la prestación del servicio o a otras característicasde éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria paraindicar el destino de un producto o de un servicio, enparticular como accesorios o recambios; siempreque este uso se realice conforme a las prácticasleales en materia industrial o comercial“.

11 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia(Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº45, Caso “ADIDAS”.


El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andinapermite que terceros, sin necesidad del con-sentimiento del titular de una marca registrada,realicen ciertos actos en el mercado respecto ala utilización de dicha marca “siempre que ellose haga de buena fe, no constituya uso a títulode marca, y tal uso se limite a propósitos deidentificación o de información y no sea capazde inducir al público a confusión sobre la proce-dencia de los productos o servicios”. Los actoso usos permitidos, enunciados en dicho primerpárrafo, tienen que ver con el hecho de queterceros utilicen:

- su propio nombre, domicilio o seudónimo;- un nombre geográfico; o,- cualquier otra indicación cierta relativa a la

especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-gar de origen o época de producción de susproductos o de la prestación de sus serviciosu otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo delartículo 105 de la Decisión 344, norma similar alprimer párrafo del artículo 157 de la Decisión486, este Tribunal ha señalado que el artículobajo comentario “no contiene una lista que ago-te las limitaciones referidas a ‘propósitos deidentificación o de información’, debido a que,en término generales, es permitido que tercerosusen ‘cualquier indicación cierta’, siempre quetal uso se haga de buena fe, no sea capaz deinducir al público a error sobre la procedenciade los productos o servicios ni se realice a tí-tulo de marca”. 12

Ahora bien, en virtud del segundo párrafo delartículo 157, el uso de una marca ajena en eltráfico económico no requiere la autorizacióndel titular de la marca en supuestos que tengancomo finalidad:

o Anunciar, inclusive en publicidad compa-rativa;

o Ofrecer en venta;o Indicar la existencia o disponibilidad de

productos o servicios legítimamente mar-cados;

o Indicar la compatibilidad o adecuaciónde piezas de recambio o de accesoriosutilizables con los productos de la marcaregistrada.

En relación con el término “anunciar”, en juris-prudencia anterior este Tribunal ha interpretadoque dicho término es equivalente a “publicitar”,señalando que por “publicidad” “puede enten-derse toda forma de comunicación y/o informa-ción dirigida al público con el objetivo de promo-ver, directa o indirectamente, una actividad eco-nómica”. 13

Como requisitos concurrentes de licitud, el se-gundo párrafo del artículo 157 exige que el usose haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga unafinalidad informativa y, (iii) que no sea suscep-tible de inducir a confusión al público sobre elorigen empresarial de los productos o serviciosrespectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular dela marca contenidas en el artículo 157 estánentonces referidas a los usos de buena fe, conpropósito de identificación y/o información yque no induzcan al público a confusión sobre laprocedencia empresarial de los productos o ser-vicios.

El Juez consultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y las circunstanciasen las que se hizo uso, en el caso en concreto,de la marca VOLVO.”

La noción de “buena fe”, como uno de los requi-sitos de licitud consagrados por el artículo 157de la Decisión 486, se entiende que alude a labuena fe comercial. Como bien se señala endoctrina y este Tribunal ha tomado en consi-deración, la buena fe comercial “no se trata deuna buena fe común, sino que está referida a labuena fe que impera entre los comerciantes. Enconsecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelarcon certeza que la conducta es contraria a estaparticular especie de buena fe. Teniendo encuenta la precisión anterior y uniendo la nociónde buena fe al calificativo comercial, se debe

12 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de laresolución interna 0968, dictada por la empresa decapital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C.Nº 690, de 23 de julio de 2001.

13 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA)sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”,publicado en la G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de2012.


entender que esta noción se refiere a la prácticaque se ajusta a los mandatos de honestidad,confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridadque rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. 14

Asimismo, en pronunciamientos anteriores esteTribunal ha indicado que:

“La buena fe o bona fides al lado de otrosconceptos como el de equidad, la sancióndel abuso del derecho y del enriquecimientosin justa causa, constituye uno de los princi-pios generales del derecho que como tal debeinformar no sólo las relaciones contractualessino cualquier actuación en la vida de rela-ción. Se trata de un postulado sin excepciónalguna que, en cuanto principio, es exigible atoda persona y en el que se legitima el repro-che a cualquier conducta que de él se aparte.Es un concepto con vocación universal, perodinámico en cuanto responde a los esque-mas éticos, políticos y sociales de cada mo-mento histórico.

La buena fe es concebida subjetivamentecomo la convicción o conciencia de no perju-dicar a otro, o de no defraudar la ley. Labuena fe implica ajustar totalmente la con-ducta a las pautas del ordenamiento jurídicoy es, en definitiva, la conciencia de la legiti-midad del obrar o del accionar de una perso-na.

En el derecho moderno se entiende en unsentido objetivo, esto es, como los deberesde lealtad, sinceridad, diligencia y correcciónde cuya observancia o no se desprendenespecíficas consecuencias jurídicas, indepen-dientes del íntimo convencimiento que tengael sujeto de la conducta, activa u omisiva.”15

En relación con la buena fe, este Tribunal tam-bién ha señalado que su manifestación debe

reflejarse en el modo de usar el signo registra-do ya que la referencia a la marca ajena debeefectuarse proporcionalmente y con la diligen-cia debida para que no se induzca al público aerror sobre la real procedencia de los productoso servicios 16, es decir, debe ser leal no sólocon los legítimos intereses del titular de la mar-ca sino también con el interés general de losconsumidores y el correcto funcionamiento delmercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de lamarca ajena se limite al propósito de informa-ción al público) engloba varios elementos y/ocaracterísticas. El Tribunal ha considerado quedichos elementos y/o características son 17: i)Que la información sea veraz, es decir, que nosea falsa ni engañosa; ii) que la información quese brinde sea de carácter objetivo, esto es, quesea objetivamente comprobable, verificable. Estodetermina que los anuncios en los que se hacemención a una marca ajena no deben contenerafirmaciones o elementos subjetivos, es decir,que no puedan ser comprobados o verificados;iii) que la información que se proporcione en lacomparación con una marca ajena, además deser objetiva, debe referirse a extremos o presta-ciones que sean análogas; y, iv) igualmente, lainformación debe referirse a extremos relevan-tes o esenciales de las prestaciones.

Dado que, como ya se indicó, este Tribunalinterpreta, dentro del contexto del segundo pá-rrafo del artículo 157, el término “anunciar” comoequivalente a “publicitar”, es pertinente hacerreferencia al tema general de los anuncios pu-blicitarios.

La publicidad (y por ende, los anuncios) suelenregirse por ciertos principios básicos pacífica-mente aceptados en doctrina y que podríanenglobarse en los siguientes: principio de vera-cidad, principio de lealtad y principio de autenti-cidad o identificabilidad. Los anuncios – cual-quiera que sea su modalidad - que no respetendichos principios, son considerados ilícitos.

Sobre el principio de veracidad en materiapublicitaria, este Tribunal ha señalado lo si-guiente:

14 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competen-cia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Dere-cho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45,citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competen-cia desleal e infracciones a las normas de la publicidaden defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C.Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007ya referido.

15 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 yProceso 69-IP-2000 antes referido.

16 Proceso 69-IP-2000 ya citado.17 Proceso 40-IP-2011 ya citado.


“El principio de veracidad en materia publici-taria consiste en el derecho que tiene elconsumidor a tener acceso a la verdad infor-mativa y a la obligación que tiene el oferentede respetar la verdad en toda actividad publi-citaria, a efectos de evitar que se niegueinformación, que no se deformen ni mutilenlos hechos presentados en los anuncios pu-blicitarios, o que se induzca a error a los con-sumidores a través de anuncios publicitarios.Sobre el tema es importante tener en consi-deración que existen algunas formas por lascuales se puede afectar este principio, entreellos se encuentran la publicidad falsa y lainducción a error al consumidor: El primerotiene lugar cuando las afirmaciones emplea-das no se ajustan a la verdad. El segundo,cuando las afirmaciones presentadas en elanuncio generan una idea en el consumidor,acerca de la naturaleza o calidad del produc-to, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobreeste segundo tema, se debe considerar queuno de los derechos de los consumidores esel de estar debidamente informados acercade los bienes o servicios que va a adquirir, enconsecuencia de ello, el principio de veraci-dad se relaciona con el derecho a la informa-ción auténtica que ellos tienen. Es por elloque la violación a este principio deriva en unacto de competencia desleal, por engaño,desde que la publicidad comercial es uno delos mecanismos que disponen los oferentespara atraer a los consumidores; y por tanto,un mecanismo de competencia en el merca-do. Por el derecho a la información que tie-nen los consumidores, se entiende que sedebe poner a su disposición, a través detodos los medios que sean pertinentes, detodos los elementos que sean necesarios,para que éste tome su decisión de consumiro no determinado bien o servicio ofertado enel mercado. En tal virtud, la publicidad nodebe contener información que genere erroren el consumidor respecto a las característi-cas del producto, su naturaleza, el precio,etc.” 18 (El subrayado es nuestro).

Los otros principios (lealtad e identificabilidad),en términos generales, apuntan a que los anun-cios deben respetar la buena fe comercial, los

usos y prácticas honestas y a que los anun-cios publicitarios deben ser percibidos comotales por los consumidores.

Finalmente, el tercer requisito del artículo 157alude a que el uso de una marca ajena (dentrode los parámetros anteriores) no debe ser sus-ceptible de inducir al público a confusión sobreel origen empresarial de los productos o servi-cios respectivos.

Este último requisito tiene relación principal-mente con la protección de una de las funcio-nes esenciales de la marca, que es la de ser in-dicadora de la procedencia empresarial de losproductos o servicios por ella distinguidos. Asíel uso permitido en virtud del artículo 157 de laDecisión 486 implica que dicho uso no debe darla impresión que el producto o servicio en cues-tión tiene un origen empresarial diferente al querealmente posee. Asimismo, tampoco debe darla impresión que determinados productos pro-vienen de la misma empresa o de empresasvinculadas económicamente o de empresas en-tre las que existe relación comercial o que, porejemplo, la empresa que está haciendo uso dela marca ajena pertenece a la red de distribu-ción oficial del titular de la marca, entre otrossupuestos.

Si se cumplen los tres requisitos de licitudarriba mencionados, el titular de una marca nopodrá impedir su uso por parte de un tercero.

Ahora bien, dado que la normativa andina haconsagrado una protección reforzada para lasmarcas notoriamente conocidas, este Tribunalha considerado necesario conciliar dicha pro-tección especial con las limitaciones al usoexclusivo de la marca previstas en el artículo157 de la Decisión 486. Ello porque “las mar-cas notoriamente conocidas están expuestasen el mercado a mayores riesgos que las mar-cas que no ostentan esa calidad, principalmen-te al riesgo del aprovechamiento injustificado desu prestigio. En tal sentido, se debe dar unalectura integradora a lo dispuesto en el segundopárrafo del artículo 157, en los literales a), b) yc) del artículo 226 y en los literales e) y f) delartículo 155”. Esto determina que, tratándosede marcas notoriamente conocidas, también sedebe apreciar si el uso en cuestión “expone a lamarca notoria a los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución o uso parasitario. De no cum-

18 Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal einfracciones a las normas de la Publicidad en Defensadel consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena Nº 1831 del 07 de mayo de 2010.


19 Proceso 40-IP-2011 ya citado.

plirse con los tres requisitos de licitud (del ar-tículo 157) y/o de verificarse la presencia delos riesgos antes mencionados, no resulta apli-cable la excepción al uso exclusivo previsto enel segundo párrafo del artículo 157 de la Deci-sión 486”. 19

Corresponde al Juez Consultante verificar si enel caso concreto el uso de la marca VOLVO seefectuó con cumplimiento de los requisitos delicitud del artículo 157 de la Decisión 486. Aeste fin, se deberá tener en cuenta los hechosy las circunstancias en las que dicho uso seefectuaron.


C O N C L U Y E:

PRIMERO: El registro del signo como marca,ante la oficina competente de unode los Países Miembros de la Co-munidad Andina, configura el únicoacto constitutivo del derecho de sutitular al uso exclusivo del signo, yeste derecho le confiere la posibili-dad de ejercer acciones positivas asu respecto, así como de obrar con-tra los terceros que, sin su consen-timiento, realicen los actos de apro-vechamiento prohibidos por la De-cisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. La posibilidadde obrar contra los terceros presu-pone, por parte del titular del signo,el uso efectivo de éste en el merca-do de al menos uno de los PaísesMiembros.

SEGUNDO: Entre las limitaciones a los dere-chos de exclusiva conferidos por elregistro marcario, el segundo pá-rrafo del artículo 157 de la Decisión486 contempla la posibilidad de queterceros utilicen en el mercado mar-cas ajenas sin autorización del ti-tular, siempre que dicho uso seade buena fe, con propósito de iden-

tificación y/o información y que noinduzca al público a confusión so-bre la procedencia empresarial delos productos o servicios, acordecon los alcances establecidos enla presente Interpretación Prejudi-cial.

TERCERO: En el presente caso, el Juez Con-sultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y lascircunstancias en las que se hizouso de la marca VOLVO, a fin deverificar si los hechos y los mediosempleados pueden ampararse enlas limitaciones previstas en el se-gundo párrafo del artículo 157 de laDecisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberáadoptar la presente interpretación. Asimismo,deberá dar cumplimiento a las prescripcionescontenidas en el párrafo tercero del artículo 128del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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