Revisión del Caso Nike International LTD ... - e-spacio

BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. monográfico, 23, 2003

REVISIÓN DEL CASO NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA CIDESPORT, S.A., BASADA

EN SU RELACIÓN COMERCIAL E INTERCAMBIO TÁCITO DE LICENCIAS DE USO DE MARCA

Y COMERCIALIZACIÓN*

GUILLERMO PÉREZ-BUSTAMANTE Profesor Titular de Universidad en el Área de Organización de Empresas

Profesor Tutor de la UNED en el Centro Asociado de Asturias

SUMARIO: 1. LA MARCA DESDE UN PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO.— 2. LA MARCA COMO ACTIVO DEL CAPITAL RELACIONAL DE LA EMPRESA Y SU IMPORTANCIA COMO ACTIVO DE INTERCAMBIO EN LICENCIAS.— 3. EL CASO DE CIDESPORT Y NIKE: LECCIONES DE UNA ALIANZA DE LA LICENCIA DE MARCAS INTERNACIONAL ¿MAL GESTIONADA? 3.1. Planteamientos iniciales. 3.2. Secuencia de hechos empresariales y judiciales relacionados con el caso. 3.3. Nuestra visión del caso a la luz de los hechos comerciales, pronunciamientos acaecidos y de la disquisición doctrinal. 3.4. Una perspectiva económico-contractual de los hechos acaecidos.— REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Presentamos en este trabajo una revisión crítica de los acontecimientos que surgieron en la relación entre Nike International Ltd. y Cidesport S.A. como licenciatarias cruzadas de derecho a utilizar una

Trabajo finalista en la categoría de Profesor Tutor.

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GUILLERMO PÉREZ-BUSTAMANTE

marca y derecho a distribuir en exclusiva las prendas deportivas. El análisis se hace desde la perspectiva de la licencia de marca como instrumento de intercambio empresarial y pone de relieve la doctrina y pronunciamientos judiciales emanados a partir de las diversas sentencias relativas al caso NIKE.

El trabajo se estructura en tres apartados. El primero analiza las características jurídico-económicas de la marca. El segundo, hace referencia a su papel entre los activos empresariales y la importancia que tiene la marca dentro de las alianzas comerciales. El tercer y último apartado estudia los hechos y sentencias y desarrolla nuestro parecer sobre el caso NIBCE.

El caso demuestra claramente que, en las alianzas, una vez que las capacidades del socio no se consideran necesarias para realizar una actividad empresarial, ya sea por razones empresariales, jurídicas o de adquisición de dichas capacidades, la alianza fenece. En concreto, la relación comercial entre ambas compañías en España duró desde el año 1985 hasta el año 1989, una vez que los activos de Cides-port S.A. no eran ya necesarios para la compañía americana. En 1990 Nike International Ltd. adquiere el derecho de uso de su marca, iniciándose un largo proceso judicial.

1. LA MARCA DESDE UN PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO

La Ley Española de Marcas de 2001 define en su artículo cuarto una marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras. Para Vicent Chuliá (1991) los signos distintivos desempeñan las funciones necesarias para la individualización de un determinado producto o servicio en la memoria del consumidor, la indicación de su origen o procedencia empresarial y su calidad. Por ello, llevan implícitas una garantía de calidad que constituye un fondo de valoración del prestigio o goodwill de la organización y que la marca, como activo de conocimiento que es, transmite a los agentes con los que opera. En función del sector de operaciones, la valoración de activos intangibles puede ser superior a la que se obtiene de otros activos físicos o tangibles de la organización; lo que se corrobora con la moderna concepción de la organización como un conjunto de recursos tangibles e intangibles basa-

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dos en el conocimiento que, gestionados coordinadamente, conducen a la obtención de ventajas competitivas. Por ello, en la valoración de las organizaciones, cada vez tienen mayor importancia los activos basados en el conocimiento, como son las marcase

Tal y como recoge el artículo cuarto de la Ley Española de Marcas de 2001, las marcas están caracterizadas por la libertad de elección del signo identificador, a salvo las prohibiciones recogidas en los artículos 5 a 9 de los capítulos II y III de dicho cuerpo legal. En este sentido, las marcas pueden ser totalmente novedosas o de fantasía existiendo como único requisito en el sistema español la no inscripción previa en el registro de una marca semejante para la misma categoría de productos y no recaer en alguna de las prohibiciones anteriores, relativas a nombres propios o geográficos, entre otras.

Una marca es un título de propiedad industrial otorgado por un Estado^, sin perjuicio de terceros ni garantía^ que concede un poder de monopolio de 10 años de duración inicial y renovable permanentemente por períodos de la misma duración^, caracterizado por facultar el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico; es decir un monopolio de exclusión que permite impedir la explotación no autorizada de los símbolos, grafos y motivos

1 Así por ejemplo, la marca más valorada del mundo, Coca-Cola, representa un 61% de capitalización de la compañía; mientras que Microsoft, la segunda marca más valorada, representa el 17%. Pizza-Hut y Xerox, representan el 93%. Nike, marca que nos preocupa en este artículo, estaba valorada en el año 2001 en 7.589 millardos de dólares estadounidenses ocupando el trigésimo-cuarto lugar de entre las marcas más valoradas y suponiendo el 66% de capitalización de la compañía.

2 En el caso de la marca Comunitaria una Institución Supranacional. ^ Tanto la concesión como la denegación de la inscripción registral son sus

ceptibles de impugnación judicial. ** El titular, además de abonar las tasas correspondientes de registro y reno

vación, debe cumplir con la obligatoriedad de uso real y efectivo en España de la marca en cuestión en el plazo de cinco años desde su concesión o no cesar en el uso de la misma por un período superior a cinco años continuados. Para que se produzca la caducidad debe mediar declaración en este sentido de órgano judicial competente. No obstante, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Marcas de 2001 (antiguo 53), el plazo quinquenal de caducidad no operará siempre que el titular de la marca demuestre que ha iniciado o reanudado de buena fe el uso de la marca con anterioridad de tres meses al ejercicio de la acción de demanda de caducidad.



descritos y concedidos^; y cuyo objeto es impulsar el progreso económico y empresarial en un entorno de competencia empresarial, mediante la justa protección de los elementos diferenciadores de la organización: su reputación, su imagen y la de sus productos, a la vez que se otorga seguridad a los consumidores y se reducen sus costes de transacción^. Además, en el caso de los servicios y de los activos basados principalmente en el conocimiento, la marca permite reducir la paradoja de la información en su transacción^. Asimismo,

5 No obstante, el titular debe ejercitar la acción de exclusión y de defensa de sus derechos en un plazo máximo de cinco años, debido a la prescripción de estas acciones que recoge el artículo 45 de la Ley de Marcas de 2001 (antiguo 39).

^ Los costes de transacción hacen referencia a tres tipos de costes: de búsqueda, de negociación y de garantía. Los costes de búsqueda son originados en la identificación y contacto entre las partes que intervienen en la compra-venta y surgen porque los agentes no disponen de información completa. Los costes de negociación están relacionados con la redacción de las cláusulas y condiciones del contrato que permitirán reducir la incertidumbre. Los costes de garantía son necesarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, inspección de la calidad y protegerse de las consecuencias negativas de su incumplimiento. El precio de los productos y servicios provee información que permite, en parte, reducir estos costes, pero, sin lugar a dudas, la marca, como activo que recoge la reputación del oferente, otorga mayor garantía a los consumidores, a la vez que reduce sus costes de procesar y buscar información sobre el producto. Este hecho supone que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio mayor por el producto con marca, por cuanto el ahorro que le reporta en búsqueda de información y reducción de la incertidumbre es trasladado al vendedor en términos de rentas superiores.

^ En contra de lo que ocurre con los activos tangibles o físicos, los activos cognitivos más tácitos no pueden ser analizados con anterioridad a su compra, ya que su mera descripción u observación implica su transferencia. Al adquirirlos, el comprador asume el riesgo de pagar más de lo que vale la capacidad de sorpresa del producto, pues el vendedor tan sólo desvelará indicaciones sobre su potencial utilidad para el usuario (Boisox, 1998). Ello es debido a que una vez desvelada la base de conocimiento del activo cognitivo, el vendedor ve reducida su capacidad de apropiación del mismo o las posibilidades de recuperarlo, pues éste es poseído por todos los sujetos conocedores de la información y, aunque la utilidad operativa del bien se mantiene, no ocurre lo mismo con su escasez, dado que no se puede ni recuperar ni controlar su difusión. Este es el dilema conocido como paradoja de la información que, ciertamente, limita las posibilidades de su transacción y exige mecanismos de garantía de conservación del conocimiento efectivamente desvelado, así como de la reputación del vendedor.


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la imagen creada por la marca obligará a los competidores potenciales a invertir en el desarrollo de campañas de marketing para generar valor de marca. De hecho, los competidores ven aumentados sus costes generales, al tener que hacer frente mediante costosas campañas publicitarias a los efectos positivos de la marca en los rivales, que obedecen a muchos años de ininterrumpido esfuerzo en actividades de investigación, promoción y publicidad, así como de mantenimiento permanente de unos niveles máximos de calidad y diseño. Adquirir esta reputación es costoso, tanto económica como temporalmente y dichas inversiones en marketing están sujetas a la incertidumbre del resultado y la dificultad de recuperación de la inversión^. El traslado a los productos de estos gastos generales que son de difícil recuperación por no estar sustentados en activos tangibles, redunda en un aumento de los costes productivos y la cesión de margen comercial si se desea mantener y establecer un precio competitivo.

En tanto que monopolios de exclusión, las marcas garantizan un uso exclusivo de la denominación protegida. Este monopolio de exclusión implica poder solicitar la declaración de nulidad de toda aquella marca que, posteriormente a ser registrada, presente con relación a la marca previamente registrada una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual capaz de producir un riesgo de confusión en el mercado. Dicha identidad, según doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español basta con que se produzca en uno de los tres supuestos, gráfico, fonético o conceptual, así como el hecho de que los productos amparados se comercialicen en las mismas áreas. Ahora bien, este derecho no es absoluto pues, a tenor del artículo 52 de la Ley de Marcas Española de 2001, dicha acción debe ejercitarse antes de que transcurran cinco años consecutivos de uso pacífico de la marca registrada con posterioridad, a no ser que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso el derecho es absoluto por imprescriptible, salvo por la circunstancia de tener que probar, si así lo solicita el deman-

* Los principales métodos para determinar el valor de una marca han sido realizados por dos consultoras Interbrand y Brand Finance. Dichas consultoras tienen en cuenta las siguientes cuestiones: mercado, estabilidad, liderazgo, tenencia, soporte, amplitud geográfica, protección, posición en el mercado, cuota de mercado, gasto en publicidad, notoriedad de la publicidad y notoriedad de la marca (DURAN, 2002).



dado, que la marca registrada anteriormente ha sido objeto de un uso efectivo y real en los cinco años anteriores a la demanda de nulidad de la marca posterior. El monopolio en exclusiva también faculta a ejercitar las acciones civiles y penales tendentes a exigir la cesación en los actos lesivos del derecho de propiedad y a la indemnización por daños y perjuicios, tal y como recogen los artículos 40 y 41 de la Ley de marcas de 2001.

Ahora bien, los monopolios legales de exclusión no son la única vía para suprimir la competencia, por cuanto esta supresión también puede surgir de la dificultad en la asimilación externa de la base de información que sustenta los activos de conocimiento, del control por la empresa de los recursos y activos complementarios o de que se cree alguna dependencia en los usuarios a part ir del conocimiento desvelado, como ocurre con las marcas.

Económicamente, la marca pretende identificar el producto y hacer tangibles los servicios que presta una organización, a la vez que incorpora una reputación e imagen organizativa asociada al desarrollo de nuevos o buenos productos de una forma continuada. Gracias a esta diferenciación, se logra vender productos a precios superiores a los costes de producción (estrategia competitiva de diferenciación). El hecho de que la marca otorgue una posición de monopolio de duración ilimitada en el t iempo, determinando quién fabrica o utiliza una denominación y quién no, también permite superar algunas dificultades organizativas a la empresa innovadora. Ello es debido a que facilita desarrollar una capacidad productiva elevada que permite alcanzar un volumen de producción óptimo y, por ende, una curva de experiencia de mayor pendiente o efectos de economías de escala que permitan reducir los costes de producción (estrategia de liderazgo en costes). Asimismo, al garantizarse un determinado nivel de fabricación del producto, pues la marca incide en una mayor demanda e inelasticidad al precio^, se facilita acometer nuevas inversiones en activos complementarios de uso específico a la innovación, sin tener que «desinvertir» una vez que se incorporen nuevos competidores al mercado, tal y como ocurriría en la situación de com-

^ Aumentos del precio del bien recogido bajo una marca no conllevan necesariamente reducciones de la demanda debido a la fidelidad de los consumidores, a los costes de cambio a que debe hacer frente el usuario al modificar sus patrones de compra y a su búsqueda por reducir los costes de transacción.



petencia perfecta con inexistencia de barreras a la entrada o a la salida. Las marcas, además, permiten mantener la demanda de un producto, debido a que generan dependencia en los usuarios al reducir sus costes de transacción y de cambio, tanto al comprar como al usar una determinada marca debido a factores y condicionantes sociales, así como debido a los efectos acumulados de aprendizaje sobre la utilización de los productos.

La posición monopolista del titular de una marca permite fijar precios superiores al coste marginal de producción del bien, generándose beneficios extraordinarios que son rentas diferidas que amortizan los gastos incurridos en la actividad de desarrollo del producto y de los activos complementarios necesarios para su explotación. Ño obstante, la existencia de una marca no es imprescindible para que se invierta en estos activos, puesto que siempre existe una solución a los problemas en la oscilación en el nivel de producción óptimo o en el desarrollo de los activos complementarios a la innovación, mediante la cooperación con otras organizaciones permitiéndolas, a cambio de una contraprestación económica, utilizar la marca demandada y valorada por el mercado. La licencia será el instrumento utilizado para ello. Por ello, la Ley de Marcas de 2001 en su artículo 48 regula la licencia de marca, consustancial a la expansión geográfica del negocio que protege una marca y que según Brand Finance genera rentas de entre el 1% y el 5% de las ventas en alimentación y bebidas y del 10% al 15% de las ventas en productos de moda y confección (Duran, 2002).

La eliminación de la protección de las marcas, es decir, de la posición de monopolio, supondría un incremento del número de productos ofertados y comercializados debido a la rápida imitación de las innovaciones lanzadas al mercado y, en consecuencia, un descenso de los precios^^. Aunque esto parezca positivo desde la perspectiva del consumidor, la primera consecuencia es que se frenaría

1" Según fuentes de la Cámara de Comercio Internacional de París, los delitos de piratería industrial y usurpación de marcas representan entre el 5 y el 7% del comercio mundial, con un coste de 300.000 millones de Euros y conlleva unas pérdidas de empleo de 200.000 trabajadores, lo que supone un importante freno a la innovación. Es cierto que la marca no soluciona el problema, pues según ADEMA (Asociación de defensa de la marca) en menos de un año, el 63% de los artículos exitosos son copiados; pero al menos sienta las bases para poder ejercer una persecución y defensa del derecho de propiedad.



el desarrollo y la introducción de nuevos productos, al reducirse los incentivos a la invención y a la inversión en activos complementarios, pues se dificultaría la apropiación de los resultados de la investigación de nuevos productos o de mejora de los existentes. Por ello, el retraso en el lanzamiento al mercado de nuevos productos sería elevado.

2. LA MARCA COMO ACTIVO DEL CAPITAL RELACIONAL DE LA EMPRESA Y SU IMPORTANCIA COMO ACTIVO DE INTERCAMBIO EN LICENCIAS

El conocimiento es el elemento básico de los activos intangibles que sustentan la ventaja competitiva de una organización. El capital intelectual es el valor competitivo obtenido al gestionar sinérgi-camente el conocimiento al alcance de la empresa. Está compuesto por la suma sinérgica de cuatro variables o funciones: capital humano (CH), capital organizativo (CO), capital innovación tecnológica (CT) capital relacional (CR) (Edvinsson, 1997), por lo que se concreta en la suma global y complementaria de los conocimientos de los individuos, del conocimiento incorporado en el diseño organizativo, de las relaciones y contactos que posee una organización con el entorno externo y de los resultados de las capacidades de innovación tecnológica endógenos y exógenos que, globalmente, permiten alcanzar y mantener una posición ventajosa en el mercado. Todos ellos pueden ser protegidos por medio de diversas instituciones jurídicas de defensa de la propiedad^!. Ahora bien, el capital intelectual responde a un análisis estático del proceso de generación de valor. Por ello.

1' Los artículos 5 y 20 del Estatuto de los Trabajadores exigen el cumplimiento del deber de no concurrencia en la actividad de la organización. El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal sanciona la explotación y divulgación de secretos industriales sin autorización del titular, si se accede a ellos por medio de inducción a la infracción contractual o laboral. También sanciona la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio, o de un tercero, de una inñ"acción contractual ajena, si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial, o va acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. El Código Penal, en los artículos 278 y 279, tipifica la divulgación por parte de los trabajadores de secretos industriales sin autorización del titular de la empresa, contra la propiedad intelectual (artículo 270); contra los derechos de propiedad industrial (artícu-



es más conveniente trasladar su estudio a los procesos dinámicos, donde el capital intangible hace referencia a las actividades intangibles que, en el futuro, permitirán desarrollar los diferentes componentes intangibles del capital intelectual. Las diferentes actividades intangibles de una organización tienen como núcleo común que desarrollan capacidades dinámicas (Bueno, 2001) —en adaptación al entorno— que permitan crear, mantener e incrementar ventajas competitivas difíciles de imitar, mediante la acumulación e interacción de recursos y capacidades que sean únicos, valiosos, difícilmente reemplazables y no fácilmente imitables (Barney, 1991). Las actividades intangibles básicas surgen de procesos de aprendizaje y están vinculadas a la innovación y adquisición de información competitiva (investigación y desarrollo interna, benchmarking), a la estructuración y canonización de los procesos operativos (procesos de calidad total, seguridad medioambiental y seguridad e higiene en el trabajo), a la consecución de una fuerza de trabajo más creativa (políticas de recursos humanos de formación y capacitación, desarrollo de creatividad y capacidad de toma de decisiones, desarrollo organizativo), o a la adquisición de reputación extema (relaciones públicas y marketing relacional). El algoritmo CI=aCH+pCO+7CT+5CR se convierte en el instrumento que permite orientar estratégicamente el comportamiento de gestión del conocimiento de la empresa, creando nuevo conocimiento y las bases para protegerlo, de forma que se mejore su posición competitiva. El problema para la aplicación de este algoritmo radica en determinar las variables a medir en cada función y los instrumentos que permitan ponderar adecuadamente

los 273 y 274); el espionaje industrial (artículo 278) y la revelación de secretos industriales relevantes para la competencia por quien tuviera legal o contrac-tualmente obligación de reserva (artículo 279). Aunque, tal y como se expone en la Ley de Competencia Desleal, no se pretende sancionar aquella actividad de imitación que corresponde con el desarrollo de una actividad estratégica encaminada a posicionarse en el mercado (artículo 11), sino que se sanciona el aprovechamiento indebido del esfuerzo o reputación imitados, así como la estrategia sistemática de imitación del competidor, siempre que ésta vaya directamente encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del imitado y exceda de lo que se puede considerar una respuesta normal del mercado para no perder posiciones competitivas. Las Leyes de Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual, recogen también mecanismos de defensa de los bienes protegidos registralmente y, desde 2001, de las marcas renombradas y notorias en España, aunque no estén registradas.



los niveles de cada una de ellas. Atendiendo a cuál es el recurso estratégico de la organización, dicha ponderación variaría.

El capital relacional, componente del capital intelectual, y en el que la marca juega un papel esencial, hace referencia al conjunto de relaciones que mantiene una organización con su entorno, así como a los activos que permiten materializarla. Dichos activos son la reputación, imagen de marca, consideración pública, acceso a canales de distribución y fuentes de aprovisionamiento, participación en alianzas estratégicas, capacidad de lobby o reputación de solvencia financiera; entre otras. El capital relacional genera confianza en el adqui-rente del activo de conocimiento, por lo que reduce la cantidad de información que debe desvelarse necesariamente para culminar una transacción, lo que minora los efectos de la paradoja de la información y reduce los costes de transacción.

El capital relacional tiene, por lo tanto, dos componentes: uno de comunicación o relación con el entorno a través del cual se transmite una determinada información y otro de conocimiento o información sobre el entorno que permite adquirir información para mejorar el producto (Duran 2002). La marca se configura así como un elemento de comunicación de los agentes y, por lo tanto, en activo de conocimiento del capital relacional.

Debido a estas características del conocimiento, la marca, como activo cognitivo en que se materializa la reputación e imagen de la organización y sus productos, se caracterizan porque: 1) su creación exige invertir considerables recursos temporales y económicos de búsqueda de una posición en el mercado. Una vez adquirida esta posición entre los consumidores, su utilización, además de suponer un escaso consumo de recursos, la aprecia al mejorarla exponen-cialmente y evitar su deterioro. Ahora bien, la inversión en la consolidación de este activo, es muy arriesgada por cuanto no hay un poder de recuperación económico de los recursos dedicados a su creación. La marca es un activo reutilizable y de uso simultáneo, lo que elimina la rivalidad en su uso en diversos productos y permite generar sinergias {2+2^y^. Los efectos de la marca no se distribuyen de

'^ En términos de ahorro en costes, la utilización conjunta de varios recursos consume menos que su utilización separada (2+2=3) o, en términos de generación de valor, utilizar conjuntamente varios recursos es más productivo que si se utilizan de forma aislada (2+2=5).



forma equitativa ni a igual velocidad entre los agentes del mercado, consumidores principalmente, sino que están sujetos a la eficiencia de masa y capacidad de absorción del receptor (su agilidad intelectual), y a su capacidad para recordar los efectos de experiencias pasadas. Además, suele ser más costoso generar una marca que imitarla, aún cuando, en el segundo caso, haya que hacer frente a los efectos de las deseconomías de compresión en el tiempo, de la imi-tabilidad incierta o de la ambigüedad causal (Granstrand, 1998) y a los problemas de superación de los límites impuestos por el derecho de propiedad industrial. La marca también es un monopolio de exclusión, lo que significa que es única, sostenible —pues tiene duración ilimitada—, imperfectamente sustituible por los competidores —los límites de la similitud vienen determinados por un análisis gráfico y fonético entre las marcas— y permite su utilización simultánea y reforzadora entre productos relacionados o no. Todo ello, caracteriza a la marca como fuente de ventajas competitivas, tal y como se enunció previamente.

Al fidelizar al cliente, hacer tangible los servicios y productos que la organización comercializa y al aumentar la eficacia de las campañas de comunicación y reducir la capacidad negociadora de los canales de distribución, la marca se convierte en un activo que, muchas veces reporta un valor económico superior al de los activos de la organización que permiten fabricar el producto —pensemos por ejemplo en la marca Coca-Cola, que imperiosamente está en cualquier cadena de distribución. En este sentido, la marca no es una activo más, sino el principal activo de la organización^^—. En los procesos cooperativos de desarrollo de la organización, como son la franquicia, asociación con empresas locales o licencias de marcas y tecnologías, la marca juega un papel destacado.

Una alianza es un acuerdo entre dos o más empresas independientes que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de inte-rrelación para realizar una o varias actividades que contribuyan a incrementar sus ventajas competitivas (Fernández, 1996). El éxito y la continuidad de una alianza depende de que cada cooperante sea capaz de aportar al acuerdo algún elemento distintivo en los campos de: investigación básica, desarrollo de productos, financiación.

1̂ Téngase por reproducida la nota L

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capacidad productiva, atracción de clientes, acceso a canales de distribución; es decir a recursos cognitivos complementarios en las diferentes funciones operativas de la organización (Hamel et al., 1989).

De todos modos, el equilibrio que se alcanza con una alianza es difícilmente sostenible pues los acuerdos de cooperación son inherentemente inestables al ser establecidos con el objetivo de desempeñar dos posiciones extremas de acuerdo a los objetivos de los participantes: 1) ser una opción estratégica de ajuste para acceder a las capacidades y conocimientos que la empresa no posee, y sí el socio, 2) ser un medio para alcanzar la eficiencia utilizando los recursos de la organización cooperante (García, 1993; Pucik, 1988 y Hamel, 1991).

En la explotación de la marca, la alianza suele determinarse de manera que la marca se cede o licencia o franquicia a quien asume el proceso de fabricación, de desarrollo del canal de distribución o de la apertura del mercadoi"*. Mediante este procedimiento, el licenciante o franquiciado accede a los recursos con los que potenciar más aún la marca —por ejemplo expansión internacional—, no necesita invertir en activos complementarios a la misma (capacidad de fabricación, canales de distribución, estudios de nuevos mercados,) si bien debe desarrollar un exhaustivo control del comportamiento del licenciatiario, sobre todo en lo referente a la garantía de calidad; puesto que puede ponerse en peligro la reputación o imagen de la marca debido a una alteración de la relación calidad/precio del producto protegido por la marca. Por su parte, el licenciatario, puede

1'* Existen tres vías principales para la explotación cooperativa de una marca. La franquicia, la licencia de marca y la asociación con una empresa local. La asociación con una empresa local permite una expansión y penetración de la marca más rápida, puesto que se aprovecha de la experiencia y know how del socio local. Además, se reparten los riesgos de la inversión en la apertura del mercado. Como contrapartida se cede parte del control sobre la marca, quedando expuestos al riesgo de reducción de la calidad por parte del socio local. La licencia únicamente permite el derecho de utilizar una marca, logotipo o patente en un producto, promoción o servicio, a cambio del pago de un royalty. La franquicia supone una mayor cesión de derechos pues se transfiere el conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual necesarios para elaborar los productos o prestación de servicios a los usuarios finales. Entre ellos, están las marcas, rótulos del establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know how o patentes.


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encontrarse en una situación de rehén del titular de la marca, ya que éste puede no renovar la licencia o incorporar unos royalties abusivos, una vez que se haya desarrollado el mercado y éste ha demostrado ser exitoso.

Éstas son circunstancias ideales para que surjan problemas de grupos reducidos y comportamientos oportunistas, junto a los tradicionales problemas de apropiación, localización y propiedad de activos específicos, así como de reparto y definición de los derechos de propiedad derivados. El riesgo fiduciario es el más fi^ecuente en los contratos de licencia de marca. Se fundamenta en los comportamientos oportunistas y en las posibilidades de apropiación entre los socios de las aportaciones realizadas de sus respectivas competencias y de sus conocimientos específicos, así como de la destrucción de la reputación asociada a una marca. Al riesgo fiduciario contribuyen varias contingencias: la complejidad de la alianza y de las actividades a realizar; la falta de previsión sobre los resultados y volumen productivo; los diferentes criterios de contabilización del beneficio o del volumen de ventas, la ambigüedad del cambio tecnológico y gustos de los consumidores y la complejidad de los acuerdos utilizados para gobernar la relación (que son función del número de socios, del papel de cada socio, del grado de responsabilidad y de la complejidad del trabajo a desempeñar) (Lado y Kedia, 1992). El riesgo fiduciario también está determinado por las dificultades para diseñar un contrato perfecto ex ante. La inicial indefinición expone el acuerdo a comportamientos oportunistas derivados de divergencias en las expectativas y fuentes de información de los socios (Chi, 1994). La existencia de incertidumbre sobre los resultados del proceso comercializador genera incentivos para que la negociación se realice ex-post, trasladando hacia el futuro los problemas que, inicialmente, sólo podrían se recogidos a través de contratos imperfectos porque los costes de vigilancia y de obtención de información para elaborar las cláusulas contractuales son elevados (De Meyer 1993; Salas, 1989).

Los comportamientos oportunistas están relacionados con la existencia de resultados inesperados y ocultos (Doz y Shuen, 1988), que se producen porque en la negociación no se tienen en cuenta todos los posibles resultados del acuerdo, bien porque no son percibidos por todos los socios, o porque se ocultan. Ambos pueden reportar a los socios beneficios diferenciales o específicos, a la vez que generan diversas tensiones que pueden suponer no renegociar o dar por con-



cluido un acuerdo. Los resultados inesperados no son percibidos por ninguno de los participantes en el momento de la negociación. Para evitar sus efectos adversos sobre la relación, deberá anticiparse en la fase de negociación a quién corresponderá su propiedad y los límites a los que se encuentra sujeta la misma. Los resultados ocultos son esperados al menos por uno de los socios pero no son objeto explícito de la negociación. Surgen de la existencia de «información oculta» (Arrow, 1985) cuando ex-ante, una de las partes dispone de información privada que puede utilizar en su provecho o de «acciones ocultas» cuando ex-post, una de las partes puede actuar en interés propio sin que la otra tenga conocimiento de su conducta.

El nivel de transparencia en el comportamiento informativo de los socios está condicionado por la existencia de diversos factores, tanto activos como pasivos. Los factores activos son comportamientos de las partes para controlar la información surgida de la cooperación. Vienen determinados por el control ejercido sobre los flujos de información mediante porteros de conocimiento, por la amplitud y el número de actividades a desarrollar, por el niimero y la calidad de las personas involucradas en la cooperación y por la localización de las actividades en entornos favorables. Los factores pasivos están relacionados con el contexto de operaciones, el nivel tácito del conocimiento y la naturaleza de la relación, así como con el nivel de confianza existente. Estos límites o factores pasivos pueden ser más eficaces que los factores activos en el proceso de transferencia de información (Hamel, 1991).

La diversidad y divergencia de objetivos que tienen las partes de una alianza implica que deban ser consideradas como un experimento en el que en cada momento se deben tomar decisiones sobre su continuidad (Mody, 1993); de tal manera que, hasta que exista suficiente confianza, las partes tenderán a mantener el acuerdo lo más flexible posible, evitando las inversiones de tipo irreversible o específicas a la misma y manteniendo sus capacidades de forma privativa. En este sentido, una alianza es un pacto con el diablo ya que, a cambio de tener un producto inmediatamente a mano o reducir costes, se contribuye a fortalecer a un competidor proporcionándole nuevos canales de distribución, tecnología, economías de escala y efecto experiencia, beneficios para posteriores inversiones y la confianza de que sus productos pueden ser vendidos con éxito en los mercados de su socio (Badaracco, 1991) Este comportamiento oportunista puede surgir del licenciante o del licenciatario de la



marca y, como analizamios a continuación en el caso NIKE, puede suponer procesos judiciales largos y poco comprendidos.

3. EL CASO DE CIDESPORT Y NIKE: LECCIONES DE UNA ALIANZA DE LA LICENCIA DE MARCAS INTERNACIONAL ¿MAL GESTIONADA?

3.1. PLANTEAMIENTOS INICIALES

El caso que aquí nos ocupa hace referencia a los procesos contenciosos entre las compañías Nike International Ltd. y American Nike S.A. por un lado y la Compañía Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (Cidesport, S.A.), el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand, por otro, en relación con la marca núm. 88.222. No obstante, el revuelo provocado por las resoluciones dictadas nos hará traer a colación otras sentencias y resoluciones vinculadas con la relación de NIKE con el ordenamiento español que han sido utilizadas para fundamentar las decisiones judiciales.

El conflicto surge de dos marcas en litigio y de la aplicación del Derecho de Marcas Español de 1988 a las mismas. La concesión de dos marcas a Nike International Ltd. en 1990, que fueron contestadas por el Sr. Amigó, obliga a las instancias judiciales a analizar qué se considera un uso efectivo de la marca y las condiciones para que dicho uso, así como los actos preparatorios del mismo, tengan eficacia rehabilitadora en caso de que haya operado la caducidad de la marca. Asimismo, debe estudiarse cuándo existe identidad entre dos marcas registradas. La base del estudio son las resoluciones dictadas en este caso; aunque debe matizarse que no tuvieron en consideración la existencia de relaciones comerciales de Nike International Ltd. como licenciante de marca de Cidesport S.A.; a su vez licenciataria de la marca propiedad del Sr. Amigó y de los productos de Nike International Ltd. Esta circunstancia puede servir para esclarecer el caso.

Con carácter previo, es imprescindible describir las marcas en litigio. Así, la marca mixta núm. 88.222, es denominativa y gráfica y representa la imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia conservada en el Museo Louvre de París, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo Nike. Es la marca recogida en la figura 1. Las segundas marcas núms.

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1.156.105 y 1.156.106 son, respectivamente, la marca denominativa Nike y la marca gráfica formada por un ala (el denominado swoosh). Se recogen en la figura 2.

Figura 1. Marca 88.222

Figura 2. Marcas 1.156.105 y 1.156.106

Judicialmente, el litigio surge con dos procesos acumulados iniciados con fecha 22 de enero de 1991, cuando los Sres. Amigó y la Sra. Bertrand ejercitaron la acción de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 (recogidas supra bajo la imagen 2) de las clases 18 y 25 del Nomenclátor, cuyo titular era Nike International Ltd. pues «podrían inducir a error en el consumidor por su semejanza con

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la marca número 88.222» (recogida supra bajo la imagen 1). Dicha demanda tenía un doble objeto: la declaración de nulidad de las marcas Nike núms. 1.156.105 y 1.156.106 de Nike Intemational Ltd. y American Nike S.A. —argumentando incompatibilidad con la prioritaria marca mixta Nike núm. 88.222 de la que era titular el Sr. Amigó, usufructuaria la Sra. Bertrand y licenciataria Cidesport S.A. y la cesación en el uso de las mismas^^. La demanda fue contestada por American Nike S.A. y Nike International Ltd. el 27 de mayo de 1991 defendiendo la compatibilidad de las marcas y, sin plantear reconvención, solicitando la caducidad de la marca 88.222 para los productos de la clase 25 del Nomenclátor por falta de uso^^. El 31 de julio de 1991, Nike International Ltd. formula la pretensión de caducidad en procedimiento independiente, que es acumulado al de nulidad.

Por ello, la solución a este litigio de nulidad dependía de que la marca número 88.222 se declarara caducada por falta de uso, tal y como se propugnaba en la segunda demanda interpuesta. Las sentencias dictadas el 10 de diciembre de 1993 por el juzgado de Primera Instancia número Nueve de Barcelona y el 14 de febrero de 1994 por la sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona estimaron la demanda de caducidad por falta de uso, por lo que no entraron a conocer la pretensión de nulidad. Por su parte, el 22 de septiembre de 1999 la Sala Primera del Tribunal Supremo Español declara en casación que la marca 88.222 no ha caducado y que las marcas de Nike International Ltd. son nulas por identidad con la marca 88.222, obligando a los demandados a cesar en el uso de tales marcas y sin imponer indemnización de daños y perjuicios al haber considerado que Nike International Ltd. había actuado de buena fe al ejercitar los derechos que le otorgó la declaración de la Oficina de Patentes y Marcas española al concederle las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106. El Tribunal Constitucional Español, en su Auto de 24 de julio de 2000, denegando el recurso de Amparo interpuesto por American Nike S.A y Nike International Ltd. confirma la nulidad de dichas marcas y no suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo Español.

'5 De acuerdo con las facultades que la Ley de Marcas del 88 establecía en sus artículos 50 y 36 y que han sido conservadas por al ley de marcas de 2001 en sus artículos 52 y 40 respectivamente.

16 De acuerdo con el artículo 53 de la ley de Marcas de 1988, que la Ley de 2001 recoge en su artículo 58.



La s e n t e n c i a del Tr ibuna l S u p r e m o de 1999 y la c o n f i r m a t o r i a de legalidad del proceso de junio de 2002 han levantado enorme revuelo entre los diferentes estudiosos del derecho de la propiedad industrial i^, mientras que otras voces la descalifican y auguran una triste reputación de la institución de la propiedad industrial española en el mundo^^.

No obstante, consideramos que puede darse un planteamiento económico al estudio de los hechos acaecidos, que no resulta ajeno a la disciplina del derecho mercantil y, más concretamente, a la institución del derecho de la propiedad industrial, sino que, al complementarla, lanza luz sobre la especial relación del licenciante y licen-ciatario de marcas. El estudio de los hechos acaecidos en la relación entre Nike International Ltd. y Cidesport permiten aclarar la verdadera utilización o no de los símbolos, así como la buena o mala fe existente entre las partes. Con base en ellos, apoyamos la sentencia

1̂ Este proceso es complejo y plantea cuestiones jurídicas muy variadas para el estudio de esta figura de la propiedad industrial. Entre ellas destacan el uso de buena fe en el momento de rehabilitar la marca caducada, la importancia de la marca notoria, la relevancia del error en el consumidor para determinar la identidad entre marcas, el cumplimiento de la carga de uso por parte del licenciatario y la prescripción de las acciones de nulidad.

1* Extractos del artículo de GONZÁLEZ-BUENO, ex director de la Oficina Española de Patentes y Marcas La propiedad Industrial en España; en Expansión Directo, el 4 de julio de 2002 en referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo español de junio de 2002 «no es sino una réplica de otra dictada en 1999 por la Sala de lo Civil de ese Alto Tribunal que prohibía a Nike International usar la palabra Nike en su colección textil en España, resolviendo contra todo pronóstico, a favor de una marca casi desconocida (...). La multitud de autores que ha tratado esta cuestión parece estar de acuerdo en que una sentencia no puede llegar a una solución tan desafortunada como ésta (el despojo que Nike ha sufrido en España de su mundialmente conocida marca Nike), sin incurrir en una serie de despropósitos jurídicos. Despropósitos que, en muchas ocasiones han dado lugar a auténticas violaciones de preceptos constitucionales, lo que ha llevado a Nike International a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional (...) recursos todos ellos perdidos hasta el momento (nota nuestra). En el impensable supuesto de que los tribunales españoles, con motivo de resolver los recursos pendientes, confirmasen la desafortunada sentencia del Supremo, las consecuencias que se derivarían serían nefastas en todos los órdenes. (...) España caería así en el más absoluto descrédito internacional y sería equiparada a algunos países del Tercer Mundo famosos por sus prácticas de piratería».



del Tribunal Supremo Español, sin entrar a enjuiciar sus planteamientos jurídicos —erróneos o no— ampliamente difundidos por otros autores^^.

Indagaremos sobre el hecho objetivo y cierto de si la marca 88.222 se utilizó en el mercado en algún momento y si se ha producido mala fe por parte de Nike International Ltd. al crear la empresa American Nike S.A; solicitar marcas idénticas a las ya denegadas en 1979 según el Estatuto de la Propiedad Industrial y no renovar los contratos con quien tenía el exclusivo uso de la marca Nike en España, con vistas a explotar en solitario el mercado que la empresa Cidesport S.A, su licenciataria de prendas deportivas y de la marca titularidad del Sr. Amigó, había desarrollado. Con el mayor respeto a las argumentaciones de otros autores, proveeremos una explicación al planteamiento del Tribunal Supremo Español, desde la perspectiva jurídi-co-económica de la figura de la licencia de marca, aun cuando dicha resolución haya sido calificada de esperpéntica. Es por ello, que a nuestros efectos, lo relevante es conocer si con la licencia de Nike International Ltd. y la licencia de la marca 88.222 ésta ha sido utilizada y si es idéntica a las marcas de Nike International Ltd. cuestionadas. En caso de responderse afirmativamente a ambas cuestiones nos encontraríamos ante una situación de aprovechamiento por parte de Nike International Ltd. de la reputación ajena y del esfuerzo de apertura del mercado realizado por Cidesport, S.A. y, por ende, no cabría rasgarse las vestiduras por la sentencia del Tribunal Supremo Español. Si, por contra, nos encontráramos que las marcas 88.222 y las marcas 1.156.105 y 1.156.106 son diferentes, dicho aprovechamiento de reputación ajena y esfuerzo de apertura del mercado realizado por Cidesport, S.A. no habría tenido lugar y Cidesport, S.A. no podría limitar el uso de las marcas de Nike International Ltd.20.

'^ Así pues, no indagaremos en los extremos jurídicos ya calificados y descritos por los profesores FERNÁNDEZ-NOVOA (2000) y CARRASCO PERERA (2000) relativos el primero al uso de la marca propia e ilícito de la marca ajena mediante al análisis del uso de la marca 88.222 o el uso parásito de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 y el segundo a la mala o buena fe en la reanudación del uso de la marca y la prescripción de las acciones de nulidad y su relación temporal con las acciones civiles de cesación e indemnización de daños y perjuicios.

2" El mismo hecho de que Nike International Ltd plantee una demanda de caducidad por falta de uso nos induce a pensar que Nike International Ltd. es



3.2. SECUENCIA DE HECHOS EMPRESARIALES Y JUDICIALES RELACIONADOS CON EL CASO

El 28 de mayo de 1932, con prioridad de 18 de enero del mismo año, la marca núm. 88.222 fue concedida a la sociedad J. Rosell, S.A. para distinguir productos de la Clase 25 del Nomenclátor Internacional «medias, calcetines y toda clase de géneros de punto». Posteriormente, el 22 de enero de 1990 (BOPI 16 marzo, 1990) la marca fue ampliada a otros productos incluidos dentro de la referida clase 25 «camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, corbatas, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos».

El 16 de marzo de 1964 se constituye la sociedad Nike S.L.^i; cuyo objeto social era la compraventa de toda clase de prendas de vestir.

En el año 1979, la compañía Brs Inc. se incorpora al mercado español. Esta compañía es la antecesora de Nike International, Ltd. En esta época la marca Nike no tenía un reconocimiento en España. Con su llegada al mercado español, esta empresa solicita el registro de las marcas:

— Marcas denominativa Nike núm. 899.847 y gráfica formada por el swoosh núm. 899.850 para distinguir «bolsos y bolsas especialmente deportivas» de la clase 18 del Nomenclátor Internacional;

— Marcas denominativa Nike núm. 899.848 y gráfica formada por el swoosh, núm. 899.851, para «calzado deportivo y vestimenta deportiva» de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

En 1979, la Oficina de Patentes y Marcas española únicamente concedió las marcas gráficas constituidas por el ala o swoosh, siendo denegadas las otras dos solicitudes denominativas Nike, por las resoluciones del entonces Registro de la Propiedad Industrial (hoy

consciente de que existe una cierta identidad entre las marcas en litigio, puesto que si no, el planteamiento judicial debería haberse conducido hacia la no incidencia de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 cuyo titular es American Nike en la reputación de la marca 88.222 cuyo licenciatario es Cidesport, S.A. y titular el Sr. Amigó.

2̂ Empresa que nada tiene que ver con las litigantes.



Oficina Española de Patentes y Marcas-OEPM), de 20 de octubre y 5 de noviembre de 1979. Al enjuiciar la compatibilidad entre los signos registrados y los que se pretendía registrar prevalecieron aquéllos por su similitud con las marcas españolas prioritarias denominativas Nike 88.222 y Nike núm. 903.977. La Audiencia Territorial de Madrid, en fechas 10 y 12 de abril de 1985 confirmaría dichas resoluciones. A raíz de este hecho, Nike International Ltd. adquirió, de su titular en España, la marca denominativa Nike núm. 903.977, que distinguía únicamente zapatos y zapatillas, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en la clase 25. Al unirla a su titularidad de la marca gráfica formada por el swoosh, núm. 899.851, para «calzado deportivo y vestimenta deportiva» de la clase 25 del Nomenclátor pudo aplicar a este tipo de productos su estrategia comercial internacional; pero no cubriendo dicha marca, por tanto, confecciones textiles.

Respecto a la marca núm. 88.222 para confecciones textiles, su titular era la empresa J. Rossell, S.A. El Sr. Amigó adquiere el 11 de junio de 1981 la marca núm. 88.222 a la empresa J. Rossell, S.A., que no la había utilizado previamente, tal y como queda probado en la sentencia de la instancia. Ese mismo año, el Sr. Amigó cede su explotación mercantil a la empresa Cidesport, S.A. gravando un usufructo a favor de la Sra. Bertrand. Desde 1979, los propietarios de la empresa Cidesport, S.A. mantenían relaciones comerciales con la empresa americana titular de la marca Nike para productos deportivos, si bien no era a través de la empresa Cidesport, S.A.. No obstante, esta empresa continuó la relación con Nike International Ltd. y, a tal efecto, estableció determinados contratos que rigieron la relación entre ambas partes, siendo Cidesport, S.A. distribuidora en exclusiva y concesionaria de una licencia para España de las prendas deportivas de Nike International Ltd. hasta finales de 1989.

En Noviembre de 1989 se constituye en España la Sociedad American Nike, S.A, que se inscribirá en el Registro Mercantil el 24 de marzo de 1990 con objeto social la importación, exportación, fabricación, comercialización y venta de toda clase de artículos deportivos, incluidas prendas de vestir y calzados deportivos en todas sus variedades. También a finales de 1989, Nike International Ltd. resuelve los contratos de fecha 24 de mayo de 1985 y 2 de enero de 1986 que mantenía con Cidesport, S.A. como titular de un derecho de distribución en exclusiva y licenciataria para España de las prendas deportivas de Nike International Ltd.



El 2 de julio de 1990 Nike International Ltd. obtiene el registro de las marcas Nike núms. 1.156.105 y 1.156.106, marcas denominativas Nike, idénticas a las que le habían sido denegadas con anterioridad por el Registro de la Propiedad Industrial en 1979 y por las sentencias de abril de 1985 de la Audiencia Territorial de Madrid. Esta resolución permitió a American Nike Ltd. utilizar en España las marcas denominativa y gráfica que utilizaba en su estrategia internacional. Su uso determinó la interposición de la mencionada demanda de fecha 22 de enero de 1991 con doble objeto: la declaración de nulidad de las marcas Nike núms. 1.156.105 y 1.156.106 de Nike International Ltd. y American Nike S.A. —argumentando incompatibilidad con la prioritaria marca mixta Nike núm. 88.222 y apoyando su petición en el mismo fundamento que sirvió para denegar, en su día, las marcas denominativamente idénticas a las ahora concedidas— y la cesación en el uso de las mismas.

Por Auto de 15 de marzo de 1991, el Tribunal de Primera Instancia número nueve de Barcelona ordenó la adopción de medidas cautelares consistentes en requerir a las sociedades Nike International Ltd y American Nike, S.A. abstenerse de introducir y comercializar en España los productos idénticos a los amparados por la marca 88.222. Dichas medidas no se harían efectivas hasta que los actores no prestaran fianza de cien millones de pesetas (seiscientos mil euros), en cualquier forma, salvo la personal. Estas medidas fueron recurridas y estimadas por Autos de 9 de mayo de 1991 del Tribunal de Primera Instancia número nueve de Barcelona, Auto de 18 de noviembre de 1991 de la Audiencia Provincial de Barcelona y Sentencia de 18 de julio de 1994 del Tribunal Constitucional en resolución del recurso de amparo interpuesto por indefensión de los demandados22.

22 Estas medidas tuvieron una gran repercusión a nivel internacional por la proximidad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la incidencia que podría tener en éstos. La reacción de los Estados Unidos de América fue amenazar con una guerra comercial, lo que llevó a importantes presiones sociales y económicas. El presidente de la Sección Civil de la Audiencia de Barcelona también fue víctima de este caso al ser sancionado con nueve meses de suspensión de empleo por resolución de 16 de septiembre de la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que se confirmó al desestimarse su recurso por sentencia del Tribunal Supremo Español, sala de lo contencioso-administrati-vo de fecha de 7 de febrero de 1997 a raíz de que sus declaraciones fueron consideradas a intromisión a cuestiones correspondientes a conocimiento y fallo



El Sr. Amigó solicita en 1991 la supresión del término NIKE de la denominación social de Nike S.L; obteniendo resolución favorable a sus pretensiones mediante la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid el 15 de septiembre de 1992.

En 1991, una vez producida la ruptura de las relaciones comerciales entre Cidesport y American Nike Ltd, Cidesport, S.A. utiliza una etiqueta con forma de libro de dos hojas, conteniendo la hoja extema la grafía NIKE en letras blancas inclinadas sobre fondo rojo, pero sin el swoosh y con las letras sports wear y, en el librillo interior, la victoria de la Samotracia, si bien ésta no aparece en el estampado de las prendas comercializadas.

El 25 de marzo de 1993 el Sr. Amigó interpone demanda contra American Nike, S.A. para que cese inmediatamente en la utilización en su denominación del término Nike, por ser incompatible con la marca gráfico-denominativa 88.222 e incompatible con la ya cancelada denominación social Nike, S.L. El juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Barcelona desestima la demanda en sentencia fechada el 28 de febrero de 1994, que es confirmada en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha de 14 de marzo de 199423.

El 22 de septiembre de 1999 la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español revocará las sentencias dictadas en la Instancia y la Apelación y se encontrará pues ante la cuestión de tener que actuar como instancia. De hecho, las acciones vinculadas a la nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 no fueron analizadas previamente. El Tribunal Supremo declarará su nulidad.

de la modificación de las medidas cautelares. En efecto, afirmó el 15 de julio de 1992 que los atletas que participan en los Juegos Olímpicos (inaugurados el 25 de julio de 1992) pueden lucir sin ningún impedimento prendas de vestir de la marca norteamericana NIKE, si éstas no han sido adquiridas en España, donde está supeditada cautelarmente su comercialización.

3̂ Esta sentencia hace referencia al pronunciamiento de la misma sala el 14 de febrero de 1994, confirmando la caducidad de la marca 88.222 como fundamento de esta desestimación. Dicha caducidad sería revocada por la sentencia del Tribunal Supremo Español de 1999, que no afecta al pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha de 14 de marzo de 1994 en causa sobre denominación social.



Con fecha de 16 de octubre de 1999, las empresas American Nike S.A y Nike International Ltd. interpusieron recurso de amparo contra la sentencia del.Tribunal Supremo Español solicitando la revisión de la misma y, mediante otrosí, solicitaron la suspensión de la resolución recurrida; es decir, la suspensión de la cancelación de las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106.

El Tribunal Constitucional Español, en su Auto de 24 de julio de 2000, desestima la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de septiembre de 1999 que produjo la cancelación registral de las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106 por Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas publicada en el BOPI el 1 de junio de 2000. No obstante, debido a los recursos de amparo aún pendientes ante el Tribunal Constitucional, nums. 4260/99 y 4941/99, se efectúa mandamiento para anotación preventiva de los mismos en el registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.3. NUESTRA VISIÓN DEL CASO A LA LUZ DE LOS HECHOS COMERCIALES, PRONUNCIAMIENTOS ACAECIDOS Y DE LA DISQUISICIÓN DOCTRINAL

Con la interposición de la demanda acumulada en 1991, debe por lo tanto analizarse:

Primero, si se ha producido un uso real y efectivo de la marca 88.222 antes de 1990.

Segundo, con independencia de que el pronunciamiento sobre el punto primero sea negativo, si la actividad de 1990 y los preparativos de comercialización de 1991, así como la marca adaptada pueden ser susceptibles de interrumpir la caducidad, tal y como reza el artículo 53 a) de la Ley de Marcas de 1988, lo que exige estudiar la buena fe del uso.

Tercero, si los pronunciamientos anteriores son negativos, si existe identidad entre las marcas en litigio.

Primero

La instancia y la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona consideran que la marca 88.222 no había sido utilizada nunca



entre 1982 y 1991, ni lo fue usada por Cidesport S.A. en su calidad de licenciatario común de ambos titulares. La Audiencia Provincial de Barcelona, en referencia a la problemática de si la marca mixta n.° 88.222 había sido objeto de uso con anterioridad a febrero/marzo de 1991, concluye que la existencia de los contratos que perfeccionó Cidesport S.A. con Nike International Ltd. y su fuerza vinculante no justifican el desuso de la marca 88.222, pero también concluye que durante el tiempo en que Cidesport S.A mantuvo relaciones comerciales con Nike International Ltd. utilizó para la distribución de los productos de dicha empresa una marca gráfico-denominativa formada por un cuadrado rojo con las palabras Nike y, debajo, con letras más pequeñas, sports wear; siendo el uso de esta marca sustancialmente distinto al de la marca 88.222, que tenía licenciada. Es decir, se considera que no se ha producido el efectivo uso de la marca, ni por el titular ni por su licenciataria, Cidesport S.A.̂ ^ Con la caducidad de la marca 88.222, no procedía entrar a valorar la nulidad de las marcas 1.156.105y 1.156.106, fallándose por lo tanto su licitud registral por no contravenir derecho previo y prioritario. El Tribunal Supremo no entra a valorar si se produjo el uso de la marca 88.222 antes de 1991.

De acuerdo con nuestro planteamiento consideramos que cabe rebatir esta tesis, por cuanto sí se produjo un uso de la marca 88.222 en unión con la marca gráfica del swoosh entre 1981 y 1990. Este aspecto, a nuestro entender crucial, no fue analizado por el tribunal de Instancia ni por la Audiencia Provincial de Barcelona en su recurso, que obviaron que se cumple la carga legal del uso de la marca, no sólo cuando la utiliza su titular, sino también cuando lo hace un tercero expresamente autorizado por él y que, precisamente, esto había acontecido en un plano económico en el período 1982-1990 en la relación entre Cidesport S.A. y Nike International Ltd.. No en vano, la razón de su relación comercial era el registro de la marca 88.222 y la ruptura del acuerdo comercial entre ambas compañías se produce con el registro de las marcas 1.156.105 y 1.156.106. Este hecho supuso la falta de necesidad de cooperación de Nike International Ltd. con Cidesport S.A.

^^ Recogido en la posterior sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de marzo de 1994 en recurso sobre desestimación de nulidad de la denominación social American Nike S.A.

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Cidesport, S.A. era simultáneamente licenciataria de diversas marcas entre ellas, la núm. 88.222 y las marcas de Nike International Ltd. lo que la permitía utilizar en el mercado español las marcas denominativas y gráficas de Nike y el swoosh. La alianza firmada por Cidesport, S.A. con el Sr. Amigó y Nike International Ltd. era conveniente para las partes al no disponer Nike International Ltd. de registro alguno que le permitiera el uso de la denominación Nike en España, salvo exclusivamente para zapatos y zapatillas. Por ello, pudo comercializar productos textiles en España gracias a que su distribuidora en exclusiva, Cidesport, S.A., era la licenciataria de la única marca Nike para textil válidamente registrada en España. Mediante la alianza Nike International Ltd. consiguió comercializar pacíficamente su ropa deportiva utilizando la marca denominativa Nike y Cidesport S.A., por su parte, logró que el signo Nike en relación a prendas de vestir, no usado hasta entonces, empezara a serlo. Lejos de considerar este hecho, la Audiencia Provincial en su sentencia de 14 de febrero de 1994 parece justificar que el Sr. Amigó aceptó un uso pacífico de la marca denominativa Nike, con independencia de lo que hiciera su licenciataria Cidesport, S.A. que, en el ejercicio de la autonomía negocial, ejercitada voluntaria y conscientemente y con el objetivo de obtener un legítimo beneficio económico, había utilizado la marca de la compañía americana anteriormente descrita. Esto supone dos consecuencias: por un lado, decretar que no ha habido uso de la marca caducada y, por otro, aunque no se haya tratado judicialmente, la posibilidad de plantear la excepción a la nulidad por consentimiento de uso pacífico de marca que recoge del artículo 9.1 de la Directiva de Marcas, no transpuesto a nuestro ordenamiento hasta la Ley de 2001^5. Para el profesor Carrasco Perera (2000) no cabe duda de que, al menos desde 1982, el Sr. Amigó había autorizado el uso pacífico de dicha marca. De acuerdo con el razonamiento económico anterior, nos manifestamos totalmente en contra de dicho planteamiento. La Audiencia Provincial de Barcelona podría haber planteado la necesidad de Nike

25 El titular de una marca que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de dicha marca posterior, ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior. Esta norma ha sido incorporada en la Ley de Marcas de 2001 en el artículo 52.



International Ltd. de poseer la licencia de la marca denominativa para poder comercializar bienes con la denominación Nike en el territorio español y, en ese caso, no decretar que había existido un uso pacífico de la marca, sino una autorización tácita para su uso en nuestro país a través de licencia de marca. No adoptar este razonamiento supuso decretar la caducidad por falta de uso de la mencionada marca 88.222.

Segundo

Decretada la caducidad por falta de uso, en aras a probar el uso rehabilitante de la marca, tal y como proclama el artículo 53.a) de la Ley de Marcas de 1988, se debe analizar si la utilización de la marca en 1991 por Cidesport, S.A. se produjo de buena o mala fe. Este aspecto generó gran controversia doctrinal. Así, la Sentencia del Juzgado Número Nueve de Primera Instancia de Barcelona, posteriormente corroborada por la Audiencia Provincial de Barcelona, afirma que el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta del cuadernillo de 1991, viene a coincidir, salvo por eliminación del swo-osh, con el utilizado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedidas por Nike International Ltd. sobre sus marcas a Cidesport, S.A. En suma, a través del uso así iniciado por la entidad demandada, se intentaba asociar los productos no a la marca Victoria de Samotracia, que nada dice a los consumidores, sino a la marca renombrada Nike americana, que sí es apreciada por éstos y que, por esta razón, fue la auténticamente explotada en todo momento por Cidesport, S.A. Según estas sentencias, la marca 88.222 habría caducado por falta de uso, pues en el mercado habría estado presente una marca mixta (denominativa no registrada y gráfica sí registrada) de titularidad de American Nike, pero no la del Sr. Amigó. A mayor abundamiento. La Audiencia Provincial de Barcelona considerará para evitar un potencial uso rehabilitador de la marca 88.222 según el artículo 53.a) que la existencia de una demanda de Nike International Ltd. contra Cidesport, S.A. ante los tribunales americanos con objeto de obtener la cesación del uso de la denominación Nike, tiene como efecto que la actuación de Cidesport, S.A. de utilizar un librillo con las marca 88.222 era de mala fe; pues la demanda interpuesta tuvo como resultado hacerse previsible para Cidesport, S.A. la pretensión de Nike International Ltd. de caducidad de la marca 88.222.

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El profesor Femández-Novoa (2000), a tenor de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia y Audiencia Provincial de Barcelona, afirma que las marcas utilizadas difieren sustancialmente y el hecho de utilización de la marca 88.222 en la parte interior de un cuadernillo con la carátula NIKE en la portada, supuso en Cidesport, S.A. llevar a cabo una doble práctica competitiva de carácter desleal: a saber, un acto de confusión prohibido por el artículo 6 de La ley de Competencia Desleal de 1991 y un acto de explotación de la reputación ajena prohibido por el artículo 12. Ello supone la irrelevan-cia de los hipotéticos actos de uso de la marca número 88.222 a fin de cumplir la carga legal del uso de la marca; por cuanto estos actos son nulos, así como incurrir en la sanción del artículo 53.c) de la Ley de Marcas de 1988 como motivo autónomo de caducidad por el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena.

Según los profesores Estupiñán Cáceres y Ortega Melián (2001), el Sr. Amigó y Cidesport S.A. no han actuado de mala fe puesto que, tal y como se infiere del factum de la sentencia recurrida, ya en 1990 había iniciado los preparativos para la reanudación del uso de la marca 88.222 en su faceta de marca derivada, sin atiabarse el uso de la pretensión de caducidad, como fue la participación de dos ferias comerciales y el encargo de la confección de la marca derivada a una entidad de diseño corporativo.

En casación, el Tribunal Supremo considera que dicho uso se produce de buena fe, puesto que la utilización de la marca en el cuadernillo no se puede considerar como un cambio sustancial de la marca registrada en 1932, y sí un correcto o normal funcionamiento en el mercado, como avalan diversas Sentencias del Tribunal Supremo; ya que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo conserva el distintivo principal de la marca inscrita (sentencias 13 de mayo de 1978 y 30 de marzo de 1988). Este uso concede uso rehabilitador a la marca caducada.

Respecto a la posición sostenida por los Tribunales de Instancia y Apelación, no podemos estar más que totalmente en contra y apoyar las tesis de los profesores Estupiñán Cáceres y Ortega Melián (2001) que plantean que ha pesado en la conclusión de la Audiencia Provincial el hecho de que se usara por Cidesport, S.A. y, de forma prácticamente idéntica, el conjunto gráfico denominativo al que ya usaba cuando era distribuidora y licenciataria de Nike International



Ltd. obviando que la multinacional no habría podido comercializar en España sus prendas de vestir deportivas utilizando como marca el signo Nike de no haberlo consentido o permitido quien tenía derechos exclusivos sobre la marca mixta n.° 88.222, esto es, Cidesport, S.A.. Por ello, la identidad entre el uso previo a 1990 y el uso a partir de 1990 no es en busca de un aprovechamiento, sino que es consecuencia de la propia identidad de las marcas. Además, los profesores Estupiñán Cáceres y Ortega Melián consideran que con el final de las relaciones comerciales, producidas una vez obtenido el registro de las marcas de Nike International Ltd., ambas empresas corrían un riesgo. Para Cidesport, S.A., que la multinacional demandara inmediatamente la caducidad por falta de uso de la marca española núm, 88.222; y, para la multinacional, que Cidesport, S.A. comenzara a hacer uso de dicha marca, dando mayor realce al aspecto denominativo de la misma. Es más, que incluso lo utilizare en forma prácticamente idéntica a como lo usaba siendo distribuidora y licenciataria de la multinacional. De ahí que dichos profesores no compartan la existencia de invasión de los rasgos propios de otra marca distinta cuando es el Sr. Amigó y no Nike International Ltd. quien, con prioridad desde 1932, tiene registrado en España el vocablo Nike junto a la estatua de la Victoria de Samotracia para determinadas prendas comprendidas en la clase 25.

Tercero

Ya en el estudio de la nulidad de las marcas posteriormente registradas, el Tribunal Supremo enjuiciará que las acciones para ejercer la caducidad de una marca legalmente inscrita en el registro el 16 de enero de 1991, no habían prescrito al interponer la demanda de nulidad el 22 de enero de 1991, puesto que el artículo 50 de la Ley de Marcas de 1988 recoge que las acciones de nulidad de una nueva marca prescriben a los cinco años desde que se inscribe la nueva marca, período de tiempo que, efectivamente, no había transcurrido.

Y, de acuerdo con todos los razonamientos anteriores, que ahora no pueden ser tomados en sentido contrario, si existía identidad de los signos denominativos, existe identidad de las marcas. De hecho, la Audiencia Provincial de Barcelona había realizado el análisis de identidad que debería ser estudiado en la demanda de nulidad. Es decir, justifica en la no identidad de las marcas en litigio la



inexistencia de un uso efectivo en España de la marca, por lo que no entra a valorar la existencia de licencias cruzadas de uso. Por ello, aún cuando hubiera existido un uso efectivo de la marca, la consecuencia de la decisión habría sido la validez de las marcas 88.222 y 1.156.105 y 1.156.106 por no ser idénticas. Afortunadamente, surge la sentencia del Tribunal Supremo.

3.4. UNA PERSPECTIVA ECONÓMICO-CONTRACTUAL DE LOS HECHOS ACAECIDOS

Una lectura más acorde con los principios de licencia y no tendente a hacernos suponer que Cidesport S.A. presenta una conducta de agente desleal, es decir, aquél que, tras distribuir durante un tiempo los productos de su mandante, procede a registrar la marca de éste a su propio nombre (o a adquirir una marca antigua y caducada, que sea lo más parecida posible a la que pretende usurpar) con la finalidad de imponerse a aquél mediante la impugnación de sus marcas (de las que hasta ese momento era un mero distribuidor) y conseguir prohibir al titular de la marca renombrada el uso de la misma (González-Bueno, 2002), nos conduce a enjuiciar los hechos de la siguiente manera.

Nike International Ltd. licencia de forma tácita a Cidesport, S.A. el uso del vocablo Nike de la marca núm, 88.222 para poder comercializar su ropa deportiva en España. Mientras, Cidesport, S.A. desarrolla el mercado español para dicha compañía. Con independencia de los signos que tenga registrados en otros países, lo cierto es que en España, por el principio de territorialidad, Nike International Ltd. carecía de derecho de marca sobre el vocablo Nike. Con la finalidad de cambiar de distribuidor debido, quizás, a la existencia de diferencias entre las partes de la alianza, Nike International Ltd. comienza a desarrollar una estrategia que le permita liberarse de la carga de tener que utilizar a Cidesport, S.A. como socio, ya que ésta tiene el derecho prioritario de utilización de la denominación Nike en España. Para ello, solicita y obtiene el registro para la marca Nike en idéntica forma a como ya las había solicitado bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial en 1979. ¿No es coincidencia que la Ley de Marcas se modificara en 1988 y que Nike International Ltd. solicitara según esta nueva Ley, marcas para signos para las que ya había visto denegadas previamente su acceso al ordenamiento español?



La concesión de las marcas deja al Sr. Amigó en una situación de clara indefensión en su negociación con Nike International Ltd. que, a su vez, rompe sus relaciones comerciales con Cidesport, S.A.. Al interponer la demanda de nulidad de la concesión de la marca, los tribunales han obviado la utilización de la marca por parte de Cidesport, S.A.; doctrinalmente se ha cuestionado que el Sr. Amigó podría haber estado dejando un uso de buena fe a Nike International Ltd. en la utilización de su vocablo, lo que daría lugar a no poder exigir la nulidad para la marca posteriormente registrada y, cuando Cidesport, S.A. utiliza su marca legítimamente adquirida y desarrollada, se encuentra que se le declara la identidad con la marca posterior, sancionándosele con uso abusivo y mala fe.

Pero, también cabría señalar que Nike International Ltd. actuó de mala fe solicitando a Cidesport, S.A. el desarrollo del mercado español por medio de una licencia o, mejor dicho, por medio del intercambio de licencias (una de productos de Nike International Ltd. a Cidesport, S.A. y otra de marca de Cidesport, S.A.-titularidad del Sr. Amigó a Nike International.Ltd.). Para evitar la posición de rehén que le ocasiona el depender de Cidesport, S.A. al tener que utilizar el nombre comercial Nike en España y, aprovechando el cambio legislativo de la institución de Marcas de 1988, Nike International Ltd. intenta obtener lo que en el pasado le había sido denegado. Cabría preguntarse si procederá ahora también intentando hacer valor su condición de marca notoria de acuerdo con la Ley 7/2001.

La Sentencia del Tribunal Supremo Español resulta admirable pues, aún cuando no entró a valorar que la concesión de licencias cruzadas había sido un uso efectivo de la marca 88.222, al entrar a analizar la nulidad de las marcas concedidas a Nike International Ltd. decretó lo que los otros tribunales ya habían probado, pero no valorado: las marcas 88.222 y 1.156.105 y 1.156.106 son idénticas. Dado que del uso de una marca idéntica posterior se podría menoscabar el prestigio de la marca anterior, debe prevalecer la marca primero inscrita.

La actual ley de Marcas, en su artículo 2.° reconoce la suspensión del derecho de marca solicitada en fraude de los derechos de un tercero o con obligación legal o contractual; quizás y sólo quizás, cabría pensar que Nike International Ltd. intentó actuar en fraude de los derechos de una tercera parte.



Las consecuencias de esta sentencia han sido que Nike International Ltd. ha desarrollado una campaña publicitaria internacional potenciando el swoosh y recordando a los consumidores que sus productos Nike pueden identificarse con el swoosh mediante la explotación de dicha imagen con el dominio en internet www.nike.com y la publicidad de balones y zapatillas deportivas con el nombre Nike.

Es curioso que, en esta misma página web de Nike.com se presenta en un banner móvil la imagen de la Victoria de Samotracia. Es cierto que nadie le prohibe a utilizarla pero, ¿no sería esto considerado una utilización abusiva para identificarse con la marca que ella misma licenció entre 1981 y 1989? Es decir, la empresa que propugnó haber sido violada en su derecho de propiedad industrial por la marca registrada núm, 88.222 utiliza ahora un símbolo en su página web que está recogido en el registro español de marcas bajo el número 88.222.

Por su parte Cidesport, S.A. afirma ser la titular de los derechos de marca en Cuba, donde distribuye con Nike International Ltd. y en Polonia, Camerún y Argelia.

Las consecuencias que se derivan para el establecimiento de intercambio de licencias o expansión internacional son: asegurarse la propiedad industrial de la marca transmitida, conocer bien el derecho de marcas y la normativa relativa a licencias, en nuestro caso el artículo 48 de la Ley de Marcas de 2001^6, en relación con las cuestiones de exclusividad y duración temporal y, finalmente, no iniciar una relación de permiso de uso por duración superior a cinco años, ya que ello supone, esté registrada o no la marca anterior, no poder impedir el registro de la marca posterior Por ello, con independencia de que la marca sea notoria o no y esté o no registrada, la solución es solicitar su protección registral.

2* En su artículo 48, la Ley de Marcas de 2001 reza que la marca completa "o en parte podrá ser licenciada. Salvo en pacto en contra no se podrán conceder sublicencias, la duración es por todo el período de inscripción registral, incluidas las renovaciones y no es exclusiva, pudiendo el licenciante utilizar la licencia si la concedió en exclusiva, sólo si se hubiera reservado ese derecho.

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http://www.nike.com

http://Nike.com

REVISIÓN DEL CASO NIKE INTERNATIONAL LTD. CONTRA CIDESPORT. S.A.. .

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