IP MANAGEMENT & LICENSING ISSUES - Koç Hastanesi Destek Patent.pdf · IP Assessment of Contracts...

IP Assessment of Contracts Risk and Revenue Sharing

IP MANAGEMENT & LICENSING ISSUES

Ersin Dereligil

Managing Partner, Patent Attorney – DESTEK PATENT INC. Founding & Past President of LES TURKEY

Confidentiality of Information IP commercialization: Patents, Licencing

Revenue sharing: Lump Sum, Royalty, Start-ups

EN

TR

©2008-10 Licensing Executives Society (USA and Canada), Inc.

©2007 LES South Africa

All Rights Reserved 2 Revisions as of 05/15/10

IP Commercialization Mechanisms

FSH Ticarileştirme Mekanizmaları

Marka

Patentler

(özel formül)

Ambalaj kutu

tasarımı.

Copyright

(ambalaj etiketi)

Know-how

(satın alma,

tedarik zinciri)

EN

TR




Common Understanding ! (Technology, Licensing?)

DIFFERENT PERSPECTIVES

Scientist: end product of research (inventions, know-how).

Engineer: tool or a process.

Marketer: potential competitive edge vs. potential disaster.

Attorney: intellectual property.

Business person: a type of asset.

FARKLI YAKLAŞIMLAR:

Bilim Adamları: Araştırma sonucu çıkan son ürün (buluşlar, know-how).

Mühendis: Araç veya yöntem.

Pazarlamacı: Potansiyel rekabet avantajı ya da felaket.

Vekil - Avukat: FSH.

İş adamı: Bir varlık türü.

Ortak Dil ! (Teknoloji, Lisanslama)

EN

TR




Common Understanding ! (Technology, Licensing?)

DIFFERENT PERSPECTIVES

What licensees expect to gain?

Rapid access to market

Acquiring Technology, R&D capabilities

Licensor support

Risk reduction

What licensors expect to gain?

Recovering R&D expenses, Tech and IP Commercialization

Increase in IP value

WIN-WIN APROACH

FARKLI YAKLAŞIMLAR:

Lisans alan ne kazanmayı bekliyor?

Pazara hızlı giriş

Teknoloji Eldesi, Ar-Ge yetkinlikleri

Lisans verenin desteği

Riski minimize etmek

Lisans veren ne kazanmayı bekliyor?

Ar-Ge masraflarını fonlamak, FSH’larını ticarileştirmek

FSH’larının değerini arttırmak

KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ

Ortak Dil ! (Teknoloji, Lisanslama)

EN

TR




Technology Assessment

Technical Impact

Is a problem solved?

Game changing or incremental

Product life cycle

Stage of Development

Concept, Prototype, Market tested, Regulatory approved, Actual sales

Estimated development time & cost

Market researched?

Teknik etkisi

Problem çözüldü mü?

Sıradışı bir etkiye sahip mi?

Ürünün ömrü ve evreleri

Gelişim evreleri

Konsept, prototip, pazar testleri, ruhsat ve izinler, gerçekleşen satışlar

Tahmini geliştirme süreci & maliyet

Pazar araştırması yapıldı mı?

Teknoloji değerlendirmesi

EN

TR




Commercial Assessment

Market Risk

Multiple uses of technology?

Market size/growth, technical trends

Attractive to investors?

Competitive Risk

Other technologies

Barriers to entry

Major market players

Licensing

To existing companies

To start-up companies

Pazar Riski

Teknolojinin farklı kullanım alanları?

Pazar büyüklüğü/gelişimi ve teknolojik trendler

Yatırımcılar için cazip mi?

Rekabet Riski

Diğer teknolojiler

Pazara giriş engelleri

Pazardaki büyük oyuncular

Lisanslama

Mevcut şirketlere

Girişim seviyesindeki şirketlere

Ticari değerlendirme

EN

TR




License Agreement

Defines relationship between Licensee and Licensor;

Identifies the licensed subject (e.g., specific technology, mark, or related licensable rights such as patents, TMs, or copyrights)

Defines scope of licensed rights (e.g., exclusivity, time, field of use, geographic, product line)

Provides remuneration details (e.g., royalties/fees/other compensation)

Lisans veren ile Lisans alan arasındaki şartları düzenler.

Lisansın konusu açık olarak belirtilir (Hangi FSH, teknoloji, marka, patent, copyright ..)

Lisanslanan hakların kapsamını açık bir şekilde tanımlar (inhisariyet, zaman, kullanım alanı, bölge, ürün hattı)

Lisans bedelleri ve diğer kazanımlar hakkında detaylar verir.

Lisans Anlaşması

EN

TR




License Agreement

Parties aspirations (win-win)

Enforceability of IP Rights

Legal and regulatory aspects such as Competition Law, tax implications, etc.

Remuneration model (financial and non-financial models)

Risk Management

Maintenance of the licensing relationship

Tarafların niyetlerini (kazan-kazan ilişkisi)

FSH’ın yaptırım seviyesini

Hukuki ve düzenleyici idari hususları (rekabet hukuku, vergi durumları)

Bedele ilişkin finansal olan veya olmayan modelleri

Muhtemel risklerin yönetimini

Lisans Anlaşmasının devamını yahut sonlanmasını sağlayan durumları

Lisans Anlaşması

EN

TR




Areas of Caution

Competition law/Anti-trust/patent misuse:

Imposing obligation on patent licensee to purchase unpatented goods or services from licensor

Prohibition against patent licensee challenging validity of licensed patents

Prolonging obligation to pay patent license fees beyond expiration of patent

Limitations on sale of licensed product

Restricting licensee’s choice on determining selling prices

Restricting licensee’s choice of potential customers

Compelling licensee to assign rights to improvements or derivatives to licensor

Rekabet Hukuku, Tekel ve haksız kullanım:

Lisans verenin, lisans alanı patentli olmayan ürün ve hizmetleri de kendisinden almaya zorlaması

Lisans alanın lisansa konu olan patentlere karşı iptal davası açmasının engellenmesi

Patent süresi bittikten sonra da lisans alanın ücretleri ödemesinin istenmesi

Lisanslı ürün satışının sınırlama getirilmesi

Satış ücretlerinin belirlenmesinde lisans alanın seçeneklerinin kısıtlanması

Lisans alanın satışı gerçekleştireceği müşterilere kısıtlama getirilmesi

Doğacak FSH’ların Lisans verene devredilmesine zorlanması

Kritik Konular

EN

TR




Basics of Licensing

The whole package?

License fees

Co-development activity

Fees for design and start-up services

Supply of proprietary equipment

Supply of essential ingredients

License fees: how do you pay?

Lump-sum

Running royalty based on

Sales (Profit?)

Units

Combination / Hybrid

Pakete dahil lisans içerikleri?

Lisans ücretleri

Ortak geliştirme faaliyetleri

Tasarım ve girişim (start-up) hizmetlerine ilişkin ücretler

Ekipmanların ve diğer zaruri içeriklerin sağlanması

Lisans ücretleri: nasıl ödenir?

Toplu ödeme

Sürekli ödemeler

Satış rakamları (Kar?)

Ürün adetleri

Kombinasyonlar

Lisanslamanın Temelleri

EN

TR




Value Considerations (Payment Forms)


-Lisans alanın katlanacağı

teknolojik başarısızlık

-Üstün başarıda lisans

alanın kaldıracağı hasılat

-Üstün başarıda karşılıklı

paylaşım

-Organizasyonel amaçları

karşılar

-Lisanslı ve diğer teknolojiyi

destekler

-İlişkileri geliştirir

-Gelecek başarılara katılma

fırsatı


-Finansal bilgi değişimi yok

-Başarı ve başarısızlık riski

lisans alana

-Nakit akışı pozitife

dönene kadar maliyet yok/az

-Ekonomik değişimler


-Gelecek teknolojilere erişim

sağlaması

-Nakit olmayan harcamalar


Toplu Ödeme

(Lump Sum)

Sürekli Ödemeler

(Running Royalties)

Ar-Ge fonlama

(R & D Funding)

Özsermaye

(Equity)

Tür Lisans Veren Lisans alan

EN

TR




Valuation

Several methods

No method is optimum

Use at least two methods

Do a reality check

Only a tool

Method used may depend on reason :

License negotiation value

Merger/acquisition value

Tax value

Infringement damage calculation

Farklı yöntemler

Her birinin farklı avantajları var

En az iki farklı yöntem kullanın

Sonuçların gerçeğe uygunluğu karşılaştırılmalı

Sadece bir araç olarak görülmeli

Değerleme metodu sebeplere göre değişir:

Lisans müzakere değeri

Satın alım ve birleşmeler

Vergi

FSH ihlalleri

Değerleme

EN

TR




Valuation Methods

Değerleme Yöntemleri

COST (MALİYET) 25% RULE

Easy to determine Simple, but inaccurate

Irrelevant in most cases Does not consider risk Maximum- minimum May use risk-weighted

Designing around? Software? technology contribution

MARKET (PAZAR) INCOME (GELİR) APPROACH/NPV

Need for comparables Need estimate of future income

Extrapolation Risk affects income estimate

May not consider all risks More accurate, if data know

Preferred by tax authorities Used for lump sum or buy-out

Ad

vance

d V

aluatio

n M

eth

od

s

LES BioPharmaceutical Royalty Rates and Deal Terms Survey Report

EN

TR




Royalty Rates & Licensing Fees

Understand that royalty rates and licensing fees are:

Not always about the money

A component of negotiation

A reflection of what the market will take

Best if Win-Win

Lisans ve imtiyaz (hak) bedelleri için bilinmelidir ki:

Her zaman para ile ölçülmez

Müzakerelerin bir bileşenidir

Pazarın durumuna ve getirdiklerine göre değişir

En iyi strateji: Kazan-Kazan


EN

TR




Licensing Deals RISK MANAGEMENT

Confidential information

Infringing third party patent rights

Collection of royalties

Liabilities

Unlicensed competition

Guaranteed technical performance

Gizli bilgiler

Üçüncü kişilere ait patent haklarının ihlali

Lisans bedellerinin toplanması

Yükümlülükler

Lisanssız rekabet

Teknik performansın garanti edilmesi

Lisans Görüşmeleri RİSK YÖNETİMİ

Lawyers may identify risks inherent in a proposed agreement, but only the business can manage those risks.

EN

TR




Risk Management

Some general guidelines

Place risk with the party that is most capable of managing it

Do not assume greater liability than the value of deal

Bazı genel ilkeler:

Riski, en iyi yönetebilecek tarafa verin

Anlaşmanın olası değerinden daha fazla yükümlülüğe girmeyin

Risk Yönetimi

EN

TR




People in Deals

The “blissfully ignorant” colleague

the “over zealous” colleague

BEWARE!

Lisans müzakerelerinden mutlu ama bunda tecrübesiz kişiler

Aşırı istekli, heyecanlı kişiler

KARAKTERLERE DİKKAT EDİN!

Müzakereciler

EN

TR





Confidentiality/Non-Disclosure/ Confidential Disclosure Agreements

These describe an agreement that establishes a confidential relationship

Fundamental obligations are:

Non-disclosure of confidential information to unauthorized persons

Non-use of confidential information for purposes not specified in the agreement

Other terms may include:

an expiration date for obligations

“Escapes” such as for public domain information

Identification of confidential information in writing

Gizlilik Anlaşmaları

Gizlilik şartlarını garanti altına alan anlaşmalardır (Lisans Öncesi?)

Temel zorunluluklar:

Gizli bilgi izinsiz kişilerin erişiminden uzak tutulmalı

Gizli bilgilerin sözleşmede belirtilmeyen amaçlar için kullanılmaması

Diğer değişkenler:

Geçerlilik tarihi , yükümlülüklerin sona ermesi

Kamuya sızma durumlarının önlenmesi

Neyin gizli bilgi olduğunun yazılı olarak tanımlanması

Gizli Bilgiler

EN

TR





Confiidentiality/Non-Disclosure/

Confidential Disclosure Agreements

Licensed information typically is

transferred in writing and identified as

“confidential” or similar designation

Procedures for handling information

may be established

Writings may have copyright notice

Unauthorized use always is a risk to be

managed, especially in some

international locations

Choose the licensee with care

Gizlilik Anlaşmaları

Lisans konusu bilgiler genelde yazılı olarak aktarılır ve «gizli» «kişiye özel» gibi ibarelerle açıkça belirtilir

Bilginin iletim ve yönetimi için prosedürler oluşturulabilir

Yazılı dokümanlara “Copyright” uyarısı eklenebilir

İzinsiz kullanım hususu özellikle bazı uluslararası lokasyonlarda her zaman dikkatli yönetilmesi gereken bir risktir

Lisans alan dikkatlice seçilmelidir (ulusal ticari sır yaptırımları?)

Gizli Bilgiler

EN

TR




Protectability of IP

Patents/patent applications

Prior art known? (search needed?)

Breadth of claims adequate to deter competitors

Infringement detectable?

Sufficient international filings

Ownership and right to license confirmed?

Trade secrets/confidential information

Procedures established to maintain?

Patent Tescilleri / Başvuruları

Önceki teknik biliniyor mu? (Araştırma gerekli mi?)

İstemlerin kapsamı rakipleri caydırmak için yeterince geniş mi?

Patent ihlali tespit edilebiliyor mu?

Uluslararası koruma yeterli mi?

Hak sahipliği ve lisans verme hakkı kontrol edildi mi?

Ticari sırlar

Yazılı prosedürler oluşturuldu mu?

FSH’ın Korunabilirliği

EN

TR




Unknown Third-Party Patent Rights

INFRINGEMENT OF THIRD PARTY IP RIGHTS BY LICENSED TECHNOLOGY

Licensee asserts that licensor should “guarantee” that licensed technology does not infringe third party IP rights.

Licensor responds that it cannot undertake unknown liabilities – the licensor is not an insurance company

LİSANSLI TEKNOLOJİNİN BAŞKALARINA AİT PATENT HAKLARINI İHLAL ETMESİ

Lisans alan, lisans konusu teknolojinin başkalarına ait fikri hakları ihlal etmediğini “garanti etmesini” lisans verenden isteyebilir

Lisans veren ise bilinmeyen yükümlülükleri üstlenemeyeceği, kendisinin sigorta şirketi olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddedebilir.

Üçüncü Kişilere Ait “Bilinmeyen” Patent Hakları

EN

TR




Patent Infringement

INFRINGEMENT OF THIRD PARTY IP RIGHTS BY LICENSED TECHNOLOGY How can licensor minimize risk? Licensor should understand

potential conflicting third party patent rights before licensing

Licensor should obtain a “freedom to operate” opinion by legal counsel

Negotiated license may include terms for “unknown” third party patent risks

LİSANSLI TEKNOLOJİNİN BAŞKALARINA AİT PATENT HAKLARINI İHLAL ETMESİ

Lisans veren riski nasıl minimize edebilir?

Lisans veren önceden potansiyel hak ihlallerini, başkalarının patentlerinin araştırmalı ve öğrenmelidir

Profesyonel destek ve görüş almalıdır: “Freedom To Operate (FTO) Opinion”

Üçüncü kişilere ait “bilinmeyen” patent risklerine karşın lisans sözleşmesine özel hükümler eklenmesi müzakere edilebilir…

Patent Hak İhlali

EN

TR




Patent Infringement

Modify licensed product/process

Procure license from third party

Bring judicial or administrative action with regard to potentially infringing patent claims (expensive)

May affect future royalty obligations

Limit scope of risk (e.g. to value of license or to patents in defined countries)

Lisanslı ürünün/prosesin modifiye edilmesi

Üçüncü taraflardan lisans talep edilmesi

Üçüncü kişilere ait ilgili patent istemlerinin iptali için hükümsüzlük davası (maliyetli)

Gelecek lisans bedeli ödeme yükümlülüklerini etkileyebilir

Riskin boyutu (lisans değerine veya bazı ülkelerdeki patentler için sınırlandırılabilir

Patent Hak İhlali

EN

TR




Collection of Royalties

LICENSOR

Administration

Regular reports

Access to premises and records

Auditing

Penalties

LİSANS VEREN

Yönetim/İdare

Düzenli raporlar

İş yerlerine ve kayıtlara erişim

Dış denetlemeler

Cezai yükümlülükler

Lisans Bedelinin Ödenmesi

EN

TR




Collection of Royalties

LICENSEE

Administration

Financial systems and processes

Access to premises and records – proprietary information?

LİSANS ALAN

Yönetim/İdare

Finansal sistemlerin kurulması

İş yerine ve kayıtlara erişim – doğru kontak kişisi ve adres bilgileri ?

Lisans Bedelinin Ödenmesi

EN

TR




Liabilities

PERSONAL INJURIES OR PROPERTY DAMAGE

Product liability

General liability

Manage total exposure

Liability Caps

Insurance

KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA MÜLK ZARARLARI

Ürün sorumlulukları

Genel sorumluluklar

Rizikoların ve limitinin yönetimi

Sorumluluk maksimum miktarları

Tazminat ve sigortalar

Sorumluluklar

EN

TR




Unlicensed Competition

Licensor says - my license is an indemnity against suit, not a non-competition warranty

Licensee says – why should I pay royalties if competitor doesn’t

Lisans veren “lisansım dava etmemem için bir güvencedir, rekabet yasağı garantisi veremez” der

Lisans alan da “rakipler bir şey ödemezken ben sana neden lisans bedeli ödemek zorundayım” der

Lisanssız Rekabet

EN

TR




Unlicensed Competition

Compel licensor to sue?

Unlikely that sophisticated licensor will accept.

Grant licensee right to sue?

Only an exclusive licensee may sue without participation of patentee

Otherwise puts rights at risk.

Lisans verenin dava açmaya zorlanması

Lisans veren tecrübeliyse düşük ihtimal

Lisans alana dava açması için yetki verilmesi

İnhisarı lisans gerekir

Hakların riske edilmesi mümkündür

Lisanssız Rekabet

EN

TR




Performance Guarantees

A licensee wants assurance that licensed technology works.

A licensor wants to limit exposure

Usually, a contested negotiable subject

Lisans alan bu teknolojinin çalışacağına dair güvence ister

Lisans veren rizikonun sınırlı olmasını ister

Genelde tartışmaya açık müzakere edilebilir bir konudur

Performans Garantisi

EN

TR




SUMMARY

Cannot leave all risks to the lawyers

Need to think about managing the relationship without the contract

Understand the relationship issues

WIN-WIN Approach

Licensing should not be a gamble with your IP rights

Tüm riskler avukatların üzerine bırakılmamalı

Sözleşme haricinde iş ilişkilerinin yönetilmesine de dikkat edilmeli

Mevcut ilişkilere dair konular anlaşılmalı

KAZAN-KAZAN Yaklaşımı

Lisans FSH ile oynanan bir kumar olmamalı

Özet

IP MANAGEMENT & LICENSING ISSUES - Koç Hastanesi Destek Patent.pdf · IP Assessment of Contracts...

Documents

Transcript of IP MANAGEMENT & LICENSING ISSUES - Koç Hastanesi Destek Patent.pdf · IP Assessment of Contracts...