El rompecabezas incompleto. La omisin normativa y jurisprudencial sobre la proteccin por el derecho de autor de personajes y objetos de la obraThe incomplete puzzle. The missing rule and ruling about the protection by copyright of characters and objects of the workJ AVI ERANDRMURI LLOCHVEZ*Resumen: El presente artculo analiza la omisin normativa y jurisprudencial sobre la proteccin de los personajes y objetos de ficcin que son parte de las obras protegidas por el rgimen de derecho de autor. El autor sistematiza los criterios utilizados en los casos de jurisprudencia administrativa en conflictos existentesentrelapropiedadintelectualylapropiedadindustrialpara extraerlasreglasespecficasexistentesencasosqueinvolucranobjetosde ficcin y personajes, estableciendo y proponiendo criterios para encontrar la originalidad de estos elementos.Palabrasclave:derechodeautorderechodepropiedadintelectual derecho de propiedad industrial personajes de ficcin objetos de ficcinAbstract:Thisarticleanalyzesthemissingruleandrulingaboutthe protection of characters and fictional objects which are part of works covered by copyright. The author systematizes the criteria used in the administrative jurisprudence for conflicts between the intellectual property and the industrial propertytoextractspecificrulesincasesthatinvolvefictionalobjectsand characters,establishingandproposingcriteriatofindouttheoriginalityof these elements.Keywords:copyrightintellectualpropertylawindustrialpropertylaw fictional characters fictional objectsCONTENIDO:I.INTRODUCCIN.II.DESPROTEGIENDOLAPROPIEDADIN-TELECTUAL:ELCASODUFF YSUPERHUEVOENELPER.III.ELMEDIODE DEFENSADELOSDERECHOSDEAUTORSOBREPERSONAJESYOBJETOS DE FICCIN FRENTE A LOS TERCEROS: EL POCO EXPLORADO INCISO F) DEL ARTCULO 136 DE LA DECISIN 486. IV. APLICANDO EL VIEJO CRITERIO DE *AbogadoporlaPontificiaUniversidadCatlicadelPer(PUCP),conestudiosenlaMaestraen DerechodelaPropiedadIntelectualydelaCompetenciadelaEscueladePosgradodelaPUCP. Adjunto de Docencia de los cursos Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2 en la Facultad de Derecho de la PUCP. Correo electrnico: jmurillo@pucp.edu.peN 74, 2015 pp. 189-220JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ190Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420ORIGINALIDAD A LOS OBJETOS Y PERSONAJES DE FICCIN. V. DOS MEDI-DAS,UNCAMINO:LAAPLICACINANALGICAOLANECESARIAMODIFI-CACIN PERMANENTE DEL ARTCULO 7 DE LA LDA. VI. UNA LUZ AL FINAL DEL CAMINO: EL CASO KRYPTONITE. VII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES.I . I NT R ODUCC I NCuandounoseencuentraarmandounrompecabezasbuscatener todaslaspiezasjuntasparapoderobservarlaimagenfinaldespus detantoesfuerzo.Qupasarasiunonoencuentraciertaspiezasal final? Probablemente, la imagen quedara incompleta y nos sentiramos defraudados. En efecto, creemos que esto sucede con la proteccin de obrasartsticasyliterariasquebuscanserprotegidasporelrgimen de derecho de autor, pues existen dudas sobre la proteccin de ciertas partesdelasmismas,talescomolosobjetosopersonajesdeficcin. As,contamosconunaproteccingeneralindubitabledelasobras como un todo, pero se pone en tela de juicio si se protegen sus partes individualmente.Como seala Loredo, el derecho de autor se determina teleolgicamente por la tutela que hace del autor y por la proteccin que otorga a la obra creada, asegurando el respeto a la autora y a la integridad de lo creado1. As,elcanonfundamentaldelosderechosdeautorsiemprehasido que se protege una creacin humana en tanto cumpla con el requisito legal consistente en la originalidad. De esta manera vemos protegidas las pinturas, los libros, las obras de teatro, las pelculas, los videojuegos, los poemas, las canciones, las fotografas y muchas otras. Sin embargo, qusucedeconlaspartesintegrantesdeunaobra?Especficamente, qu sucede con los personajes y los objetos creados que son parte de la misma?En nuestro pas, vemos varios casos de conflicto entre propiedad industrial eintelectualquereflejantrazosderespuestaaestasinterrogantes.La preguntaconcretaquebuscaremosresponderenlaspresenteslneas essilaspartesintegrantesdeunaobradeterminada,elementosde ficcinypersonajes,individualmentemerecenproteccinonoporel rgimen de derecho de autor. La pregunta surge debido a la falta de una expresa determinacin por parte de la norma y la tenencia de criterios jurisprudencialesmuydisimilesensedeadministrativaporpartedel Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).Tal como seala el artculo 3 del decreto legislativo 822 Ley sobre el Derecho de Autor (en adelante, LDA), la proteccin del derecho 1LOREDO, Adolfo. Nuevo derecho autoral mexicano. Mxico D.F.: FCE, 2000, p. 87.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK19174Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el mbito literario o artstico, cualquiera que sea su gnero, forma de expresin, mrito o finalidad. Se puede observar que no hay mencin en este ni en otro punto a los elementos integrantes de la obra; aunque cabe indicar que sexisteunamencinalosttulos.LaLDAaquesexpresayseala ensuartculo7queElttulodeunaobra,cuandoseaoriginal, queda protegido como parte de ella. Sin embargo, tanto el legislador andinocomoelnacionalomitenpronunciarsenormativamentesobre laproteccinespecficadelosobjetosopersonajes.Porlotanto,es importanteanalizarsidebemosinclinarnosporladesproteccinola proteccin va aplicacin analgica del artculo 7 de la LDA o de la evaluacin de una reforma del mismo artculo de estos elementos.Este tema es muy importante, ya que la utilizacin de bienes inmateriales enelmercadosehaintensificadoconelpasodelosaos.As,la propiedadintelectualparecetenergranproyeccinenelfuturopues, como seala Vibes,[...]elmundoactualparecerareflejarqueelcrecimientoeconmico queaportanlasindustriasrelacionadasconlaexplotacindeDPIs [derechosdepropiedadintelectual]esnosolorelevanteentrminos de volumen, sino que adems demuestra una curva ascendente, en la cual se puede proyectar que a medida que pasa el tiempo la generacin deriquezadelsectoraumentacadavezms.Porotrolado,tambin es factible anticipar que la falta de un sistema de derechos exclusivos deproteccindelosDPIshardisminuirlacantidaddeobras nuevas, la actividad inventiva y, desde la ptica marcaria, quitar una herramientadevitalimportanciaalosconsumidores.Todoparece indicar que actualmente el mundo moderno tiende a ver en los DPIs una herramienta estratgica de crecimiento2.Enestesentido,lanormaylosexaminadoresdelINDECOPIdeben otorgar,enpapelyenlarealidad,laproteccinnecesariapara incentivarlacreacindemayoresobras,sinperjudicarlapotencial creatividad mediante una proteccin demasiado restrictiva o el acceso a la cultura que merece la sociedad. Este es uno de los motivos por los que es importante saber sobre la proteccin de los personajes y elementos, puesmuchasvecesciertospersonajesoelementossepuedenutilizar en diversas obras o formatos, las llamadas sagas o trilogas o series son muestradeesto.Acontinuacin,intentaremosprofundizareneste tema y la manera en que se lo viene tratando en nuestro pas a travs de los rganos resolutivos del INDECOPI.2VIBES, Federico. Derechos de propiedad intelectual. Buenos Aires: AdHoc, 2009, p. 48.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ192Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420I I . DESPROTEGI ENDOLAPROPI EDADI NTELECTUAL: ELCASODUFF YSUPERHUEVOENELPEREnelcaptulo15deladcimasegundatemporadadeLosSimpson, denominadoHomeroidealista3,esposibleobservardiversas mencionesalapalabraDUFF.Lospersonajeslapidencomocerveza, existeunpersonajeinspiradoenesteelemento:Duffman,hay unestadiodebisbolllamadoDUFF,entreotras.Esteesunodelos elementos de ficcin que tiene alta controversia, el signo DUFF o como mejor se conoce:Estapalabrahasidoobjetodediversasbatallaslegalesalolargodel mundo.Dichosintentosvandesdecomercializacindecervezacon etiquetassintenerlamarcaregistrada,hastaintentosderegistrode la palabra DUH como marca para luego estilizar las letras y replicar el logotipoqueapareceenlosproductosficticiosqueobservamosenla serie animada de televisin Los Simpson creada por Matt Groening.Hemos de recalcar que la batalla de la 20th Century Fox Film Corporation por proteger esta partcula, cuya colocacin en el mercado es bastante profunda por la difusin por ms de veinte aos de la serie animada, es interminable4.Deloinformadoalpblico,podemosobservarqueen Chile5 y Colombia6 se defendieron los derechos de autor de la opositora por parte de las autoridades nacionales de dichos pases.Sin embargo, es lamentable que en el Per esta encomiable labor no haya sidoreplicada.AnteelINDECOPI,unapersonanatural,LuisEspinosa Gutirrez, present la solicitud de marca denominativa DUFF en clase 32paradistinguircervezas.Contraestasolicitud,publicadaenel diario oficial El Peruano, 20th Century Fox Film Corporation present oposicin, la cual fue declarada infundada y se otorg la marca de manera inaudita en primera instancia por la Comisin de Signos Distintivos y, 320th Century Fox Television. Homero idealista [videograbacin]. 30 min. EE.UU., 2001.4Duff, la famosa cerveza de Los Simpson, envuelta en una nueva batalla legal. El Comercio (Lima), 01 de agosto de 2012 (http://elcomercio.pe/tvmas/television/duff-famosa-cerveza-simpson-enfrenta-nueva-batalla-legal-noticia-1449670).5Chile: Incautan cerveza Duff pirata de Los Simpson. Peru21 (Lima), 27 de marzo de 2013 (http://peru21.pe/mundo/chile-incautan-cerveza-duff-pirata-simpson-2123661).6La superindustria protegi los derechos de la marca Duff de Fox. La Repblica (Bogot), 24 de enero de 2014 (http://www.larepublica.co/asuntos-legales/la-superindustria-protegi%C3%B3-los-derechos-de-la-marca-duff-de-fox_103806).JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK19374Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420luego, por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, terminando este procedimiento en la resolucin 1508-2009/TPI-INDECOPI.Enestaresolucin,esimposiblenoapreciarnegativamenteel razonamientodelosvocalescuandoseexpusoenlamotivacinlo siguiente:[] del anlisis de los medios probatorios adjuntados por la empresa opositora, la Sala considera que si bien se aprecian diversos elementos originales, tales como los personajes (HOMERO, BART, LISA, entre otros),loscuales,ensuconjunto,lahacenunaobraoriginal,ello noimplicaquetodosloselementosqueformanpartededichaobra gocendetalcondicin,talcomoladenominacinDUFF.Enefecto, la denominacin DUFF constituye una denominacin que no encierra una particularidad individual que refleje la personalidad de su autor, por lo que no rene el requisito de originalidad que la ley exige para gozar de proteccin por la legislacin sobre Derecho de Autor, de conformidad con lo establecido en el artculo 7 del Decreto Legislativo 822. Por lo expuesto, la Sala determina que la prohibicin de registro establecida enelartculo136incisof)delaDecisin486noresultaaplicableal presentecaso,todavezquesehadeterminadoquenoexisteobra susceptible de proteccin.A diferencia de la Comisin y el Tribunal en ese entonces, consideramos queloselementosdeficcinsondignosdeprotegerseporderechos de autor si cuentan con originalidad suficiente, como en el caso de la denominacinDUFF.Setratasindudaalgunadeunelementoque cuentaconoriginalidaddebidoaqueMattGroeningleimprimila impronta de su personalidad. La cerveza DUFF es un elemento crucial en la historia de Los Simpson que no se us solo en un captulo, como lo relatamos, sino que es constantemente utilizada en diversas tramas, incluso existe un personaje llamado Duffman, quien hace promociones y publicidad de la cerveza DUFF en distintos episodios de la serie.Aos despus, por justicia providencial, el INDECOPI cancel la marca otorgada a favor del seor Espinosa mediante la resolucin 759-2014/CSD-INDECOPI a pedido de la 20th Century Fox Film Corporation. Posteriormente la marca denominativa DUFF fue registrada por dicha corporacin: marca registrada con certificado 213324.Luegodeesto,INDECOPIrecibiotrasolicituddemarcaporpartede DUFFPERUS.A.C.pararegistrarelsignomixtoenclase32para distinguir cerveza tal como se observa:JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ194Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420En este caso, la Comisin deneg el registro con la resolucin 526-2014/CTS-INDECOPI,declaradaconsentida,declarandofundadala oposicin de la 20th Century Fox Film Corporation. Sin embargo, llama nuevamente nuestra atencin que solo se haya denegado la marca sobre la base del previo registro de la marca DUFF que tena esta titular, como hemos mencionado lneas arriba; aqu, la oposicin basada en mala fe no fue tomada en cuenta por falta de medios probatorios que acrediten la mala fe. Es decir, si la 20th Century Fox Film Corporation no hubiese tenido el derecho marcario, no se hubiera podido oponer por derechos de autor o mala fe porque la Comisin y, probablemente, la Sala, siguiendo errados criterios, habran declarado infundada la oposicin.Otro caso que llama negativamente la atencin sobre la actuacin del INDECOPI en estos casos es la solicitud de la marca por parte de Avcola CaitaBravaS.A.C.sobreelsignoSuperhuevoenclase29para distinguir huevos con el siguiente logotipo:Mediantelaresolucin1519-2010/CSD-INDECOPI,lacualfue consentida,seotorglamarcasolicitada,declarandoinfundadala oposicin de DC Comics en virtud de marcas previas sobre el personaje Superman tanto denominativas como mixtas en clases 09, 14, 16, 25 y 28. Asimismo, la resolucin deniega la proteccin por confusin con el personaje protegido por derechos de autor Superman. Nuevamente,estotalmenteinauditoquelapropiaDireccinde Derecho de Autor mediante memorndum 014-2010/DDA seale que: JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK19574Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420LasdenominacionesSUPERMANySUPERHUEVOnoson objeto de proteccin por el Derecho de Autor por carecer las mismas del requisito de originalidad. El personaje de SUPERMAN s se encuentra protegidoporelderechodeautorcuyatitularidadlecorrespondea DCCOMICS.Asimismo,conrelacinaldibujoqueformapartedel signo solicitado, el informe determina que (i) este no vulnera el derecho deautordeldibujoreproducidodelpersonajedeSUPERMANde titularidad de DC COMICS, as como (ii) tampoco, algn otro derecho de autor que pudiera existir.En este caso, el dibujo de SUPERHUEVO tena incluso una letra H al modo caracterstico del personaje SUPERMAN en el pecho y un traje con capa con los colores azul y rojo. Gracias a estas caractersticas, no hay duda en nuestra opinin de que existe el riesgo de que se genere confusinenelmercadoentreambosdibujos.Estoesespecialmente serio si se tiene en cuenta la gran colocacin del personaje Superman en la mente de los consumidores peruanos, la cual ha sido lograda con gran inversin y publicidad durante aos.Entonces, a partir de estos casos, identificamos que el problema es que, a pesar de que existen mecanismos de proteccin de los derechos de autor, no existe la clara conviccin de que ciertas partes de la obra distintas del ttulosonprotegibles.Adicionalmente,nosecuentaconpautaspara la determinacin de la potencial proteccin de estos elementos. En las siguientes lneas esperamos acercarnos a las respuestas a este problema.I I I .E LMEDI ODEDEFENSADELOSDERECHOSDE AUTOR SOBRE PERSONAJ ES Y OBJ ETOS DE FI CCI N FRENTEALOSTERCEROS: ELPOCOEXPLORADO I NCI SO F)DEL ART CULO 136 DE LA DECI SI N 486Muchos de los conflictos en los que se pone en discusin la proteccin por el rgimen de derecho de autor de personajes y objetos de ficcin independientemente de la obra en la que estn contenidos ocurren en elterrenodelapropiedadindustrialymuyraramenteeneldelos derechos de autor strictu sensu. Esto es as debido a que la explotacin individual de personajes y objetos de obras suele producirse por medio de una potencial marca que distinguir productos y servicios concretos en el mercado7. Puesto que, como seala Antequera, nada impide que una misma produccin intelectual tenga al mismo tiempo originalidad comoobraydistintividadcomomedioidentificadordebieneso 7Debequedarclaroqueestonoexcluyequeexistandiscusionesenparticularsobreelusode elementos o personajes en otras obras. Por ejemplo, el uso de un personaje o un elemento en un formato distinto al que originalmente lo consignaba, es decir de un libro a una pelcula; o los clsicos spin-offquesonobrasqueempleanciertoscontenidosdeunaobrapreviaparacrearunanueva historia.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ196Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420servicios []8. De esta manera, se puede usar una misma creacin en distintos mbitos.Enefecto,noespococomnqueunafranquiciadeobrasdeficcin (pensemos en Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Superman, Batman, Iron Man, Thor, Hulk, las princesas de Disney, Capitn Amrica, Avengers, Los Simpson, El Seor de los Anillos, Narnia, Sherlock Holmes, El Padrino, entre otras) saque al mercado productos diversos: juguetes, productos de aseo personal, ropa, etctera, con los motivos de estos personajes y elementos a modo de merchandising. Sin embargo, no es poco comn que existan tambin terceros que busquen aprovechar personajes y elementos ajenos sin pagar por ellos y, a veces, hasta intentan registrarlos como propios.Poresto,frenteaposiblesusurpacionesdederechosdeautorva solicitudes de registro de marca, se coloc como norma de obligatorio cumplimiento en el procedimiento de registro de marcas el inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina que seala lo siguiente:Nopodrnregistrarsecomomarcasaquellossignoscuyousoenel comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: [] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrialoelderechodeautordeuntercero,salvoquemedieel consentimiento de este; [].As, la norma en materia de derecho de signos distintivos deja en claro queenlaconcepcindelsistemadepropiedadindustrialparael legisladorcomunitarioandinoenestecasonosepuedenregistrar marcas que sean creaciones u obras ajenas protegidas por el rgimen de derecho de autor sin permiso del autor o titular de la obra original.Delamismamanera,cabesealarqueestaprohibicinrelativade registromarcarioeslaconexinconelrgimendederechodeautor, debido a que sobre el mismo bien inmaterial o intangible podran llegar a recaer dos derechos, pero siempre con algunos lmites. Basta imaginar el caso de las marcas figurativas o mixtas para tener una idea, pues es obvio que muchos de los diseos pueden no haber sido realizados por el mismo fundador de la empresa, sino por encargo de diseadores grficos o un tercero a quien se le debe pedir autorizacin para usar su creacin. La importancia de los derechos de autor frente a los signos distintivos es reseada por Castro de la siguiente manera:[...] es posible que el signo destinado a ser registrado como marca sea el resultado del trabajo creativo realizado por una o varias personas, y que por esta razn se manifieste bajo la forma de una obra literaria, musical 8ANTEQUERA, Ricardo. Estudios de derecho de autor y derechos afines. Madrid: Reus/AISGE, 2007, p. 450.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK19774Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420o artstica y, en consecuencia, est protegido por el derecho de autor. Aunque la prueba de la titularidad sobre la obra que se desee proteger comosignodistintivonoserexigidaconocasindesuregistro,es aconsejable que el interesado en registrar esta clase de signos se asegure de disponer de la titularidad de los mismos ya sea porque l es el creador original o porque se los hizo transmitir de un tercero. De lo contrario estar obligado a solicitar la autorizacin del autor cada vez que quiera explotar la marca9.Deigualforma,lanormaaplicableenderechodeautorestablece unaconexinconelderechodelapropiedadindustrial.Poresto,el inciso a) del artculo 4 de la LDA seala que el derecho de autor es independiente y compatible con: los derechos de propiedad industrial quepuedanexistirsobrelaobra[],encasodeconflicto,seestar siemprealoquemsfavorezcaalautor.As,estanormaestablece claramente que ambos tipos de derecho son independientes y prima facie compatibles, sin embargo, en caso de conflicto irreconciliable, prevalece el derecho de autor.Comosepuedeobservar,encasosdeconflictoentreelderechode autor y el derecho de los signos distintivos, la regla general debe ser la primaca del primero, a menos que no se generen perjuicios o confusin con respecto a la obra. As:[...]siunaempresatomaundiseooriginal,palabraoriginalofrase original; lo integra a su solicitud de registro de marca; y, sin autorizacin del autor, presenta la solicitud; siempre existir un derecho previamente adquirido por el solo hecho de la creacin de dicha obra. Por lo que, priorintemporepotioriniure,teniendoelautortotallegitimidadde alegarunavulneracintantoasusderechosmoralesdepaternidad, integridad, y modificacin de la obra; como a sus derechos patrimoniales dereproduccin,comunicacinalpblicoydistribucindelaobra [] el conflicto entre el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial[est]previstoestticamenteporlosartculos4delaLDA y el inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 CAN; y, como hemos demostrado,lareglageneraldebeserlaprimacafenomenolgicay jurdica del derecho de autor10.Como ha sealado en diversa jurisprudencia el Tribunal de INDECOPI11, incluyendo la resolucin 381-2013/CSD-INDECOPI que comentaremos luego,9CASTRO GARCA, Juan. La propiedad industrial. Bogot: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 108-109.10 MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Conviviendo con el enemigo: sobre los conflictos entre el derecho de propiedad industrial y el derecho de autor. Revista Actualidad Jurdica, 231 (2013), p. 336.11 Tenemosesterazonamientocolocadoenlassiguienteresoluciones:554-2012/TPI-INDECOPI, 1279-2012/TPI-INDECOPI,1620-2011/TPI-INDECOPI,1693-2012/TPI-INDECOPI,1580-2013/TPI-INDECOPI,1586-2013/TPI-INDECOPI,1587-2013/TPI-INDECOPI,1994-2013/TPI-INDECOPI, JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ198Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420[] Se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesariocumplimientoparaqueresulteaplicablelaprohibicinde registro establecida en dicha norma [antiguo inciso g) del artculo 83 de la Decisin 344 de la Comunidad Andina]:1.Quelacreacinsobrelaquesefundamentaelimpedimentode registroseaoriginalyporlotantomerezcalaproteccindelderecho de autor.2.Quelautilizacindedichacreacincomomarcapuedaprovocar confusin en el pblico consumidor con respecto a la obra.Nuestra primera observacin es que esta motivacin est basada en una antiguainterpretacinprejudicialpreviaalaentradaenvigenciadel inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. EsinexplicablequeelTribunalnosehayavueltoapronunciarsobre esta causal desde hace aos y que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPInohayadesarrolladosupropiocriteriobasadoenlanueva norma.Especficamente,Roscomentaloscambiossustancialesdela norma:Ladecisinandina486de2000,vigente,conuncriteriodiferentey en nuestra opinin ms acertado, establece de manera genrica la frase derecho de autor de un tercero para incluir las expresiones ttulos de obras y personajes ficticios o simblicos [] los textos contenidos enlasdecisiones313y344eranidnticosyrequeranunaseriede precisiones desde la perspectiva del derecho de autor12.En este sentido, ante el antiguo criterio predominante en el INDECOPI, debemos observar y analizar con detalle los siguientes dos requisitos para evaluar su vigencia, as como fijar parmetros para la configuracin de esta prohibicin relativa.a. Originalidad de la creacin fundamento de la oposicinEnnuestropas,elcriteriodeoriginalidadfueestablecidopormedio de la jurisprudencia. En efecto, la resolucin 286-1998/TPI-INDECOPI delcasoAgrotradeS.R.LTDA.contraInfutecsaE.I.R.L.sientael PrecedentedeObservanciaobligatoriavigentehastalaactualidad. Enestesesealaquedebeentendersepororiginalidaddelaobrala expresin (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, 3025-2013/TPI-INDECOPI,5886-2001/TPI-INDECOPI,228-2003/TPI-INDECOPI,211-2005/TPI-INDECOPI,0594-2006/TPI-INDECOPI,595-2006/TPI-INDECOPI,596-2006/TPI-INDECOPI, 547-2007/TPI-INDECOPI,946-2007/TPI-INDECOPI,947-2007/TPI-INDECOPI,1403-2008/TPI-INDECOPI,1404-2008/TPI-INDECOPI,735-2009/TPI-INDECOPI,1040-2009/TPI-INDECOPI, 1041-2009/TPI-INDECOPI,1508-2009/TPI-INDECOPI,22-2010/TPI-INDECOPI,23-2010/TPI-INDECOPI,24-2010/TPI-INDECOPI,804-2010/TPI-INDECOPI,2530-2010/TPI-INDECOPI, entre otras.12 ROSRUIZ,Wilson.Lapropiedadintelectualenlaeradelastecnologasdelainformaciny comunicaciones. Bogot: Universidad de los Andes/TEMIS, 2011, p. 504.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK19974Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420por mnimas que sean esa creacin y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.Lo principalmente criticado a este criterio es la extrema subjetividad a la que somete a los administrados. En palabras de Marav,[l]a bsqueda de la personalidad o individualidad del autor en la creacin es un acto sumamente subjetivo que puede causar dos resultados. Por un lado, si se entiende que las obras son producto de un ser humano y, por lo tanto, manifiestan en alguna medida un esfuerzo creativo, entonces siemprereflejanenalgolapersonalidadysingularidaddelautor.En consecuencia,todaslasobraspodranserconsideradasoriginales, convirtindoloenunrequisitoirrelevante.[]Otraposibilidades que,sidadalaactividad,elespacioparadesplegarlacreatividades extremadamente reducido, no podra manifestarse esta singularidad del autor. El otro efecto posible es que se restrinjan severamente la cantidad de obras que pueden protegerse si es que verificamos que solamente las personalidades ms fuertes o renombradas se imprimen en las creaciones artsticas13.Deestamanera,lamaneradeprotegerlasobrasengeneralquedaa criterio del examinador que tenga a su cargo el expediente de registro de obra o el que tenga a su cargo la elaboracin del memorndum interno de la Direccin de Derecho de Autor del INDECOPI para el expediente de oposicin marcaria. Creemos que este es un caso de discrecionalidad administrativadebidoalaimperfeccindelcriterioestablecidopara determinar la originalidad. En este caso, todo se resume a un tema de argumentacinantelaautoridad,puesfinalmentesedebeconvencer almiembrodelaDireccindeDerechodeAutordequelaobrao elemento de la obra sometido a examen cuenta con la impronta de la personalidad del autor. Pese a estas crticas, este es el criterio mayoritario a nivel mundial y es muy probable que no cambie en corto plazo14.b. Riesgo de confusin en el pblico consumidorComnmente,elriesgodeconfusinestregidoporlasreglasdel artculo45deldecretolegislativo1075queestablecenormas complementariasalaDecisin486delaComunidadAndinaaraz delaentradaenvigenciadelTratadodeLibreComerciodePer con los Estados Unidos. Estos criterios son la apreciacin sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor nfasis 13 MARAV, Alfredo. Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor.. CuadernodeTrabajo,16.Lima:DepartamentoAcadmicodeDerechodelaPUCP/CICAJ,2010, p. 21. (http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46738/cuaderno%2016.pdf? sequence=1).14 Para un trabajo donde critico el criterio con ms detalle y ejemplos en el caso de las obras musicales, vase: MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Do Re Mi: una aproximacin a la obra musical desde el derecho de propiedad intelectual y la teora musical. Revista Jurdica del Per, 148 (2013), 203-223.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ200Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420enlassemejanzasqueenlasdiferencias;elgradodepercepcindel consumidormedio;lanaturalezadelosproductososerviciosysu forma de comercializacin o prestacin, respectivamente; el carcter arbitrario o de fantasa del signo, su uso, publicidad y reputacin en el mercado; y si el signo es parte de una familia de marcas. Sin embargo, en este caso estamos comparando una obra o una de sus partes, y un signo distintivo denominativo, figurativo o mixto.En este sentido, debemos adaptar estas pautas del siguiente modo: primero, se debe apreciar sucesivamente la parte denominativa deloselementos,siempreenconjuntoysindesmembrarsus partes; segundo, se debe dar mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los elementos en comparacin; tercero,elexaminadorsiempretienequetenerencuentaque el grado de percepcin del consumidor es la de un consumidor medio15; cuarto, se tiene que tener en cuenta las diversas caractersticas delosproductososerviciosquedistinguirnelsignodistintivo solicitado16; quinto,analizarelcarcterarbitrarioodefantasadelsigno solicitado con respecto a la obra, su uso, publicidad y reputacin en el mercado; y, sexto, observar si el signo es parte de una familia de marcas.Igualmente, como ha sealado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacin prejudicial 05-IP-2013,[]paravalorarlasimilitudentresignosdistintivosyelriesgode confusin y/o de asociacin es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:Lasimilitudortogrficasepresentaporlacoincidenciadeletrasen lossegmentosacompararse,todavezqueelordendetalesletras, 15 Comoconsumidormediodebemosentenderaquelconsumidorquesoloavecesplanificasus compras,perolegustanlasofertas.Soloseinformadelproductocuandoalgolepreocupa.No esmuyacuciosonicuidadosoensuscompras,nosefijamuchoenlosdetallesysoloreclama cuandolacosaesgrave.Lasasociacionesleaconsejansiempreactuarconmscuidadoensus compras; porque de ello depende su seguridad y la de su familia. Este tipo de consumidor tiene un comportamiento regular y acta en funcin de las circunstancias (DURAND, Julio. Tratado de derecho del consumidor en el Per. Lima: Universidad San Martn de Porres, 2007, p. 146; las cursivas son nuestras).16 Enestesentido,elTribunaldeJusticiadelaComunidadAndinahasealadoenlainterpretacin prejudicial 31-IP-2004 que los criterios para establecer la conexin competitiva son los siguientes: la inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor, los canales de comercializacin, los medios de publicidad, la relacin o vinculacin entre los productos, el uso conjunto o complementario deproductos,laspartesyaccesorios,elmismognerodelosproductos,lamismafinalidad,yla intercambiabilidad de los productos.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK20174Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420sulongitud,olaidentidaddesusracesoterminaciones,pudieran aumentar el riesgo de confusin.La similitud fontica se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepcin por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variar segn su estructura grfica y fontica.Lasimilitudideolgicaseproduceentresignosqueevocanlamismao similaridea,quederivadelmismocontenidooparecidoconceptual delossignos.Portanto,cuandolossignosrepresentanoevocanuna misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo al consumidor distinguir una de otra.Nuevamente, adaptando esta idea al anlisis que debemos hacer entre los elementos o una obra frente a un signo distintivo, debemos observar estaspautasrespectoalnombrequerecibeelelementoenlaobrao la misma obra con respecto al signo distintivo solicitado. En este caso, no existe mucha diferencia debido a que un elemento u obra siempre ser denominado mediante palabras para ser identificado y constituir una palabra que puede ser analizada grfica, fontica e ideolgicamente. Siendolanicaexcepcincuandosetratedeelementosdeunaobra que son nicamente figurativos, caso en el que no se aplica la regla de la similitud fontica, sino nicamente la grfica e ideolgica.Como podemos observar, los viejos criterios son aplicables aun en estos casos. Sin embargo, debemos actualizarlos y adaptarlos para una labor intelectualparalacualnofueroncreados.Entonces,observandoque especficamenteelcriteriodeoriginalidadesantiguoymuycriticable incluso para obras completas, nos toca analizar cmo se podr aplicar este criterio a los elementos y personajes de una obra.I V. APLI CANDO EL VI EJ O CRI TERI O DE ORI GI NALI DAD ALOSOBJ ETOSYPERSONAJ ESDEFI CCI NEl criterio de originalidad aplicado a obras en general resulta bastante msarmnicoquecuandoseloaplicaaelementosopartculasms pequeasdeobrasparticulares.Enefecto,muchasveceselcriterio altamente subjetivo, que hemos descrito lneas atrs, afecta la posibilidad de acceder a registro o reconocimiento de la originalidad debido a que los objetos o personajes de ficcin nicamente son una palabra o un dibujo sencillo, pero cargado de significado. Uno de los resultados criticados es aquel que seala que desprotege demasiado por el no reconocimiento de la impronta de la personalidad, lo cual se puede mostrar mucho JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ202Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420ms en el caso de los objetos o personajes de ficcin. Sin embargo, como proponemosacontinuacin,existeunmtodoparaobjetivizarla bsqueda de este esquivo parmetro en estos casos.Un ejemplo interesante y didctico sobre la originalidad de objetos de ficcin, para comenzar, nos lo proporciona la siguiente imagen:Ante nosotros tenemos figuras geomtricas comunes: un tringulo, un pequeo crculo y una lnea vertical pequea. En este sentido, bajo el criterio subjetivo de originalidad, podramos afirmar que el autor de este conjunto no merecera la proteccin jurdica puesto que no observamos la famosa impronta de la personalidad en esta creacin. Sin embargo, quesucederasicolocamosestosmismoselementosenelsiguiente orden:En este caso, el espacio y los elementos otorgados para la demostracin de existencia de la impronta de la personalidad han sido los mismos (untringulo,unpequeocrculoyunalneaverticalpequea).Sin embargo, tenemos dos elementos que hacen a la figura distinta y que demuestran dnde estara la diferencia que brinda originalidad a un elemento pictrico tan simple como este: primero,laexistenciadeunagrancargaconceptualeneste objeto; y, segundo,lapertenenciadeesteobjeto,comoelemento conformante, a una obra general.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK20374Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420En efecto, nos encontramos ante lo que se denomina el smbolo de las reliquiasdelamuertedelaobraliterariaHarryPotterandtheDeathly Hallows, J.K. Rowling. En dicha obra se relata que este smbolo contiene unsignificadoespecial:eltringulorepresentalacapainvisibleque permite a quien la posea desaparecer de la vista, el crculo representa la piedra de la resurreccin que permite traer de vuelta a la vida a los muertos y, finalmente, la lnea vertical representa la varita de saco que eslavaritamgicamspoderosaqueexisteenelmundo.Sontodos elementossacadosdeunaobraficticiaenlatramadelahistoriadel magoquesedenominaTheTalesofBeedletheBard.Comohemos propuesto,existeunacargaconceptualenlacualsepuedeobservar losrasgosydetallesdelaimprontadelapersonalidaddelaautora enestepequeoconcepto.Deigualmanera,elsmbolodescritono tendraningnsignificadosinopertenecieraaunaobradeterminada como lo es el ltimo libro de la saga de Harry Potter. En este sentido, no vemos por qu el smbolo referido no podra contar con proteccin porelrgimendederechodeautorindependientementedelaobra literaria a la que pertenece; especialmente, cuando la figura puede ser inescrupulosamente aprovechada por terceros como logotipo para una marca de diversos productos como ropa, cosmticos, joyera u otros.Esteltimoejemploserefiereaunaimagen,veamosloquepasacon palabrasquedenominanobjetos.Pensemosenlasimplepalabra batarang.Comopodemosobservar,lapalabracuentaconocho letras, divididas en tres slabas; es extremadamente simple. La pregunta essipodraexistiroriginalidadenalgotansimplecomounapalabra. Nosotros creemos que s, como mostrara la metodologa propuesta para aplicarse a este caso.En primer lugar, existe una gran carga conceptual en esta palabra. Se tratadeunelementodeficcinqueutilizaelpersonajeBatmanen sus aventuras, retratadas en diversas obras literarias (cmics y novelas grficas) y audiovisuales (series animadas, series de televisin y pelculas). Esunobjetoparecidoaunboomerangenformademurcilago.La palabra contiene el prefijo bat- que alude a la palabra inglesa bat que significa murcilago seguido por la terminacin arang, proveniente deboomerang.As,vemosqueelsignificadoesbastanteelaborado,lo cual nos permite llamar la atencin sobre todo lo que puede estar detrs de una simple palabra y cmo ello determina que sea original. Como segundo punto, es importante que la palabra batarang solo tiene esta carga conceptual debido a que forma parte de una obra completa: los cmics,novelasgrficas,series,pelculasyseriesanimadasdeBatman quesehanhechoalolargodelosaos.Deestamanera,elementos, talescomolacervezaDuff,elmartilloMjolnir,elescudodelCapitn Amrica, la kryptonita o la nube voladora de Goku, entre otros, podran ser tutelados de manera individual por el rgimen de derecho de autor.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ204Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420Ahora,porelladodelospersonajes,estosparmetrosdeevaluacin nocambian.Enefecto,noesqueexistanicamenteunagrancarga de significado, sino que adems existe una historia sobre el origen del personaje. En nuestra opinin, esto demostrara aun ms la impronta de la personalidad, pues implica ms creatividad de parte de los autores. Como seala Rodrguez:Laregla,nosparece,esqueeljuzgadordeberatenderala caracterizacin original del personaje para lo cual deber analizar no solosusrasgossinolaevolucinydesenvolvimientodelmismoenel contexto en que se le encuentre sin que ello importe, por cierto, que el personaje es una mera pieza de ajedrez []. La historia contada debera analizarse pero solo en el nimo de evaluar la caracterizacin original del personaje17.Tomemos dos ejemplos concretos: primero, la Mujer Maravilla o Wonder Woman.Esteesunbuenejemploparaanalizarlaoriginalidadenun personaje, pues su historia es relatada de forma muy clara en el cmic Introducing Wonder Woman en la historieta All Stars Comics N 8, publicada entre 1941 y 1942.Ademsdesuformagrfica,senarraunahistoriaoriginalenesta historieta. As, Morrison, gran artista de la industria del cmic, relata la siguiente historia sobre este personaje:La historieta Introducing Wonder Woman, publicada en 1941, se abra con un avin militar que se estrellaba en una isla desconocida donde solo vivan hermosas mujeres ligeras de ropa, capaces de levantar en vilo al piloto, ya crecidito como si de un nio se tratase. El capitn Steve Trevor, de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, era el primerhombrequepisabaIslaParaso,ylaprincesaDiana,hijade lareina,notardenenamorarsedel.Unadoblepginailustrada explicabalahistoriadelasamazonasdesdequefueronesclavasde Hrcules.IncitadasporAfrodita,sudiosapatrona,lasamazonasse liberaron y zarparon hacia una isla mgica donde pudieron establecer una nueva civilizacin de mujeres, lejos de la crueldad, la avaricia y laviolenciaquerepresentabaelmundodeloshombres.Esaera IslaParaso,diseadaporlasmujeresinmortalessegnsufabulosa alternativaalasociedadpatriarcalyheliocntrica.Enestaprimera entrega,Hiplita,lareinaamazona,consultabaalasaparicionesde Afrodita y Atenea, quienes le explicaban que Trevor ha sido enviado deliberadamente por los dioses. Al parecer, haba llegado la hora de que las amazonas abandonasen su aislamiento y se unieran en la lucha 17 RODRGUEZ, Gustavo. Los derechos de propiedad intelectual en las industrias del entretenimiento. En: Autores varios. Los retos actuales de la propiedad intelectual: visin Latinoamrica. Lima: Themis/Hernandez&Ca, 2013, p. 241.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK20574Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420mundial contra la tirana del Eje. Trevor tena que volver a casa para acabar su misin, pero no iba a hacerlo solo. Tienes que enviar junto a l a la ms fuerte de tus mujeres maravilla, pues Amrica, el ltimo reductodedemocraciaeigualdaddederechosparalasmujeres, necesitavuestraayuda!.Seorganizuntorneoparaidentificara lacandidatamsapropiada.Entrelaspruebasseinclualacarrera contra el ciervo, y la competicin culminaba con el deporte favorito de estas inmortales seoritas: balas y brazaletes. Una especie de ruleta rusa en que las finalistas tenan que ponerse frente a frente, armadas con revlveres cargados (de dnde sacaban las armas estas amazonas con convicciones firmemente antibelicistas sigue siendo un misterio). Eldesafoconsistaendispararalarival,quetenaquedesviarlas balas con sus brazaletes para ganar; mientras que la perdedora se iba acasaconunaheridasuperficialenelhombro.Alfinal,ganuna morena enmascarada que result ser, en una vuelta de tuerca no del todo inesperada, la mismsima princesa Diana. Y as es como Diana, laMujerMaravilla,renunciandoasuherenciayaunavidaeterna, abandona Isla Paraso para devolver al hombre que ama a Amrica, tierra que tambin ella aprender a amar y a proteger, y que adoptar como suya18.Comopodemosobservarenestaslneas,esclaralaimprontadela personalidadconlaqueWilliamMoutonMartsonimpregnaeste personaje: desde la modernizacin de la historia de las amazonas hasta el juego moderno de los revlveres y los brazaletes, as como el inicio de sus aventuras en Amrica. Qu duda puede haber sobre la existencia ypresenciadeestosrasgospropiosycaractersticosdelautorenel personaje? Como mencionamos, a diferencia de los objetos en una trama de ficcin, la carga conceptual de un personaje se encuentra sumergida dentrodelahistoriadelorigendeestepersonaje.Comohasealado Patio, a raz del caso Popeye en Espaa:[...] en el marco de las historietas grficas ocupan un lugar destacado los personajes protagonistas, entre los que se puede encontrar Popeye, poseenrasgosexpresivospeculiaresyserepresentangrficamentede maneraoriginal,constituyencreacionesprotegidasporlapropiedad intelectual, que incluso pueden llegar a constituir una marca grfica o el componente grfico de una marca mixta19.Deestamanera,sibienesteejemplosebasaenunarepresentacin grfica, no siempre es necesaria la representacin grfica. Pensemos en todos los personajes existentes en diversas obras que fueron siempre, o 18 MORRISON,Grant.Supergods.Hroes,mitosehistoriasdelcmic.TraduccindeMiguelRos Gonzles. Madrid: Turner, 2012, pp. 64-65.19 PATIO,Beatriz.MarcaregistradaquevulneraelderechodeautorsobreelpersonajePopeye. ComentarioalaSentenciadelTribunalSupremode7deoctubrede2000.ActasdeDerecho Industrial y Derecho de Autor, 21 (2001), p. 389.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ206Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420inicialmente, nicamente libros: James Bond, Robert Langdon (The Da Vinci Code), Harry Potter, Frodo Bolsn, Aureliano Buenda (Cien aos de soledad), El Jaguar (La ciudad y los perros), entre otros20. En esta lnea, nuestro segundo ejemplo est referido a un personaje basado en libros, perollevadoalcine:AnakinSkywalkero,ensufacetaoscura,Darth Vader, personaje multifactico y cambiante.Eberl comenta la historia de este joven Jedi, quien se convierte en Seor del Lado Oscuro de la Fuerza:EnLaAmenazaFantasma,elmaestroJediQui-GonJinntraeaun niode9aos,recientementeliberadodelaesclavitudyseparado desumadre,anteelConsejoJedipararequerirqueseaentrenado enelcaminodelaFuerza.CuandoelConsejorechazapermitirel entrenamiento, Qui-Gon seala, l es el elegido. Ustedes deben ver eso. A lo que el maestro Yoda seala nubloso el futuro del nio es. El nio es, por supuesto, Anakin Skywalker el futuro Darth Vader y el ser el elegido est basado en la profeca Jedi que refiere que Anakin brindar balance a la Fuerza. Aproximadamente, treinta y cinco aos (tiempoStarWars)despusdeesteintercambio,elhijodeAnakin, Luke,casicompletasuentrenamientoparaconvertirseencaballero Jedi. Despus de las muertes de Obi-Wan Kenobi y Yoda, Luke queda comoelltimoJediylaltimaesperanzaparalagalaxiadeser salvadadelpodertirnicodelLadoOscurodelaFuerzaconducido porDarthVaderyelEmperadorPalpatine.YodalediceaLuke,sin embargo, que l solo se convertir en un Jedi si enfrenta a Darth Vader en combate por segunda vez (su primera pelea termin mal para Luke y sus extremidades) Luke rechaza la idea de matar a su propio padre. Pero laaparicindeObi-Wanresponde,Nopuedesescaparatudestino. Debes enfrentar a Darth Vader nuevamente21.Enestecaso,podemosobservarlaimprontadelapersonalidad delosautoresdelasnovelasyguionesdeStarWarsenelpersonaje deAnakinSkywalkeryluegodeDarthVader,cuyoorigensepuede observar en la segunda triloga de pelculas de Star Wars. All se explica cmo Anakin, un esclavo rescatado por los caballeros Jedi, pasa por un arduo entrenamiento para lograr ser uno de ellos. Sin embargo, luego es corrompido y el emperador Palpatine tambin conocido como Darth Sidious logra convertirlo al Lado Oscuro de la Fuerza.20 Esimportantemencionarque,peseaqueenlaactualidadexistanpelculasconcretas,estos personajes nacieron como parte de una obra literaria y fueron, por mucho tiempo, nicamente texto en el cual se describa personajes que estaban sumergidos en una historia ms amplia nicamente de manera escrita.21 TraduccinlibredeltextodeEBERL,Jason.YouCannotEscapeYourDestiny(Orcanyou?): Freedom and Predestination in the Skywalker Family. En: Autores varios. Star Wars and Philosophy. Chicago: OpenCourt, 2005, p. 3.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK20774Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420Aqu nuevamente podemos ver que existe una gran carga conceptual traducida en toda la historia que se realiz en la pelcula Star Wars Episode I The Phantom Menace donde se presenta la niez de Anakin y cmo es rescatado por los Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kennobi, presentado ante el Consejo y luego rechazado por el mismo. Posteriormente, en Star Wars Episode II The Attack of the Clones se narra la juventud de Anakin y sus aventuras con Obi-Wan. El episodio termina con la leve inclinacinhaciaelodioquellevaalLadoOscuro.Finalmente,en Star Wars Episode III The Revenge of the Sith se muestra la conversin de Skywalker en Darth Vader, quien se convierte en aprendiz de Darth Sidious.Porotrolado,lapertenenciaaunaobrapreviaesclaraen estecaso,porloquenoesposibledudardelaproteccinquetiene estepersonajecomopersonajeprotegidoporelrgimendederecho de autor.La pregunta concreta en este caso es si el smbolo de las reliquias de la muerte, el batarang, la Mujer Maravilla o Darth Vader y muchos otros elementos y personajes merecen proteccin por el rgimen de derecho de autor como partes individuales de una obra ms compleja. Tengamos en cuenta que los personajes y elementos son muy importantes.Comoargumentoadicionalquerevelaquelospersonajessonpartes protegidasporelrgimendederechodeautor,debemosentender queexistenempricamentetransaccionesycesionesdederechos patrimonialesdeautorqueversannicamentesobrepersonajes concretos.Comodemostracindelosealado,bastaconponernosa pensar en todo el universo de superhroes (personajes) que Stan Lee fue licenciando a diversas empresas cinematogrficas. A manera de graficar la situacin descrita, Stan Lee ha dispuesto de los derechos de autor de sus personajes de manera muy amplia: Marvel Studios(compradaporDisney)tienetitularidaddelosclsicos personajesIronMan,CapitnAmrica,Thor,Hulk,laViuda NegraylosGuardianesdelaGalaxia,entreotros;porotrolado, SonyPicturestienetitularidaddelpopularpersonajesSpider-Man; UniversalPicturestienetitularidaddeNamor;e,igualmente,la 20thCenturyFoxtienetitularidadsobrelosCuatroFantsticosy los X-Men. Un caso anmalo se da en torno a Quicksilver y la Bruja Escarlatapuestantola20thCenturyFoxcomoMarvelestudios tienen titularidad no exclusiva, esto demuestra cmo es posible ver alpersonajeQuicksilvertantoenlapelculaX-Men:DaysofFuture Past de 2014 (20th Century Fox) como en Avengers: Age of Ultron de 2015(Marvel Studios).Es prcticamente innegable que los personajes son una pieza fundamental que no debe dejarse sin proteccin por parte del rgimen del derecho de autor de manera individual. Los personajes son creados por autores JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ208Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420originales y luego interpretados por actores en pelculas o series22. Como establece Marn,[p]oca diferencia, en esencia y si se mira con detenimiento, hay entre la forma de crear un personaje por parte de un actor y, por ejemplo, el escritor de una novela. Ambos han de imaginar, con experiencia de la realidad, lo que an no existe exactamente y han de pensar cmo darle forma. Tanto el escritor como el pintor o el actor parten de elementos de la vida material que han de traducir o expresar espiritualmente para que adquiera una entidad propia y original, diferente a todo lo creado y percibido hasta ese momento23.En definitiva, los personajes de contar con la originalidad exigida cuentanconproteccinporelrgimendederechodeautor.Cornejo seala, en este sentido, que[c]omo ejemplo de conflicto entre estos derechos puede mencionarse, la colisin que puede producirse entre las marcas y los ttulos de obras literarias, artsticas o cientficas que estn protegidas por los derechos deautor.Tambinpodraeventualmentepresentarseunconflicto entre marcas y personajes ficticios o simblicos, que estn igualmente protegidos por la regulacin en materia de derechos de autor24.Deigualforma,categricamente,elprofesorFernndez-Nvoaha sealado que[l]as creaciones originales susceptibles de convertirse en una marca son, principalmente, las creaciones literarias, las obras artsticas y el ttulo de una obra. Entre las creaciones literarias que pueden dar origen a una marca debe destacarse el eslogan publicitario que ser registrado, en su caso, como marca-eslogan. Entre las creaciones artsticas que pueden generarunamarcacabecitar,bsicamente,lasesculturasylasobras depintura,dibujo,grabado,litografaylashistorietasgrficas,tebeos ocmics.Dentrodelahiptesisdelashistorietasgrficasocupan unlugarsobresalientelospersonajesprotagonistasdelasmismas:es indudable que si estos personajes poseen rasgos expresivos peculiares y se representan grficamente de manera original, constituyen creaciones protegidas por la propiedad intelectual, las cuales podrn constituir una 22 No debemos confundir los derechos de autor sobre personajes individualmente considerados, de los derechosconexosdelosartistasintrpretes.Todapersonanaturalquerepresentaorealizauna obra artstica, con texto o sin l, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al pblico, resultando una interpretacin y/o ejecucin que puede ser difundida por cualquier medio de comunicacin o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse. que efectan explotando los personajes en obras audiovisuales, segn el artculo 2 de la ley 28131. Esto incluye alosactoresyactricesquetienennaturalezadistinta,plazosyfuncionamientodistinto;estos derechos conexos son independientes de los derechos de autor sobre los personajes.23 MARN, Fernando. Un actor en la Aldea Global. En: Autores varios. El derecho de autor y los derechos conexos ante las nuevas tecnologas. Intereses compatibles o contrapuestos?. Homenaje a Carlos Alberto Villalba. Lima: APDAYC/IIDA/AISGE, 2012, p. 556.24 CORNEJO, Carlos. Derecho de marcas. Lima: Lex&Iuris, 2014, p. 105.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK20974Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420marca grfica o el componente grfico de una marca mixta. Hay que indicar, finalmente, que tambin puede en principio convertirse en una marca el ttulo de una obra el cual est protegido por el derecho de autor cuando es original25.Estoltimosobreelttulonosbrindatemporalmenteunasolucin bastanteprximaparaelreconocimientoefectivodelosderechos deautorsobreobjetosdeficcinypersonajes,comoanalizaremos acontinuacin.Perolomsimportante,comopodemosver,esque lospersonajespuedenserprotegidoscuandoselogrademostrarla impronta de la personalidad. Es as que cabe resaltar lo sealado en la muy bien razonada resolucin 10150-2008/OSD-INDECOPI, que es una gran excepcin a diferencia de los casos sealados al inicio, en el caso Batman:[...]deconformidadconelartculo3delDecretoLegislativo822,la proteccin del derecho de autor no puede ser negada o limitada solo porquelaobrahubiesesidocreadaconlaintencindeserexplotada industrialmente o incorporada en artculos fabricados en serie (dibujos, muecas, marionetas, robots, etctera).Encuantoalospersonajeselaboradosenelprocesodecreacinde otrasobras,comoporejemplo,lasobrasliterarias(novelas,cuentos, etctera)olasobrasaudiovisuales,lacuestinqueseplanteaessi dichos personajes pueden ser protegidos con independencia de la obra para la cual fueron creados.Paraesbozarunarespuestaafirmativaaestainterrogante,espreciso analizar si el personaje en cuestin tiene o no los suficientes rasgos de originalidadparareclamarestaproteccin.Muestrasdeelloson,por ejemplo:Tarzn,Superman,ElHombreAraa,Hulk,El Chavo, La Chilindrina, La Monchi, entre otros, los cuales no solo trascendieron a las obras que les dieron origen sino que hoy en da nadie pone en tela de juicio que los mismos se protejan con independencia de las obras que le dieron origen.Otroaspectoqueesimportantetambindelimitar,esqueno necesariamentelanovedadoelcarcterficticiodelpersonaje,son elementos que determinan la proteccin del derecho de autor, as por ejemplo,unpersonajepuedehabersidocreadosobrelabasedeuna personarealounanimalosobrelabasedeunpersonajedealgn gnero literario o artstico que ya se encuentre en dominio pblico, en estos casos, la proteccin recaer solo en aquellos elementos originales queelautorhaseleccionadopararepresentarsuobraoparaadaptar la misma, por ejemplo, la adaptacin que ha realizado Walt Disney de La Sirenita o de El Jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia 25 FERNNDEZ-NVOA,Carlos.Tratadosobrederechodemarcas.Madrid:MarcialPons,2004,pp. 256-257.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ210Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420o la forma como este autor ha representado a un pato, un ratn o un elefante en el caso de Mickey Mouse o de Donald Duck, Dumbo, etctera.Es importante sealar que la proteccin del derecho de autor en lo que serefiereapersonajesseextiendetantoalosatributosvisuales,alas apariciones fsicas o pictricas (trajes, disfraces o mscaras) del mismo, como a partes del personaje, por ejemplo, la silueta de Charles Chaplin o la silueta de Mickey Mouse.Como vemos, en este caso, la antigua Oficina de Signos Distintivos s analiz de manera completa la proteccin de personajes por la propiedad industrial e intelectual.Porotrolado,cabeadelantarquelosobjetostambinpuedenser importantespartesdelaobrautilizadasinclusofueradeunaobra determinada;porejemplo,comoelementoparaaprovechamiento indebidodelareputacinajena(unactodecompetenciadesleal)en solicitudes marcarias que se traducen en mala fe, prohibida por el artculo 137 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina de la siguiente manera: Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitaroconsolidarunactodecompetenciadesleal,podrdenegar dicho registro.V. DOS ME DI DAS , UNC AMI NO: L AAP L I C AC I N ANALGI C AOL ANE C E S AR I AMODI F I C AC I N P E R MANE NT E DE L AR T C ULO7 DE L AL DAComo se indic al inicio de este trabajo, el artculo 7 de la LDA seala que El ttulo de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte deella.Coincidentemente,Raffo,desdeladoctrina,sealaque[e]l ttulo de una obra intelectual es parte de ella y, por esta razn, el autor tiene sobre el ttulo los mismos derechos que tiene respecto de la obra26. Ahora, incluso en vnculo con el derecho de signos distintivos, Otamendi seala tambin que las obras artsticas o literarias [] constituyen una sola obra, inseparable de su ttulo, como lo son de cualquiera de sus actos o captulos. Por lo tanto estos ttulos lo son de nicas creaciones fuera de las cuales quedaran vacos27. Por supuesto, siempre con los lmites que delimitan la tutela jurdica justa; como seala Ros,es de pacfica aceptacin que no gozan de tutela por el derecho de autor los ttulos carentes de originalidad, como los genricos []; los comunes o banales []; los que simplemente indican el gnero o caractersticas 26 RAFFO, Julio. El derecho autoral. Buenos Aires: Marcial Pons, 2011, p. 180.27 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Octava edicin. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012, p. 120.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK21174Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420de la obra; [] una determinada disciplina [] o cualquiera de sus reas o especialidad []. Sostener lo contrario sera tanto como reconocer monopolios de explotacin sobre ttulo sin valoracin creativa alguna, lo que resulta contrario al propsito del derecho de autor; o sobre ttulos de necesario y comn uso para designar obras distintas pero del mismo gnero28.Nosotros creemos que el artculo 7 de la LDA, que se ha comentado, deberaseraplicadoanalgicamentealosotrossupuestosrelatados, talescomoelcasodelospersonajesylosobjetosdeficcin,deesta maneranodeberaquedardudadequedebencontarconproteccin porelrgimendederechodeautor.Sinembargo,aligualquelos ttulos, tambin deben cumplir con el requisito de la originalidad para ser registrados facultativamente; o con los dos requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI para ser base de denegatoria u oposicin de un signo distintivo.Siguiendoesterazonamiento,comosealaEspinoza,elargumentoa simili o analgico (lex minus dixit quam voluit) es aplicado cuando dado unenunciadolegislativoqueregulaunacategoradesujetos,objetos, hechos, situaciones o relaciones jurdicas, amplia la aplicacin de dicho enunciadoaotracategoradesujetos,objetos,hechos,situacioneso relacionesjurdicassimilaresosemejantes29.Paraaplicarlaanaloga, sedeberecurriralargumentoapari,comosealaArcesehabladel argumentoapariodondehaylamismarazn,hayelmismoderecho. Esteeselenunciadonaturaldelaanalogayseconstruyesobrela basedelanormageneralinclusiva(semejanzadelcasoreguladocon el no regulado)30. Igualmente, seala que el razonamiento analgico defiende la existencia de lagunas y la necesidad de subsanar los defectos delordenamientojurdicocreandoreglasquepreservenlavidasocial del grupo31.Enestecaso,tenemosunanormaconcretaquetienelasiguiente estructura:S1: Cuando el ttulo de una obra sea originalC1: quedar protegido como parte de la obra.En este sentido, para aplicar la analoga debemos buscar el fenmeno delarealidadquetengasimilitudconelqueestcontempladoenla 28 ROS, Wilson. La causal de irregistrabilidad marcaria, frente a los derechos de autor de un tercero. Derecho de autor sobre los ttulos de obras literarias, artsticas o cientficas y los personajes ficticios o simblicos. Revista La Propiedad Inmaterial, 8 (2004), p. 64.29 ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el ttulo preliminar del Cdigo Civil Peruano de 1984. Lima: Grijley, 2011, p. 276.30 ARCE, Elmer. Teora del derecho. Lima: PUCP, 2013, p. 241.31 Ibdem, p. 233.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ212Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420normativa de manera expresa. En este caso, se trata de la existencia del ttulo de una obra como parte de la fattispecie de esta norma concreta. Como seala Ros:ElGlosariodetrminossobrederechodeautoryderechosconexosdela Ompi, editado en 1980, establece en el numeral 250 lo que se entiende como ttulo de una obra y dispone: El ttulo de una obra es [sic] parte delamisma,ysuomisinequivaleaunamutilacindelaobra.As mismo,elttuloidentificaalaobradandoaestaunnombre,ydebe mencionarse en relacin con todas las utilizaciones de la misma a las que sea de aplicacin el derecho a reivindicar la paternidad. Por otra parte, el ttulo se halla protegido contra el plagio en la mayora de las legislaciones de derecho de autor, dado que es original. Adems el ttulo identifica a los ejemplares publicados de la obra y puede ser protegido, envirtuddelalegislacinsobrecompetenciadesleal,contraposibles utilizaciones engaosas en ejemplares comercializados de otra obra32.Por otro lado, Lipszyc seala que [e]l ttulo es una parte sustancial de laobraquedesigna.[]Elautortienederechosobreelttulocomo parte integrante de su obra33. En este sentido, un ttulo es parte de una obra y su omisin constituye una mutilacin de la obra. De esta manera, podemos sealar que los personajes y los elementos de ficcin tambin son parte de una obra y su omisin tambin constituye mutilacin de la misma; la nica diferencia recae en que el ttulo identifica a la obra, mientrasquelospersonajesyelementosnicamenteformanparte delamisma.Sinembargo,enmuchoscasos,lospersonajesuobjetos llegan a identificar a una obra, incluso el ttulo lleva el nombre de algn personajeoalgnobjeto;peronopodemosgeneralizarestaregla.De todas maneras, creemos que lo esencial de esta semejanza est en que tantoelementoscomopersonajesyttulossonpartesdeunaobra. Entonces, derivamos dos normas concretas del artculo 7 de la LDA:S2: Cuando el personaje de ficcin de una obra sea originalC1: quedar protegido como parte de la obra.S3: Cuando el objeto de ficcin de una obra sea originalC1: quedar protegido como parte de la obra.De esta manera, el artculo 7 de la LDA sera aplicable analgicamente teniendo siempre que cumplir con el requisito de la originalidad lo cual, como hemos sealado antes, es posible si se buscan los siguientes dos criterios o pautas. Primero, la existencia de una gran carga conceptual en este elemento o personaje; y, segundo, la pertenencia como elemento opersonajeconformantedeunaobracompleta.Estosdosrequisitos 32 ROS, Wilson. Ob. cit., pp. 504-505.33 LIPZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993, p. 119.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK21374Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420sirven de filtro para no exceder la frontera de lo eficiente en el mbito de la proteccin, ya que de lo contrario se podra restringir demasiado la creatividad. En palabras del profesor Richard Posner:(...)aunqueesnaturalsuponerqueelalcance(incluidaladuracin) de los derechos de propiedad intelectual representa la obtencin de un equilibrio entre los intereses de los creadores y los intereses de los usuarios de la propiedad intelectual, los creadores mismos podran beneficiarse de la limitacin de tales derechos. La mayora de los poemas, las novelas, lasobrasdeteatro,lascomposicionesmusicales,laspelculasyotras obras creativas (incluidos los inventos) aprovechan en gran medida las obras creativas anteriores (tomando detalles de las tramas, personajes, metforas,progresionesdeacordes,ngulosfotogrficos,etctera,de obrasprecedentes).Entremayorseaelalcancedelaproteccindel copyrightdelasobrasprecedentes,mayorserelcostodecrearobras subsecuentes. Por tanto, mientras que un incremento del alcance de la proteccin del copyright incrementar los ingresos esperados del autor porlaventaoellicenciamientodesuspropioscopyrights,tambin aumentar el costo de crear las obras que registre. El dilema favorece una limitacin de la duracin porque, mientras que el incremento del valor presente derivado de un aumento de los ingresos en el futuro distante tiende a ser insignificante, como dijimos antes, el aumento del costo de un autor podra ser grande si, debido a un copyright perpetuo, no hubiese obras precedentes en el dominio pblico y, por ende, disponibles para ser usadas en la creacin de obras nuevas sin costo de copyright34.Entonces,teniendolaoriginalidadcomofiltro,podemosampliarel espectrodelanormaexpresaexistente.As,vemosquelaaplicacin analgicaesunabuenasolucinacortoplazo.Sinembargo,creemos que se debe tender a una modificacin del artculo 7 de la LDA para corregirlaomisindemencinexpresaaotraspartesdeunaobray, depaso,agregarlaposibilidaddeexplotacinindividualdelamisma. Enestecaso,lamodificacinestsustentadaenlaefectividaddela proteccin de estos elementos ya que, como hemos podido observar y comosepuedeapreciarapartirdelalecturadeciertajurisprudencia administrativadelINDECOPIsobreelincisof)delartculo136 delaDecisin486delaComunidadAndina,lasautoridadesestn desprotegiendociertospersonajesuobjetosdeficcincomoenel caso DUFF o SUPERHUEVO sealados anteriormente.En este sentido, proponemos la siguiente modificacin legislativa:34 POSNER, Richard. El anlisis econmico del derecho. Mxico D.F.: FCE, 1998, pp. 46-47.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ214Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420Actual artculo 7de la LDAPropuesta de modificacindel artculo 7 de la LDAElttulodeunaobra,cuando seaoriginal,quedaprotegido como parte de ella.Cualquierpartedeunaobra,cuandosea originalquedaprotegidacomopartede ella, en especial el ttulo, elementos de ficcin o personajes.Cuandolapartedeunaobraseaoriginal tambinpodrserreconocida,registradafa-cultativamente y/o explotada por el autor o el titular de manera individual en otras obras u otro tipo de obra.En este sentido, creemos que son necesarias dos modificaciones: Primero, se debe cambiar la restrictiva mencin nica al ttulo y debe consignarse una fattispecie mucho ms amplia como lo es cualquier parte de una obra, lo cual incluye a los personajes, los objetos e, incluso, lugares, puesto que todo lo sealado puede aplicarseanalgicamenteaestoselementosdeficcin.Cabe colocar,comoejemplos,ciudadGtica,dondesedesarrollala historia Batman; Metrpolis, ciudad donde habita Superman; el planetaTatooine,dondehannacidotantoAnakincomoLuke Skywalker,personajesdeStarWars;elpueblodeMacondo, dondesedesarrollanloscienaosdesoledadhistricosdelos Buenda,creadoporGarcaMrquez;laciudaddeSaltadilla, dondelaschicassperpoderosasprotegenalosciudadanosdel crimen; entre muchas otras.Esto sin perjuicio de sealar [] en especial el ttulo, elementos de ficcin o personajes, debido a que es mejor hacer mencin expresa, puesto que nuestras autoridades no manejan de manera correcta las clusulas normativas generales35, y porque es mejor, porunacuestinpragmtica,especificarenciertoscasosaqu nosreferimosconcualquierpartedeunaobrademanera enunciativa, ms no limitativa. Segundo, creemos que es importante colocar la expresa mencin de que las partes de una obra suficientemente originales puedan serexplotadasdemaneraindividualporpartedelautoroel titular;estodebidoalaposibilidaddevariosspin-offposibleso 35 Como seala Len, [] la realidad peruana no es adecuada para sacar provecho de las clusulas normativas generales ni de los principios, pues nuestros jueces estn lejos de los estndares de preparacin y aqu, como en la vida real, la formacin cultural de un individuo es la que determina cun grande o limitada ser su libertad de pensamiento y de accin que hacen que aquella tcnica sea la privilegiada en los pases desarrollados (LEN, Leysser. El sentido de la Codificacin Civil. Lima: Palestra, 2004, p. 34).JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK21574Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420incluso parodias que se puedan hacer utilizando la excepcin a los derechos patrimoniales de autor del artculo 49 de la LDA.Otroconceptointeresantedeobraenlaquesepuedeusarun personaje, objeto u otro fuera de su obra general son los crossover, queesunfenmenodelaindustriadelentretenimientoenel cual se observa que en una obra aparecen personajes o elementos de otra totalmente distinta creando una interrelacin. Ejemplos deestefenmenopodemosencontrarlosendiversasobras;por ejemplo,enelcinetenemosaTheAvengers,dondesejuntan diversos superhroes de Marvel como Thor, Iron Man, Capitn Amrica, Hulk, entre otros; en videojuegos tenemos el titulado SuperSmashBros,dondesejuntanMarioBros,LinkdeZelda, Kirby, Fox, Pikachu y Donkey Kong, entre otros.Es interesante reflexionar sobre lo que seala Ros,[...]lospersonajesficticiosensmismosconsideradosodemanera autnomanoseencuentranprotegidosporlalegislacinautoral colombiana,sinoquesoloenelmomentoenquedichopersonaje seconcretaymaterializapormediodeunaobra,comoundibujo, unacaricaturaeinclusounafotografadelpersonajeporejemplo,es quepuedeserobjetodeproteccinporelderechodeautor.[]En legislaciones como la de los Estados Unidos de Amrica, Mxico, Brasil, y Panam entre otros, s se protegen los personajes ficticios en s mismos considerados36.En efecto, precisamente para sobrepasar el lmite en el cual un personaje deficcinounelementodeficcinesunameraideaquenose protegen segn el inciso a) del artculo 9 de la LDA y se convierte en una forma de expresin, se coloca el requisito de que los personajes de ficcin u objetos de ficcin tengan que ser originales. Coincidiendo con este razonamiento, la Corte de Apelaciones del Sptimo Circuito de los Estados Unidos en el caso 14-1128 Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd. de 2014 ms conocido como el caso Sherlock Holmes seala quecuantomsvago,menoscompleto,unpersonaje,menosposible sercalificarlocomoprotegidoporderechodeautor.Unautorno puede proteger un personaje descrito solamente como una inesperada inspiracin en una charla de copas con vino viejo, sin embargo, s puede proteger un personaje que tenga un nombre especfico y una apariencia especfica37.Nosotros,paradeterminaresto,hacemosreferenciaalmtodode objetivizacin de la impronta de la personalidad.36 ROS, Wilson. Ob. cit., pp. 54-55.37 Traduccin libre de la sentencia 14-1128, p. 13.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ216Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420Finalmente,cabesealarquecomolasituacinjurdicadelttuloes anlogaaladelosobjetosypersonajesdeficcin,tambinsepuede hacer referencia a que estas partes de una obra sean cubiertas no solo porelrgimendederechodesignosdistintivosyderechodeautor, sino tambin el de derecho de represin de la competencia desleal; as, Bugallo seala sobre el ttulo quees posicin mayoritaria que, desde el punto de vista jurdico, atendiendo lasfuncionesquecumple,elttulopuedeserobjetodeproteccin pordiversossectoresnormativos,segnlafuncinqueseaprecieen cada caso. [] considerando que el ttulo de una obra protegida por el derecho de autor merece proteccin jurdica, podemos afirmar que puede estar sometido a diversos regmenes jurdicos:alasdisposicionesdelderechodeautor,cuandoseaensmismo original, merecedor de dicha proteccin o considerado por la legislacin correspondiente como parte de la propia obra a la que encabeza;alderechodelossignosdistintivosengeneral,conparticular referenciaalderechomarcario,entantotengacapacidaddistintiva ycumplaentrminosgeneralesconlosrequisitosparasu correspondiente calificacin; [] al derecho de la competencia desleal, en tanto se plantee un conflicto entre operadores econmicos en el mercado38.De esta manera, observemos que tanto los personajes como los objetos de ficcin podran ser objeto de actos de competencia desleal, siempre analizando cada caso concreto. De esta manera, no debe quedar excluida la posibilidad de existencia de actos de confusin o de engao a travs del uso de ttulos, personajes de ficcin o elementos de ficcin. En efecto, podemos observar la aplicacin directa del artculo 137 de la Decisin 486delaComunidadAndinacuandoelpersonajedeficcinoun objeto de ficcin cuenta con suficiente reputacin en un mercado para que terceros quieran apropiarse de esta y generar un caso de la situacin denominadafreerider39olaaplicacindeldecretolegislativo1044, 38 BUGALLO, Beatriz. La proteccin del ttulo de las obras como marca. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 24 (2004), pp. 129-131. Las cursivas son nuestras.39 ComosealanBullardyFalla,Elfreeriding(expresinqueserefierealqueutilizaunmedio detransportesinpagarporl,esdecirunpolizonte)ocurrecuandounaempresa(oindividuo) sebeneficiadelasaccionesoesfuerzosdeotra,sinpagarnicompartirloscostosenqueesta ltimaincurre(BULLARD,Alfredo&AlejandroFALLA.ProhibidoProhibir!:Elfantasmadelos preciossugeridosylafijacindepreciosdereventaenelderechodelacompetencia.Portal WebBullardAbogados(Lima),pp.5-6(http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/uploads/2011/12/2002af_prohibidoprohibir.pdf).Esteconceptohasidorecogido,adems,porel Tribunal de INDECOPI en la Resolucin 1122-2007/TDC-INDECOPI, donde se seala lo siguiente: Free riding: Obtener el beneficio de un bien o servicio sin tener que pagar por l, no necesariamente demanerailegal.Traduccinlibre(http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=F , pgina web visitada el 21 de mayo de 2007). As como tambin ha sido sealado por Osiptel en la Resolucin 012-2013-CCO/OSIPTEL, donde se seala que: el problema del free rider que,enotraspalabras,esunproblemaqueaparececuandolaempresaquefinancialaprovisin deunbienoservicionopuedeaprovecharsedemaneraexclusivadelosbeneficiosderivadosde JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK21774Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420LeydeRepresindeCompetenciaDesleal.Elcasoqueveremosa continuacin, con muy buen criterio, observa el tema de los elementos y este ltimo tema reseado sobre competencia desleal o mala fe en el procedimiento de registro marcario.V I . UNA LUZ AL FI NAL DEL CAMI NO: EL CASO KRYPTONI TEHace unos aos, la empresa Point Americas, Inc. present la solicitud deregistrodelamarcadeproductodenominativaKryptoniteenla clase05paradistinguirinsecticidas,fungicidas(conexclusinde productosfarmacuticosdeusohumano),herbicidas;recibiendo una oposicin por parte de DC Comics sobre la base de identidad de marcas nacionales y en pases de la Comunidad Andina previamente registradasenclases16,25,28y30enaplicacindelincisoa)del artculo 136 y artculo 147 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. DC Comics tambin bas su oposicin en la mala fe del solicitante por tratar de aprovecharse de la fama y reputacin del elemento de ficcin kriptonita (kryptonite en ingls) perteneciente al mundo de ficcin del cmic sobre el superhroe Superman, sobre la base del artculo 137 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. Finalmente, la oposicin se bas en la vulneracin de los derechos de autor derivados de la obra Superman:KrisisOfTheKrimsomKryptonite,sobrelabasedel inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina y el artculo 7 de la LDA.Demanerainaudita,laComisindeSignosDistintivosdelINDECOPI expidilaresolucin381-2013/CSD-INDECOPI,enlacualdeclara infundada la oposicin formulada por DC Comics. Sin embargo, deniega elregistrodelamarcadeoficiodebidoaunantecedentemarcario deuntercero,basndoseentreotrosmotivosenquesibienelttulo Superman:KrisisOfTheKrimsomKryptonitegozadeproteccin porelrgimendederechodeautor,ladenominacinkryptonite (aisladamente considerada) no cuenta con originalidad, pues la misma deriva de la palabra krypton (traduccin al ingls del gas kriptn), por lo que el signo no afecta los derechos de autor alegados por DC Comics, transcribiendo lo sealado en el memorndum interno de la Direccin de Derechos de Autor 0012-2013/DDA-INDECOPI.Laresolucinfue,obviamente,apeladaylosargumentosentornoal derechodeautorquepresentDCComicsresultanparticularmente interesantes: Primero,sealqueelmemorndumdelaDireccinde Derechos de Autor es errneo ya que la denominacin kriptonita esa provisin (que podran ser tomados por otras empresas competidoras que seran las free-riders) convirtindose as el servicio en una suerte de bien pblico (p. 70).JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ218Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420(kryptonite) no deriva del gas noble kriptn (Krypton), ya que no existe la posibilidad fsica de obtener un slido o cristal de este gas. Segundo, DC Comics hizo hincapi en que el ttulo de una obra se protege como parte de ella si cuenta con originalidad, por lo queelttuloSuperman:KrisisOfTheKrimsomKryptonite debe estar protegido. Entercerlugar,seargumentquesonmuchosloselementos deficcin(formadeexpresinoriginal)quehainventadoel ser humano basndose en inspiracin de elementos existentes (ideas), tales como el dilitio (Star Trek), energon (Transformers), adamantio (X-Men), vibranium (Capitn Amrica), unobtainium (Avatar),melange(lasagadeDune),mithril(Elseordelos anillos), materia oscura (Futurama) y carbonita (Star Wars). FinalmenteDCComicssealquelakriptonita(kryptonite) esunelementoqueapareciporprimeravezenelcmic Superman: Returns to Krypton, nmero 61 de noviembre de 1949, en el cual se muestra la historia de cmo el superhroe Supermanentraencontactoporprimeravezconelfatal elemento,historiaquedemuestralafamosaimprontadela personalidad del autor.Iluminadosporlaprovidencia,losmiembrosdelaSaladePropiedad IntelectualdelTribunaldelINDECOPIemitieronlaresolucin1164-2014/TPI-INDECOPI, en la cual se revoca la resolucin de la Comisin declarandofundadaenpartelaoposicinformuladaporDCComics. Especficamente, nos interesa lo sealado respecto al inciso f) del artculo 136 y el artculo 137 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina: Primero, la Sala estableci que DC Comics es titular de la obra de Superman en general (cmics, novelas grficas, pelculas, entre otros) reuniendo el requisito de originalidad, as como del cmic ysuttuloSuperman:KrisisOfTheKrimsomKryptonite. Pero de manera muy correcta, seal sobre la denominacin kriptonita (kryptonite) queelpapelquecumple,auncuandosetratedeunelemento inanimado (un mineral), resulta relevante al tratarse de una delasformasporlascualesSupermanpuedeservencidoal entrar en contacto con este elemento. Los elementos kriptn y kriptonita aluden a sustancias y formas diferentes. Por todo lo sealado, la denominacin kriptonita (kryptonite) cuenta con rasgos de originalidad suficientes.Porotraparte,elregistrodelamarcaporunterceropodra generarriesgodeconfusin,puessepodraafectarlos derechosdeautordelaopositoraporvincularelorigen empresarial o por apariencia de tener una licencia de su obra JAVIER ANDR MURILLO CHVEZEL ROMPECABEZAS INCOMPLETO. LA OMISIN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PROTECCIN POR EL DERECHO DE AUTOR DE PERSONAJES Y OBJETOS DE LA OBRATHE INCOMPLETE PUZZLE. THE MISSING RULE AND RULING ABOUT THE PROTECTION BY COPYRIGHT OF CHARACTERS AND OBJECTS OF THE WORK21974Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420autoral,ytambinporquelosproductosadistinguirconel signosolicitadosonnecesariamenteasociadosconlaidea deeliminacin,aniquilamientoodestruccinque eselefectocaractersticodelmineraldeficcinkriptonita (kryptonite) en la obra Superman. Segundo,laSalaconcluyqueladenominacinkriptonita (kryptonite)serasociadaindefectiblementeporlamayoradel pblico consumidor con la obra Superman y con los efectos que produce dicho elemento en el referido superhroe segn la lnea argumental de la obra. En este sentido, existe un aprovechamiento de la imagen que ha logrado posicionar la obra de DC Comics en el pblico en general, no pudiendo dicha circunstancia atribuirse alacasualidadoaunasimplecoincidencia,elsolicitantetuvo intencindetomarventajayperjudicaraltitulardelaobra Superman (especficamente Superman: Krisis Of The Krimsom Kryptonite).En este caso, se nos ha brindado un importante referente en la proteccin de objetos de ficcin. A diferencia del caso DUFF reseado al inicio de este artculo podemos observar que existe una tutela por parte de la autoridad a un objeto de ficcin que forma parte de una obra ms amplia. Asimismo, este caso permite observar posibles maneras de aplicacin del mtodo de objetivizacin de la impronta de la personalidad: primero, por medio del anlisis de la existencia de una gran carga conceptual en esteobjeto;y,segundo,pormediodelaevaluacindelapertenencia como elemento conformante de una obra general.Ahora bien, tambin este caso nos informa acerca de la importancia del segundo requisito: el riesgo de confusin. Aunque no sea el tema principaldelpresenteartculo,debemossealarquelaresolucin 1164-2014/TPI-INDECOPImuestrauncriteriorazonadoypensado cuando emite el juicio sobre la relacin del objeto kriptonita (kryptonite) conrespectoalosproductosquequeradistinguirPointAmericas, Inc.,queeraninsecticidas,fungicidas(conexclusindeproductos farmacuticos de uso humano), herbicidas de la clase 05. La relacin entre el efecto que produce la kriptonita (kryptonite) en Superman y el efecto que producen estos productos en las plagas era algo que poda explotarseindebidamenteatravsdelaprovechamientoindebido delareputacinajenadelaobra,pueselconsumidormediopodra creerqueexisteunalicenciaounacuerdo,enrealidadinexistente, entreambasempresas.Esporestoquesellegaacomprobartantoel riesgo de confusin como el comportamiento de mala fe por parte de lasolicitante.Comopodemosver,hayunaluzenelcaminoconesta resolucin razonada y pensada sobre la base de criterios correctos por parte del Tribunal del INDECOPI.JAVIER ANDR MURILLO CHVEZ220Derecho PUCP,N 74, 2015 / ISSN 0251-3420V I I . CONC L US I ONE S Y R E F L E X I ONE SComo hemos podido observar, la proteccin jurdica de los personajes de ficcin y objetos de ficcin dentro de una obra general ha experimentado vaivenesquenonospermitenteneruncriteriouniformeanivelde jurisprudencia administrativa del INDECOPI. Sin embargo, hemos podido observarqueshanexistidosituacionesdedesproteccin.Porello,el tema abordado en estas lneas resulta especialmente importante y debe ser aclarado, ya sea a travs de jurisprudencia vinculante o de un cambio normativo que efectivice esta proteccin.Igualmente,tenemosquetenerencuentaalgoquesealamuy acertadamenteRaffo,[]elautornosiempregozadelderecho exclusivo sobre todo lo que es parte de una obra autoral de su propiedad. Porque,pororiginalquehayasidolacreacin,todaobrapuede descomponerse en partes que pueden no ser ellas mismas, originales40. As, es muy til la aplicacin de nuestro mtodo de objetivizacin de la impronta de la personalidad del autor en el caso de los personajes de ficcin y objetos de ficcin dentro de una obra general. Este consiste en (i) analizar la existencia de una gran carga conceptual en el elemento partedeunaobra(sisetratadeunpersonaje,analizarlahistoriade suorigenadicionalmente);y(ii)enobservarlapertenenciadeeste elemento a una obra general que le da sentido.Como el criterio no es claro ni a nivel de normativa ni jurisprudencia administrativa;creemosquelaanalogaaplicadaalsupuestodelos ttulos (artculo 7 de la LDA) es muy frgil y depende excesivamente del criterio del examinador que tenga a su cargo el caso. Es por esto que consideramos que solo la reforma de la norma, al fin y al cabo, lograr que los autores y/o titulares de derechos de autor sobre obras puedan tener herramientas para completar el rompecabezas de la proteccin de obras por el rgimen derecho de autor, colocando dentro del mbito de proteccin a los personajes de ficcin y objetos de ficcin.Recibido: 18/03/2015 Aprobado: 07/04/201540 RAFFO, Julio. Ob. cit., p. 180.