企業經營之營業秘密保護

2015/2/5

台灣區流體傳動工業同業公會

陳俊茂 律師

簡歷

學歷：成功大學機械系（1982-1986） 東吳大學法律專業碩士班（1997-2000） 逢甲大學EMBA（2008-2010） 東海大學會計師學分班（2006-2008） 美國Spartan College of Aeronautics and Technology（1990-1991） 證照：司法官特考、律師高考（1999） 民航局（CAA）A/E執照（1992） 美國聯邦航空總署（FAA）A/P執照（1991） 經歷：羽田機械（股）公司工程師（1989） 長榮航空（股）公司工程師（1989-1997） 台灣桃園地方法院檢察署檢察官（2001-2006） 台灣台中地方法院檢察署檢察官（2006-2012） 亞洲大學財經法律系兼任講師（2007-2012） 元翎精密工業（股）公司董事長特別助理兼法務長（2012-2013） 現職：尚德法律事務所律師/專利代理人

幾則新聞

宏達電內鬼案

〔2013年9月1日新聞〕宏達電驚傳高層主管集體竊取將推出的手機介面程式商業機密，擬攜往中國研發，還向公司詐取機殼設計費並收回扣，涉案高層甚至曾帶手機介面程式等營業機密到中國，向中國廠商公開簡報，宏達電設計部副總經理簡志霖及處長吳建宏因罪嫌重大，昨天凌晨遭台北地檢署聲押，台北地院昨天下午裁定簡、吳兩人收押禁見。

杜邦訴華映案

〔2013年8月30日新聞〕上市面板廠華映遭美商杜邦跨海提告，指華映涉嫌違反商業機密，擅自將面板光阻解溶液交給下游廠商分析研發其中的專利技術，意圖在台灣大量生產，再以低價賣回給華映或銷往大陸牟利。檢調昨天依妨害商業秘密罪，兵分七路搜索華映、下游廠商鴻揚公司等七處地點，約談華映採購部兩名高層人員及專員林佑勳、鴻揚負責人胡振華到案，漏夜偵訊。

【蘋果日報即時論壇】宏達電及華映案給科技業的啟示 作者：陳俊茂（律師、前台灣台中地檢署智慧財產權專組檢察官）

2013年8月30日，媒體連續報導兩則檢察官搜索科技廠商或個人的新聞，顯示我國科技產業的競爭環境日趨嚴峻。科技產品的生命週期短暫，各種產品想要取得市場上的生存優勢，必須不斷創新研發，其相關智慧財產權的保護，益發為各廠商所重視，傳統智慧財產保護範疇的專利、商標或著作權，多已為大部分廠商所熟悉，至於營業秘密的保護構想，雖然更早於專利、商標或著作權制度的引進，長久以來的「祖傳秘方」觀念，即代表著營業祕密的維護，關係商家的生存與競爭力。然而，我國有關保護營業祕密的最主要法律「營業秘密法」，則遲於今年1月30日修法後，才加入刑事責任規定，至此對於不法侵害他人營業秘密的行為，總算有了更完整的法律保護體系，也可預見未來會有更多的檢調機關搜索科技廠商新聞出現。 第一則新聞為國際手機大廠宏達電（HTC）懷疑其研發部副總、處長和設計工程主管等人，涉嫌將今年下半年尚未推出的新手機螢幕介面功能外洩，並謊稱委外設計機殼，向另家威信公司購買千萬元發票，浮報請款詐財，宏達電因此主動報請台北地檢署指揮調查局搜索宏達電研發部及相關涉嫌人公司及處所。 其中簡姓副總及吳姓處長在接受檢察官、法官訊問後，已分別遭到收押禁見。若從媒體報導資料分析，簡姓副總長期任職於宏達電研發設計部門，甚至已成為宏達電首席設計師，其所接觸到的資料理應為一般公司員工所無法窺探的內容，且相信以宏達電公司的規模及長期重視法務工作情況，其必定採取了適當的保密措施，本案應是出現了太大的內賊，所以才會發生侵害營業秘密的情事，因此就本案件事實部分，宏達電倘能事先有所搜證，再配合檢察官搜索取得的證據，將來要判斷簡姓副總等人的侵害營業秘密刑責，恐非難事。 另一新聞則是上市面板廠華映遭美商杜邦跨海提告，指華映涉嫌違反商業機密，擅自將面板光阻解溶液交給下游廠商鴻揚公司分析，意圖在台灣大量生產，再以低價賣回給華映或銷往大陸牟利，報請檢調依侵害營業秘密罪搜索華映、鴻揚公司等七處地點。 本案華映本來就是杜邦老客戶，向杜邦採購面板光阻溶解液，報載雙方簽約採購長達五年，今年四月華映疑不滿杜邦將價格調高，才委由鴻揚公司分析面板光阻溶解液並擬在台生產。倘依新聞所載內容，本案檢調搜索所依據的案由，是華映侵害營業秘密罪嫌，然而本案華映是否確有任何刑事罪責？從新聞中所獲得的有限資訊，仍有下列可以討論之處。 首先，我國專利法早已無刑事責任規定，因此即便華映及鴻揚生產與杜邦擁有專利相同成分的面板光阻溶解液，亦無任何刑責可言。其次，專利法律制度的設計與制定，就是要專利權人公開其專利技術，以取得專利期間的排他性權利，所以杜邦在取得面板光阻溶解液專利時，應已公開該產品的成分，使一般熟悉該技術領域的人可以完成該產品，倘非如此，該專利更有可能被撤銷的原因，在此條件下，華映或鴻揚應無再花費人力金錢來分析該產品的必要。或許杜邦出售給華映的面板光阻溶解液，除了包含已申請專利的成分外，另為進一步改良的產品，而包括有未公開的成分或技術，惟實務對於以「反向工程」分析產品的行為，並不認為有任何刑事或民事責任，且因「反向工程」所取得的資訊，一般也不認為屬於原發明人所有的營業秘密，因此若依據該資訊自行生產出相同成分的產品，除非侵害原發明人的專利而有民事責任外，否則應無任何法律責任。 至於華映在與杜邦的採購契約中，若有約定任何保密條款，華映並違反該約定私下將面板光阻溶解液交給鴻揚分析研發生產，亦應僅是違反契約的民事損害賠償責任，亦無何刑事責任。 上述兩則新聞，雖都關係營業祕密的保護，但彼此事實仍有很大差異，然而無論兩個案件結果如何，應該都給我國科技產業廠商上了寶貴的一課。

大立光訴先進光案

〔2013年9月25日新聞〕光學元件龍頭大立光昨日以竊取商業機密為由，向台中地方法院聲請對先進光進行假扣押。大立光表示，這件事情的嚴重性比宏達電「內鬼案」還要嚴重，而假扣押是保障公司權益的眾多作法之一。

永豐餘經濟間諜案

永豐紙業公司經理與顧問，在美國與聯邦探員所佯裝、宣稱是必治妥公司高級幹部的人員接洽技術移轉生意時，於下榻旅館被捕，因該技術涉及必治妥公司抗癌藥物「汰癌勝」(Taxol) 之技術製程，遭美國司法部檢察官於1997年7月10日宣佈以意圖與共謀竊取營業秘密罪起訴，成為美國於1996年通過之「1996年經濟間諜法案」實施後第一個遭依該法起訴之外國企業。

甚麼是營業秘密？

營業秘密法之規定

營業秘密法第2條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

一、非一般涉及該類資訊之人所知者。

二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。

三、所有人已採取合理之保密措施者。」

營業秘密種類

無論是利用在生產、銷售或經營管理，祇要能積極地直接增加企業利潤，或消極地減少企業不必要的支出或損失者，皆得作為營業秘密之客體，可以概分為兩類：

技術秘密：指製造技術、生產方法或模組設計圖樣等。

商業秘密：指配方、客戶名單與銷售手冊等。

營業秘密客體之構成要件（1/2）

非一般涉及該類資訊之人所知者

秘密性。

專利申請案須公開創作發明內容，發明一旦公開即欠缺「秘密性」，非屬營業秘密範疇，因此權利受到侵害時，僅得尋求專利法保護。

因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者

經濟性。

經濟效益不僅是現在所有的，亦包含未來潛在之經濟價值，因此即便尚未成熟到可量產之技術，亦能受到保護。

營業秘密客體之構成要件（2/2）

所有人已採取合理之保密措施者

採取保密措施。

由於營業秘密涵蓋範圍廣泛、取得法律保護的方式容易，因此必須賦予所有人較嚴苛之義務。

即非人人能輕易取得該資訊，在客觀上應由所有人以「秘密」型態加以管理，例如區分秘密等級，對使用人員加以限制或管控，或利用設定密碼及權限等方式加以管理。

主要智慧財產權構成要件比較 專利權

新穎性、進步性、產業可利用性

須經審查、登記

商標權

特別顯著性（識別性）

須經審查、登記

著作權

原創性（原始性、創作性）

不須經審查、登記

營業秘密

秘密性、經濟性、採取保密措施

不須經審查、登記

營業秘密之限制

獨立開發者，不構成侵權

還原工程所得之資訊，不構成侵權從公開文獻取得的資訊若雷同者，不構成侵權

員工之記憶資訊，不構成侵權？

詳後述。

營業秘密之歸屬與使用

員工之研究成果

受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。

受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。

委託他人之研究成果

出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。

侵害營業秘密之責任

營業秘密之犯罪態樣（1/2）

不法取得、使用、洩漏

以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。

例如：未授權之員工將公司電腦內之機械設計圖檔，重製在隨身碟（取得），並將該檔案轉交競爭公司（洩漏）製造相同機械（使用）販賣。

營業秘密之犯罪態樣（2/3）

合法取得違法利用

因合法知悉或持有營業秘密，但未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。

因合法持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。

所謂合法取得之原因包括合作關係、授權關係、職務關係或其他無不法取得之方式而知悉或持有營業秘密者。

例如：A公司委託B公司加工機械零件，並提供零件設計圖予B公司，B公司利用該設計圖，自行製造相同零件出售予C公司。

營業秘密之犯罪態樣（3/3）

惡意轉得

指明知他人所知悉或持有營業秘密係因前述不法取得或合法取得違法利用之情形時，卻仍取得、使用或洩漏者，即為營業秘密之為惡意轉得人而受規範。

刑事責任（1/3）

凡意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益而有不法取得、合法取得違法利用或惡意轉得行為者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。

犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額時，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。

未遂犯亦罰之。

告訴乃論之罪。

對於共犯之一人告訴或撤回告訴者，其效力不及於其他共犯（告訴可分原則）。 「窩裏反條款」，侵害營業秘密案件對於違法事證之搜證難度較高，被害人常面臨舉證困難，故如有被告願配合調查，藉以供出實情，將有助於被害人發現犯罪事實及取得違法之事證，因此對於行為人一方告訴或撤回告訴，其效力不及於其他共犯。

刑事責任（2/3）

域外使用加重刑責。

係指前述營業秘密不論是不法取得、合法取得違法利用或惡意轉得人係意圖在我國境外包括外國、大陸地區、香港或澳門而使用者，均加重其刑事責任，其法定刑為一年以上十年以下之有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。

科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。

未遂犯亦罰之。

非告訴乃論之罪。

刑事責任（3/3）

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。

法人必須採取哪些措施，才算盡到監督防止義務？

實務上可在雇用新進員工時，要求對方簽一份切結書，確認該員工並未從前公司攜帶任何營業秘密到新公司，以保證新公司並無取得其他公司營業秘密之意圖，且於在職期間加強員工教育訓練，督導員工尊重智慧財產權，避免侵害他人營業秘密等措施。然仍須依個案由法院認定。

民事責任之侵害營業秘密

營業秘密法第10條

有下列情形之一者，為侵害營業秘密。

一、以不正當方法取得營業秘密者。

二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取

得、使用或洩漏者。

三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一

款之營業秘密，而使用或洩漏者。

四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩

漏者。

五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。

民事責任（1/3）

營業秘密法第11條－排除及防止侵害請求權

營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。

被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。

民事責任（2/3）

營業秘密法第12條－損害賠償請求權

因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。

前項之損害賠償請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。

民事責任（3/3）

營業秘密法第13條－損害賠償額計算方式

依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：

一、依民法第二百十六條之規定請求（即填補被害人所受損害

及所失利益）。但被害人不能證明其損害時，得以其使用

時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營

業秘密所得利益之差額，為其所受損害。

二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其

成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其

所得利益。

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

企業員工與營業秘密

Q：員工複製公司資料帶回加班，並儲存在家中個人

電腦，離職後忘記刪除，是否該當營業秘密罪之

要件？

A：員工在職期間，為完成工作之目的，如經公司許可

，複製公司資料回家處理，係屬正當行為，但離職

時必須確認刪除或繳回，員工如忘記刪除，由於非

屬故意，因此，應不構成營業秘密罪。且成立犯罪

，另須符合「意圖為自己或第三人不法之利益，或

損害營業秘密所有人之利益」之要件。

另外，為符合營業秘密法第13-1條第1項第3款規定

，公司在員工離職時，應以書面要求離職員工承諾

刪除其自行儲存之公司資料。

Q：行銷部門離職員工之電腦中，發現研發部門之重要

資訊，是否可能構成營業秘密之侵害？

A：公司研發部門持有之機密資訊，行銷部門某程度上

亦有知悉之必要，才能針對產品之特性與功能加以

推廣行銷，所以實務上可能會從持有資訊之多寡、

範圍及時間，去判斷是否構成營業秘密之侵害行為

，不會單純從是否屬於同一部門去做認定。

另外，目前很多公司都會推行知識管理制度，但建

議公司不要將極具重要性與價值性的營業秘密納入

知識管理之範疇，因為知識管理之目的是希望員工

多方學習，與營業秘密必須具備秘密性，越少人知

道越好之特性不符。

Q：離職員工要求在職員工傳送或交付一份他

先前製作之資料，是否構成營業秘密之侵

害？

A：在職員工傳送資料給離職員工，極可能構

成營業秘密之侵害，因為連在職員工個人

基本上都不能任意複製公司資料，更遑論

傳送給他人。

Q：員工長期在某一領域工作，因而累積許多該領域

之智識技能，轉職後如果僅是自然地將所學應用

在新公司的業務上，是否構成營業秘密之侵害？

A：依據美國之法例，企業以營業秘密為訴因主張前

員工侵害營業秘密時，法院通常會先行判斷該員

工有無確實為取走資料等現實行為或僅是依賴記

憶中之資訊為之，對於前員工依靠認知或記憶中

前雇主有關成本、收入、利潤、價格、生產力、

供應商和消費者的資料，美國法院通常都拒絕認

定是營業秘密。所以企業需輔以員工離職後競業

禁止約定，以防杜此問題。

企業營業秘密管理制度

契約之管理（1/2）

對內人事契約－僱傭契約、委任契約、人力派遣契約。

對外進行合作的契約－技術授權契約、共同研發契約、經銷、代理、產品開發等契約。

契約之管理（2/2）

保密條款

離職後競業禁止條款－條款效力，國內法院通常依據個案加以判斷，原則上較短期間、較確定的禁止區域（或產業領域）、事前或事後提供補償或特殊紅利、技術股、獎金等，較易被認定為有效。

懲罰性違約金條款－因為在營業秘密的案件中，要證明營業秘密的侵害與企業的損害有因果關係或具體的損害額，實際上有相當大的困難。

資訊之管理

企業應妥善歸檔保存研發日誌的詳細記錄以及各項權利文件（例如專利證書、授權契約），並將機密資料（例如未公開產品的測試文件、研發紀錄、公司對外合約、客戶資料…等）標示「機密文件」之字樣，且訂立明確的規則，包括：機密的等級及處理、屬於他人資料或對外提供機密資料的程序等。

除了標示外，也須配合控管接觸營業秘密之員工層級與方式，以確保企業內部營業秘密的接觸範圍與必要性。其接觸管制的基本原則，就是讓員工只接觸到其工作範圍所需的營業秘密，而取用、複製等行為，更應公司可以控管的範圍內。

組織之管理

員工可能因為疏失或故意將企業營業秘密洩漏與其他人或侵害他人營業秘密。

對於可能疏失者：應建立企業的營業秘密保護規則，並配合「教育訓練」與「離職訪談」的制度來加強其效果。

對於可能故意者：可以從一些蛛絲馬跡來發現，依據實務經驗，通常會故意洩漏公司秘密的員工，在離職前夕都會有一些積極的動作，企業可以自行研判，採取適當措施。

Q & A